Международная регистрация знака «» с конвенционным приоритетом от 13.01.2016 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 17.05.2016 за № 1322311 в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 38, 39, 42, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя WIX.COM LTD., Израиль (далее – заявитель).

В соответствии с публикацией WIPO Gazette 2017/32 Gaz от 24.08.2017 перечень услуг 35, 36, 42 и 43 классов МКТУ был изменен в связи с ограничением перечня в базовой регистрации. Перечень товаров и услуг 09, 38 и 39 классов МКТУ оставлен без изменений.

Решением Роспатента от 08.05.2018 знаку по международной регистрации № 1322311 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09 и услуг 35, 39, 42 и 43 классов МКТУ. В отношении услуг 36 и 38 классов МКТУ в предоставлении правовой охраны в Российской Федерации было отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак по международной регистрации № 1322311 сходен до степени смешения с:

- товарными знаками «» и «» по свидетельствам № 518346, 518349, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Айхоум», Москва, в отношении услуг 38 класса МКТУ;

- со знаком «» по международной регистрации № 1225817, принадлежащим Cboe Exchange, Inc., США, правовая охрана которого действует в Российской Федерации в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем 07.09.2018, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.05.2018, отметив следующее:

- заявителем получено письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1322311 от правообладателя товарных знаков по свидетельствам № 518346, 518349;

- сферы деятельности заявителя и правообладателя товарных знаков по свидетельствам № 518346, 518349 различны, следовательно, риск смешения потребителями сравниваемых обозначений отсутствует;

- основной сферой деятельности заявителя является предоставление платформы для самостоятельного создания веб-сайтов пользователями, предоставление облачных сервисов, а также оказание услуг разработчиков и веб-дизайнеров для содействия в создании веб-сайтов на указанной платформе;

- правообладатель товарных знаков по свидетельствам № 518346, 518349 является телекоммуникационным оператором, предоставляющим услуги в качестве интернет-провайдера, а также провайдера пиринговых сетей (сетей, объединяющих между собой компьютеры для целей приема и передачи информации между конкретными пользователями);

- для целей преодоления противопоставления знака по международной регистрации заявителем скорректирован перечень услуг 36 класса МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку «» в Российской Федерации (см. публикацию WIPO Gazette 2017/32 Gaz от 24.08.2017);

- перечни услуг 36 класса МКТУ, приведенные в международных регистрациях №№ 1322311 («финансовые услуги, а именно расчетные услуги и решения; обработка платежей; мобильные платежи; кредитные услуги, все вышеперечисленные услуги за исключением расчета рыночной волатильности и предоставления информации о торговле финансовыми инструментами через электронные и печатные средства массовой информации») и 1225817 не могут рассматриваться как однородные;

- противопоставленный знак по международной регистрации № 1225817 зарегистрирован в отношении услуг по расчету рыночной волатильности и предоставлению информации о торговле инструментами финансового рынка через электронные и печатные средства массовой информации;

- обозначение «» представляет собой сокращение от английского «Volatility Index», что переводится на русский язык как «индекс волатильности»;

- правообладателем знака по международной регистрации № 1225817 является Чикагская опционная биржа, которая рассчитывает данный показатель для оценки ожиданий относительно волатильности на рынке – потребителями такой услуги являются брокеры и иные профессиональные участники рынка ценных бумаг;

- финансовые услуги заявителя рассчитаны на физических лиц, а целью их предоставления является трансфер денежных средств между субъектами.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 08.05.2018 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1322311 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 36 и 38 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия письма-согласия от владельца противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 518346 и 518349;

(2) распечатка с сайта https://ru.wix.com;

(3) распечатка статьи «Wix.com» с сайта https://ru.wikipedia.org;

(4) распечатки с сайтов https://3dnews.ru, https://www.seonews.ru, https://lifehacker.ru, http://bisarts.ru;

(5) распечатки с сайтов https://www.ihome.ru, http://www.tadviser.ru, http://www.ispreview.ru;

(6) распечатка статьи «Чикагская биржа опционов» с сайта https://ru.wikipedia.org;

(7) распечатка с сайта https://utmagazine.ru;

(8) сведения об изменении перечня товаров и услуг международной регистрации № 1322311 с переводом на русский язык;

(9) распечатка сведений о международной регистрации № 1322311 с переводом на русский зык.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 22.11.2018, заявителем были представлены следующие материалы:

(10) оригинал письма-согласия от 26.06.2018 от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 518346 и 518349.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (13.01.2016) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Согласно абзацу 12 пункта 46 Правил письмо-согласие, подтверждающее согласие правообладателя на регистрацию товарного знака, может представляться на русском или другом языке. В случае представления письма-согласия на другом языке к нему должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Знак по международной регистрации № 1322311 представляет собой словесное обозначение «», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного знака испрашивается в отношении товаров 09 и услуг35, 36, 38, 39, 42 и 43 классов МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации.

Согласно оспариваемому решению, в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1322311 отказано в отношении услуг 36 и 38 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 518346 является комбинированным, включает словесный элемент «W-ix», выполненный буквами латинского алфавита синего цвета, и изобразительный элемент в виде двух изогнутых симметричных фигур серого и синего цветов. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 38 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 518349 является словесным, выполнен буквами латинского алфавита синего цвета. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 38 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «» по международной регистрации № 1225817 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данному знаку предоставлена в отношении услуг 36 МКТУ – «services financiers, à savoir calcul de la volatilité des marchés et mise à disposition d'informations concernant la négociation d'instruments financiers par le biais de supports imprimés et électroniques» («финансовые услуги, а именно расчет неустойчивости рынка и предоставление информации о торговле финансовыми инструментами посредством печатных и электронных СМИ»).

Что касается противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 518346 и 518349, то правообладатель указанных товарных знаков дал свое согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1322311 на имя заявителя в отношении, в частности, услуг 38 класса МКТУ, затронутых отказом.

Как видно из приведенного выше описания, знак по международной регистрации № 1322311 не является тождественным какому-либо из противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 518346 и 518349, имеющих оригинальное графическое исполнение.

При этом, как указано в возражении, заявитель занимается предоставлением платформы для самостоятельного создания веб-сайтов пользователями, предоставлением облачных сервисов, а также оказанием услуг разработчиков и веб-дизайнеров для содействия в создании веб-сайтов на указанной платформе.

Правообладатель товарных знаков по свидетельствам №№ 518346 и 518349 осуществляет деятельность интернет-провайдера, а также провайдера пиринговых сетей (сетей, объединяющих между собой компьютеры для целей приема и передачи информации между конкретными пользователями).

В связи с изложенным коллегия не усматривает оснований для вывода о том, что предоставление правовой охраны знаку «» на имя WIX.COM LTD., Израиль, может явиться причиной введения в заблуждение потребителя в связи с ранее зарегистрированными товарными знаками иного лица.

С учетом сказанного, руководствуясь положениями абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия считает возможным принять во внимание представленное письмо-согласие (10) и предоставить правовую охрану знаку «» на территории Российской Федерации в отношении заявленных услуг 38 класса МКТУ.

В отношении противопоставления знака по международной регистрации № 1225817 коллегия отмечает следующее.

С точки зрения фонетики обозначения «» и «» имеют сходное произношение. Визуальные различия являются незначительными, поскольку латинские буквы «W» и «V» имеют сходные очертания, а остальные буквы – тождественные.

Смысловой критерий не является определяющим, поскольку сравниваемые слова не являются значимыми для среднего российского потребителя.

Доводы заявителя о том, что противопоставленное обозначение «VIX» представляет собой биржевой термин (Volatility Index), не меняют вывода о том, что смысловой критерий в данном случае не может быть признан определяющим, поскольку сравниваемые обозначения являются словами иностранного происхождения, при этом не являются словами общей лексики, понятной среднему потребителю.

Учитывая изложенное, знаки по международным регистрациям №№ 1322311 и 1225817 являются сходными по фонетическому и визуальному признакам сходства словесных обозначений.

Услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку «WIX» на территории Российской Федерации, однородны услугам, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака, по следующим причинам.

Противопоставленный перечень услуг («финансовые услуги, а именно расчет неустойчивости рынка и предоставление информации о торговле финансовыми инструментами посредством печатных и электронных СМИ»), несмотря на конкретизацию сферы применения (рынок ценных бумаг), содержит услуги, являющиеся финансовыми услугами, под которыми понимают банковские услуги, страховые услуги, услуги на рынке ценных бумаг, услуги по договору лизинга, а также услуги, оказываемые финансовой организацией и связанные с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц (см. статью 4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

Заявленный перечень услуг («финансовые услуги, а именно платежные решения и услуги; обработка платежей; услуги мобильных платежей; кредитные услуги, все вышеупомянутые услуги, исключая расчет волатильности рынка и предоставление информации, касающейся торговли финансовыми инструментами через электронные и печатные СМИ») содержит услуги, которые также относятся к финансовым услугам – услугам финансового посредничества.

Таким образом, сравниваемые услуги относятся к одному роду, имеют общее назначение (привлечение и (или) размещение денежных средств юридических и физических лиц), поэтому признаются однородными.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что знак по международной регистрации № 1322311 является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации № 1225817 в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ, следовательно, в указанной части не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 07.09.2018, отменить решение Роспатента от 08.05.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1322311 в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 39, 42 и 43 классов МКТУ.