Словесное обозначение по заявке №2020762815, поданной 08.11.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 31 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 13.07.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020762815.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1(3), 3(1), 6(2), 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Питомник декоративных и плодовых культур» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «КУРАЙ» (курай – это название нескольких видов растений, распространённых в лесостепи, полупустынях и пустынях / см. https://dic.academic.ru/ - Сельско-хозяйственный энциклопедический словарь) в отношении части заявленных товаров 31 класса МКТУ, а именно: «венки из живых цветов; деревья; кустарники; рассада; растения; растения засушенные для декоративных целей; семена для посадки; цветы живые; цветы засушенные для декоративных целей» не обладает различительной способность, поскольку указывает на вид и назначение товаров, является неохраняемым согласно пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявленное обозначение состоит из неохраняемых элементов, то оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, поскольку заявленное обозначение включает словесный элемент «Питомник декоративных и плодовых культур Курай», то в отношении другой части товаров 31 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, за исключением «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида и назначения товаров и услуг и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака согласно пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками: по свидетельству №558934 с приоритетом от 27.05.2014 – (1) и по свидетельству № 649853 с приоритетом от 25.07.2016 – (2), зарегистрированными имя Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Башспирт", Республика Башкортостан, г. Уфа, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком по свидетельству № 243987 с приоритетом от 09.01.2002 – (3), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Информационные системы", г. Казань, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с наименованиями места происхождения товаров (далее – НМПТ «КУРАЙ»), зарегистрированным за № 170, право пользования которым предоставлено Государственному бюджетному учреждению культуры Республики Башкортостан Республиканский центр народного творчества, Республика Башкортостан, г. Уфа, свидетельство № 170/1, приоритет от 25.12.2017 – (4).

В Роспатент 12.11.2021 поступило возражение и дополнение к нему от 12.11.2021, основные доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель сокращает перечень заявленных товаров и услуг следующими позициями:

- 31 класс МКТУ – венки из живых цветов; деревья; кустарники; кусты розовые; луковицы цветов; проростки ботанические; рассада; растения; растения алоэ древовидного; растения засушенные для декоративных целей; семена для посадки; цветы живые; цветы засушенные для декоративных целей;

- 35 класс МКТУ – демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];

- в отношении уточненного перечня, по мнению заявителя, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-3) и НМПТ «КУРАЙ» (4) не являются сходными по всем признакам сходства сравниваемых обозначений так как:

- сравниваемые обозначения включают разные слова и разное количество слов, тем самым отличаются фонетически;

- сравниваемые обозначения производят разное общезрительное впечатление, в силу того, что противопоставленные товарные знаки (1,3) являются комбинированными, в то время как заявленное обозначение – словесным; заявленное обозначение и противопоставленный знак (2) включают разные слова («Питомник декоративных и плодовых культур» - «Продмаркет»); противопоставленный товарный знак (2) включает слово «Kurai», выполненное буквами латинского алфавита;

- семантическое различие обусловлено тем, что слово «Курай», входящее в состав сравниваемых обозначений, имеет несколько значений (курай – открытая флейта из стебля зонтичного растения; Курайская степь – межгорная котловина на Алтае; Курай – река, приток Большого Удряка; курай – башкирский музыкальный телеканал; прозвище скомороха с дудкою, сопелкою или певуна (он же курайчи) в Башкирии; название нескольких сорных растений).

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Питомник декоративных и плодовых культур» может восприниматься как «место для выращивания растений, предназначенных для употребления в пищу, и растений, предназначенных для удовлетворения эстетических потребностей человека; словесный элемент «Продмаркет» противопоставленного товарного знака (2) – означает магазин по продаже продовольственных товаров;

- сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ, указанные в уточненном перечне и в перечнях противопоставленных товарных знаков (1-3), неоднородны;

- товары 31 класса МКТУ, указанные в уточненном перечне, и товары, в отношении которых охраняется противопоставленное НМПТ, не совпадают;

- заявитель также отмечает, что является одним из крупнейших поставщиков посадочного материала и активно сотрудничает с оптовыми заказчиками – профессионалами ландшафтной и строительной отрасли, государственными и архитектурными учреждениями садовыми центрами. В структуру заявителя входят открытая площадка садового центра «Версаль», питомник «Курай», интернет-магазин.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.07.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020762815 для уточненного перечня товаров и услуг, указанного выше.

С возражением заявителем были представлены следующие материалы:

- выписка из ЕГРИП сведений о заявителе – [1];

- сведения о длительности существования сайта http://versal-sad.ru/ – [2];

- фото вывески питомника «Курай» и его территории – [4];

- скриншот раздела «Контакты» с сайта Садового центра «Версаль» (http://versal-sad.ru/) – [5].

Изучив материалы дела, и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.11.2020) поступления заявки № 2020762815 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость, либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Согласно требованиям пункта 47 Правил на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не относится ли заявленное обозначение в отношении любых товаров к обозначениям, тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака.

При этом учитывается тот факт, что такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение может быть включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2020762815 заявлено словесное обозначение , выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении уточненного перечня товаров и услуг, а именно:

- 31 класс МКТУ – венки из живых цветов; деревья; кустарники; кусты розовые; луковицы цветов; проростки ботанические; рассада; растения; растения алоэ древовидного; растения засушенные для декоративных целей; семена для посадки; цветы живые; цветы засушенные для декоративных целей;

- 35 класс МКТУ – демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1(3), 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации значение слов, входящих в состав заявленного обозначения следующее:

- питомник – место или заведение для выращивания и разведения растений или животных, см. сайт https://ru.wikipedia.org/;

- плодовые и декоративные культуры – группа культурных растений, возделываемых в основном для получения фруктов, ягод и орехов, и растений, которые выращиваются для украшения градена или любого ландшафта, см. сайт https://ru.wikipedia.org/;

- курай – башкирский музыкальный инструмент, продольная открытая флейта, а также название зонтичного растения, из которого изготавливается данный инструмент, см. материалы с сайта Википедия https://ru.wikipedia.org/, в том числе ссылки на литературу - Большая российская энциклопедия. Том 16. — М., 2010. — С. 373., Музыкальная энциклопедия. Том 3 / Гл. ред. Ю. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1976. — С. 102.

С учетом семантики словесный элемент «Питомник плодовых и декоративных культур» представляет собой видовое наименование предприятия и в отношении товаров и услуг уточненного перечня не обладает различительной способностью, указывает на область деятельности заявителя.

Вместе с тем, указанный словесный элемент занимает в заявленном обозначении доминирующее положение, в связи с чем он не может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается словесного элемента «Курай», то коллегия отмечает следующее.

При оценке того, является ли обозначение описательным, оно должно рассматриваться в отношении тех товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака.

Для уточненного перечня товаров 31 класса МКТУ «проростки ботанические; растения засушенные для декоративных целей; семена для посадки» словесный элемент «Курай» указывает на вид товаров и является неохраняемым элементом на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

В отношении другой части уточненного перечня товаров 31 класса МКТУ «венки из живых цветов; деревья; кустарники; кусты розовые; луковицы цветов; растения алоэ древовидного; цветы живые; цветы засушенные для декоративных целей», которые не являются зонтичным растением курай, словесный элемент «Курай» способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и, следовательно, в отношении данной части товаров заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении услуг 35 класса МКТУ уточненного перечня коллегия полагает, что словесный элемент «Курай» является фантазийным.

Что касается представленных материалов [1-5], которые, по мнению заявителя, иллюстрируют длительное использование заявленного обозначения, то коллегия отмечает, что они не содержат фактических сведений: о длительности, интенсивности использования заявленного обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения, в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что заявленное обозначение до даты подачи заявки в отношении уточненного перечня товаров и услуг 31, 35 классов МКТУ приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования.

Резюмируя вышеизложенного, коллегия полагает, что в отношении уточненного перечня товаров и услуг 31, 35 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1(3), 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) и 7 статьи 1483 показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы были указаны:

- товарный знак по свидетельству №558934 с приоритетом от 27.05.2014 – (1);

- товарный знак по свидетельству № 649853 с приоритетом от 25.07.2016 – (2);

- товарный знак по свидетельству № 243987 с приоритетом от 09.01.2002 – (3);

- наименование места происхождения товаров «КУРАЙ» (далее – НМПТ «КУРАЙ»), зарегистрированное за № 170, право пользования которым предоставлено Государственному бюджетному учреждению культуры Республики Башкортостан Республиканский центр народного творчества, Республика Башкортостан, г. Уфа, свидетельство № 170/1, приоритет от 25.12.2017 – (4).

Правовая охрана знаку (1) предоставлена, в том числе, в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «маркетинг; оформление витрин; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]».

Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена, в том числе, в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба».

Правовая охрана товарному знаку (3) предоставлена, в том числе, в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих или рекламных целях».

Уточненный перечень услуг 35 класса МКТУ, указанного выше, включает услуги, которые относятся к родовой категории услуг «продвижение товаров», услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака (2), представляют собой услуги, которые относятся к родовой категории услуг «управление бизнесом». Таким образом, сопоставляемые услуги относятся к разных родовым категориям, имеют разное назначение и круг потребителей, в этой связи коллегия считает возможным снять данное противопоставление.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков: (1) и (3) и НМПТ «КУРАЙ» (4) обусловлено тем, что они содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «КУРАЙ».

Что касается визуального признака сходства, то между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками (1, 3) и НМПТ «КУРАЙ» имеются визуальные различия, однако, при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии сопоставляемых обозначений в целом имеет фонетический и семантический фактор сходства основных словесных элементов.

Сравнение услуг 35 класса МКТУ, указанных в уточненном перечне в перечнях противопоставленных товарных знаков (1, 3), с целью определения показало, что сопоставляемые услуги однородны, поскольку относятся к одной родовой категории услуг (продвижение товаров, которые включают в себя рекламу и торговлю), имеют оно назначение (повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров) и, соответственно, один круг потребителей.

С учетом изложенного выше, коллегия полагает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается противопоставленного НМПТ «КУРАЙ», то коллегия отмечает следующее.

Правовая охрана НМПТ «КУРАЙ» (4) предоставлена в отношении товара «духовой музыкальной инструмент». При этом, в описании особых свойств товаров указано, что традиционный музыкальный башкирский инструмент, в отношении которого регистрируется обозначение «Курай» в качестве НМПТ и предоставляется исключительное право на это наименование, изготавливают из стебля полевого растения, называемого также «курай» (биологическое наименование - Реброплодник уральский, Pleurospermum uralense).

В свою очередь, как было указано выше, заявленное обозначение включает словесный элемент «Курай», тождественный с НМПТ «КУРАЙ», и правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении товаров, относящихся к «растения», которые, в свою очередь, могут использоваться как сырье для изготовления музыкального инструмента «КУРАЙ», и услуг связанных с продвижением данных товаров.

Указанное усиливает возможность ассоциирования НМПТ «КУРАЙ» и заявленного обозначения.

Коллегией также было принято то, что заявитель не имеет исключительного права на соответствующее охраняемое наименование места происхождения товара, а также не является лицом, которому предоставлено право на пользование этим наименованием.

С учетом всех обстоятельств дела, коллегия полагает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.11.2021, оставить в силе решение Роспатента от 13.07.2021.