Регистрация обозначения «» в качестве товарного знака по заявке №2021734068 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 01.06.2021 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию товарного знака, приведенному в заявке, на регистрацию заявлено комбинированное обозначение, которое включает в себя изображение белого облака с красным ртом и высунутым языком. В центре облака указан фантазийный словесный элемент «ЛАКОМИНКА», выполненный каллиграфическим шрифтом в красном цвете.

Решение Роспатента от 28.07.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками «ЛАКОМКА», «LAKOMKA», зарегистрированными на имя Открытого акционерного общества "РОТ ФРОНТ", 115184, Москва, 2-й Новокузнецкий пер., 13/15, по свидетельствам № 683240 [1] с приоритетом от 27.07.17, № 518288 [2] с приоритетом от 12.12.12 (срок действия продлен до 12.12.32), № 126784 [3] с приоритетом от 30.09.93 (срок действия продлен до 30.09.33), в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ;

- с товарными знаками «ЛАКОМКА», зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "Стройсервис", 142181, Московская обл., г. Климовск, Бережковский пр-д, д. 20, по свидетельствам № 357321 [4] с приоритетом от 21.02.07 (срок действия продлен до 21.02.27), № 357319 [5] с приоритетом от 30.04.98 (срок действия продлен до 30.04.28), в отношении товаров 29 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 29 класса МКТУ;

- с товарными знаками «ЛАКОМКА», зарегистрированными на имя Дятлова Алексея Вадимовича, 117342, Москва, ул. Островитянова, д.53, кв.231, по свидетельствам № 522787 [6] с приоритетом от 21.02.07 (срок действия продлен до 21.02.27), № 522786 [7] с приоритетом от 30.04.98 (срок действия продлен до 30.04.28), в отношении товаров 29 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 29 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- словесные элементы всех противопоставленных обозначений содержат слово «ЛАКОМКА» или «LAKOMKA», первые два слога которого действительно фонетически сходны с началом словесного элемента заявленного обозначения. Однако словесный элемент «ЛАКОМИНКА» заявленного обозначения состоит из большего количества слогов в отличии от трёх слогов противопоставленного «ЛАКОМКА». Визуально словесный элемент заявленного обозначения, помимо оригинального шрифтового исполнения характеризуется большим количеством букв и, соответственно, большей длиной слова. Слово «ЛАКОМИНКА» представлено большим количеством слогов и содержит буквы «И» и «Н», отсутствующие в противопоставленном словесном элементе. Словесный элемент заявленного обозначения выполнен в оригинальном шрифтовом исполнении, что также способствует отличию заявленного обозначения от исполнения всех противопоставленных знаков. Таким образом, визуально заявленное обозначение отличается от противопоставленных, что препятствует их смешению. Произношение словесного элемента заявленного обозначения отличается от противопоставленных количеством и разнообразием произносимых гласных и согласных, а также большей сложностью;

- ударным слогом в заявленном обозначении может быть первый или третий слог. Наиболее вероятный вариант произношения — это произношение с ударением на третьем слоге, что, в частности, подтверждается произношением слов со сходными суффиксом и окончанием, таких как витаминка, разминка, паутинка и других подобных. В этом случае - ударения на третий слог проявляется максимальное отличие в звучании заявленного обозначения от противопоставленного, так как ударение подчёркивает и удлиняет гласную «и», отсутствующую в противопоставленном словесном элементе. Для словесного элемента «ЛАКОМКА» противопоставленных знаков ударение на третий слог вообще невозможно. В случае ударения на первом слоге заявленное обозначение «ЛАКОМИНКА» произносится длиннее противопоставленного «ЛАКОМКА», звучит мягче, благодаря наличию гласной «и» в третьем слоге и характеризуется большей сложностью произношения. Таким образом, произношение заявленного обозначения также отличается от противопоставленного;

- слово «ЛАКОМКА» широко применяется в русском языке и его значение известно. Так, лакомкой обычно называют человека, любящего вкусную еду, сладости. Слово «ЛАКОМИНКА» наоборот не является сколь-нибудь общеупотребимым, а представляет собой фантазийное слово, смысл которого в языке не определён. Слова, имеющие созвучные суффикс и окончание, характеризуют предметы в уменьшительно-ласкательном значении, например, машинка, картинка, резинка или для случая продуктов – витаминка, чаинка и пр. Также известно слово разминка, характеризующее процесс. Однако, следует отметить, что в русском языке отсутствуют слова с подобным строением, характеризующие живое существо или человека, в отличие от слова «ЛАКОМКА», семантика которого позволяет обозначать им живое существо, в том числе человека. Слово «ЛАКОМИНКА» в отличие от слова «ЛАКОМКА» может обозначать нечто, не являющееся живым существом, а скорее вещь или персонаж, характеризующийся как искусственно созданный, не реальный. Отсутствие конкретной смысловой нагрузки фантазийного слова «ЛАКОМИНКА», способного, судя по его построению, обозначать нечто иное, чем живое существо, исключает его смешение с обладающим конкретным общепризнанным смысловым значением словом «ЛАКОМКА»;

- своеобразие фантазийного обозначения «ЛАКОМИНКА» исключает его ассоциацию с человеком, любящим вкусную еду, т.е. исключает смешение с противопоставленным обозначением «ЛАКОМКА». Одновременное наличие визуальных, фонетических и семантических отличий между сравниваемыми обозначениями «ЛАКОМИНКА» и «ЛАКОМКА» исключают основания для противопоставления словесного элемента «ЛАКОМКА» словесному элементу «ЛАКОМИНКА» заявленного обозначения;

- заявленное комбинированное обозначение представляет собой не просто сумму словесного и изобразительного элементов, но их органичное сочетание, в котором они формируют единый образ, связывающий словесный и изобразительный элементы обозначения в нечто единое. Уменьшительно-ласкательная форма словесного элемента органично сочетается с игривой улыбкой, выбранным шрифтовым исполнением и облакоподобной формой, образуя единый образ, словесный и изобразительный элементы которого дополняют и усиливают друг друга;

- комбинированный товарный знак № 518288 действительно содержит словесный элемент «Лакомка», который, однако, в силу доминирования изобразительных элементов теряется в деталях изображения, не выглядит заметным и, тем более доминирующим. Учитывая отсутствие тождества словесных элементов заявляемого и противопоставленного обозначений, наличие в сравниваемых обозначениях доминирования соответствующих изобразительных элементов, а также существенное различие в шрифтовом исполнении словесных элементов, можно утверждать об отсутствии какого-либо сходства образов, создаваемых сравниваемыми обозначениями, производящих разное впечатление на потребителей, что исключает возможность смешения обозначений. Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 30 класса МКТУ: десерты шоколадные; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; пудинги [запеканки]. Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ: карамель [конфеты]. Заявленный перечень не содержит карамель, а также сходные с карамелью продукты, в силу чего сходство заявленных товаров с товарами перечня противопоставленного товарного знака отсутствует. Шоколадный десерт не тождественен карамели;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 357319 зарегистрирован в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ: овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе; варенье, компоты. Заявленный же перечень в 29 классе МКТУ содержит: закуски легкие на основе фруктов и молочных; йогурт; крем сливочный. Таким образом, перечень противопоставленной регистрации не содержит товаров, тождественных заявляемому;

- противопоставленный товарный знак по № 126784 зарегистрирован в отношении товаров: кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, соусы (приправы), пряности, пищевой лед. Заявленный перечень, хоть и содержит близкий товар - муссы десертные [кондитерские изделия], однако такая формулировка указывает лишь на конкретную узкую область кондитерских изделий

- муссы десертные, не претендующую на охват всех кондитерских изделий;

- в отношении сходства товаров с перечнями противопоставленных словесных товарных знаков следует отметить, что перечень противопоставленного товарного знака по свидетельству № 683240 в классе 30 МКТУ содержит: муссы десертные, муссы шоколадные и пудинги [запеканки], являющиеся тождественными заявленным товарам. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №357321 содержит в перечне в 29 класса МКТУ: закуски лёгкие на базе фруктов, также представленные в заявленном перечне. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №522787 содержит в перечне в 29 классе МКТУ: крем сливочный, тождественный товару заявленного перечня. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №522786 содержит в перечне в 29 классе МКТУ: молоко и молочные продукты, которые в таком виде не представлены в заявленном перечне. В тоже время заявленный перечень содержит закуски легкие на основе фруктов и молочных, что может толковаться как, в том числе, молочный продукт. Кроме того, йогурт, являясь кисломолочным продуктом, также может иметь отношение к молочным продуктам. Однако, заявленные закуски легкие на основе фруктов и молочных, а также йогурт – конкретные, достаточно специфичные товары, которые могут характеризоваться лишь как конкретная часть объёма молочных продуктов. В заявленном перечне присутствуют также товары, не представленные в перечнях противопоставленных товарных знаков. Этими товарами являются йогурт в 29 классе и десерты шоколадные в 30 классе МКТУ. Указанные товары: йогурт и десерты шоколадные не являются тождественными товарам противопоставленных товарных знаков, при этом расширительное толкование перечней применяться не может в силу отсутствия близкого сходства словесных элементов заявленного и противопоставленных обозначений. Таким образом, указанные йогурт и десерты шоколадные, по мнению заявителя, ни при каких условиях не попадают под определение однородных товаров;

- заявленное обозначение, содержащее фантазийный словесный элемент «ЛАКОМИНКА», широко использовалось заявителем ООО «УМК» в отношении заявленных товаров задолго до даты подачи заявки, в силу чего оно стало хорошо известно потребителям соответствующих продуктов. Заявленное обозначение также хорошо известно или не может быть не известно правообладателям противопоставленных экспертизой товарных знаков, работающим в том же сегменте рынка пищевых продуктов, что и заявитель. При этом за всё время использования обозначения заявителю не известно о каких-либо претензиях со стороны правообладателей противопоставленных товарных знаков, в силу чего можно утверждать, что указанные правообладатели товарных знаков не видят нарушений своих прав от использования заявленного обозначения заявителем, а значит, не считают его сходным с принадлежащими им товарными знаками;

- значительные объёмы и широкая география реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, обеспечили и продолжают обеспечивать высокую узнаваемость заявителя среди потребителей, исключая возможность смешения с товарами, маркируемыми обозначением «ЛАКОМКА». В приложении представлены накладные с указанием объёмов реализации продуктов, подтверждающие широкое использование заявленного обозначения в отношении заявленных товаров до даты подачи заявки. Объёмы реализации товаров, маркируемых заявленным обозначением, подтверждают факт того, что в сознании потребителей, приобретающих товар заявителя, отсутствует смешение с противопоставленными обозначениями, присутствующими на товарах того же сегмента продуктового рынка. Иначе говоря, факты продаж значительных объёмов товаров, маркируемых заявленным обозначением, доказывают отсутствие сходства до степени смешения с противопоставленными экспертизой товарными знаками других лиц в отношении заявленных товаров. Вышеприведённые доводы доказывают отсутствие оснований для противопоставления приведённых в решении от 28.07.2023 г. товарных знаков и, соответственно, об отсутствии препятствий к регистрации заявленного обозначения.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2021734068 в отношении всех заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Приложения: документы, подтверждающие объёмы продаж товаров, маркируемых заявленным обозначением.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.06.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «» представляет собой комбинированный товарный знак с доминирующим словесным элементом «Лакоминка», не имеющим смыслового значения и выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 29 класса МКТУ - закуски легкие на основе фруктов и молочных; йогурт; крем сливочный и 30 класса МКТУ - десерты шоколадные; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; пудинги [запеканки].

Решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2021734068 мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-7] в отношении однородных товаров.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «LAKOMKA», выполненное буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ, в том числе для различного вида кондитерских изделий, а также муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; пудинги [запеканки]; сладости, в том числе сладкие кексы, торты вафельные, торты бисквитные, пирожные, сладкие рулеты, сладости восточные, лукумы, нуга, пастила, зефир, сладкие суфле, пасты кондитерские шоколадные, шоколадно-ореховые, шоколадно-молочные, готовые к употреблению в пищу; шоколад.

Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение со словом «Лакомка», написанным три раза одно под другим. Знаку предоставлена охрана для товара 30 класса МКТУ – карамель (конфеты).

Товарные знаки [3-7] представляют собой словесные обозначения «ЛАКОМКА», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак [3] зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, соусы (приправы), пряности, пищевой лед. Товарный знак [4] зарегистрирован для товаров 29 класса МКТУ, в том числе закуски лёгкие на базе фруктов, фрукты глазированные, фрукты замороженные, фрукты консервированные, фрукты, консервированные в спирте, фрукты, подверженные тепловой обработке. Товарный знак [5] зарегистрирован для товаров 29 класса МКТУ - овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе; варенье, компоты. Товарные знаки [6-7] зарегистрированы для товаров 29 класса МКТУ «вещества жировые для изготовления пищевых жиров, жир кокосовый, костный жир пищевой, жир свиной, жиры пищевые, жиры животные, крем сливочный, маргарин, масла растительные, масло арахисовое, какао-масло, масло кокосовое, масло сливочное, молоко, молоко соевое (заменитель молока), продукты молочные, простокваша, сливки взбитые, смеси жировые для бутербродов, сыры, творог соевый, ферменты сычужные» и «молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые» соответственно.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения на тождество и сходство с товарными знаками [1-7] установлено следующее.

Анализ сходства обозначений осуществляется по результатам их сравнения по звуковому, графическому и смысловому критериям сходства на основании оценки признаков сходства, изложенных в Правилах.

При этом следует учитывать, в отношении каких элементов имеется сходство

– сильных или слабых элементов сопоставляемых обозначений. На необходимость учета сильных и слабых элементов обозначений обращено внимание в абзаце 5 пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление №10).

В данном случае сильными элементами сравниваемых обозначений являются словесные элементы «Лакоминка» и «Лакомка/Lakomka», что обусловлено следующими обстоятельствами.

В заявленном обозначении именно элемент «Лакоминка» является сильным элементом обозначения и выполняет индивидуализирующую функцию товарного знака, поскольку именно он акцентирует на себе основное внимание потребителя в отличии от изобразительного элемента, являющегося фоном, на котором расположен словесный элемент.

Что касается противопоставленных товарных знаков [1-7], то в этих знаках сильными элементами являются словесные элементы «Lakomka» и «Лакомка», поскольку в товарных знаках [1, 3-7] они являются единственными элементами обозначений, а в товарном знаке [2] слово «Лакомка» занимает доминирующее положение в обозначении, представляющем собой разворот фантика от конфеты, в то время как входящие в знак слова «карамель» и «в глазури» являются слабыми элементами, поскольку не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми элементами знака [2].

Анализ фонетического сходства сильных элементов сопоставляемых обозначений показал, что они имеют совпадающие начальную часть «Лаком-» и конечную часть «-ка», отличие состоит только в двух звуках «-ин-» в середине заявленного обозначения, что свидетельствует об их фонетическом сходстве. В отношении ударения в обозначении «Лакоминка» следует отметить, что с учетом отсутствия смыслового значения у этого обозначения, произнести это словесное обозначение можно с ударением на любой слог, в том числе и на первый, как в словах «Лакомка», что может усилить фонетическое сходство знаков.

Что касается графического признака сходства заявленного и противопоставленных товарных знаков [1-7], то следует отметить, что имеющиеся графические отличия сопоставляемых обозначений являются незначительными и не оказывают существенного влияния на их восприятие потребителем. Кроме того, обозначения [2-7] выполнены буквами одного алфавита (русского), что усиливает сходство обозначений в целом.

В отношении семантического признака сходства сопоставляемых обозначений коллегия отмечает, что ввиду отсутствия смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации у заявленного обозначения оценить сравниваемые обозначения на предмет их семантического сходства не представляется возможным.

Таким образом, с учетом изложенного коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Товары 29 класса МКТУ «закуски легкие на основе фруктов; крем сливочный», а также товары 30 класса МКТУ «муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; пудинги [запеканки]», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, являются идентичными товарам противопоставленных знаков [1, 4, 6], поскольку они совпадают по виду. Что касается испрашиваемых товаров 29 класса МКТУ «закуски легкие на основе молочных продуктов; йогурт», то они являются однородными товарам «продукты молочные, простокваша» противопоставленных товарных знаков [6-7], поскольку относятся к одной родовой группе пищевых продуктов, имеют одинаковые потребительские свойства, имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации товаров (магазины, фермерские хозяйства), а также являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми. Товары 30 класса МКТУ «десерты шоколадные» признаны однородными товарам 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», а также товарам «сладости, в том числе, сладкие кексы, торты вафельные, торты бисквитные, пирожные, сладкие рулеты, сладости восточные, лукумы, нуга, пастила, зефир, сладкие суфле, пасты кондитерские шоколадные, шоколадно-ореховые, шоколадно-молочные, готовые к употреблению в пищу; шоколад», поскольку десерты шоколадные представляют собой сладкие блюда с шоколадом, которые подают к столу в завершение трапезы. Это могут быть любые сладости, в том числе из шоколада, например, шоколадный торт или рулет. Таким образом, сопоставляемые товары относятся к одним родовым группам товаров – кондитерские изделия, сладости, имеют одинаковое назначение (завершающее блюдо стола), один круг потребителей, одинаковые условия сбыта товаров, могут быть взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

В связи с признанием сравниваемых товарных знаков сходными между собой в целом, а также наличием высокой степени однородности товаров существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров одному изготовителю, что способно привести к смешению этих товаров в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке № 2021734068 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров 29 и 30 классов МКТУ.

В отношении представленных документов об использовании обозначения, а именно о продажах товара под обозначением «Лакоминка» следует отметить, что факт использования обозначения заявителем не исключает опасности смешения товаров, маркированных заявленным обозначением, с однородными товарами, в отношении которых действуют противопоставленные товарные знаки.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.11.2023, оставить в силе решение Роспатента от 28.07.2023.