Регистрация товарного знака по заявке №2004707182/50 с приоритетом от 05.04.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) была произведена 25.02.2005 за № 282988 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Прокопьева Сергея Викторовича, г.Бийск (далее – правообладатель).
Товарный знак по свидетельству №282988 является комбинированным, состоит из словесного элемента «ТУРБОСЛИМ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде изогнутых линий, напоминающих женский силуэт. Левая часть обозначения выполнена белым цветом, а правая - синим. В белой части обозначения часть словесного элемента выполнена синим цветом, а в синей части - белым цветом.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 18.03.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 282988 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием в течение срока, предшествующего дате подачи заявления, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.
На заседании коллегии лицо, подавшее заявление, представило материалы для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Представленные материалы свидетельствуют о намерениях использования обозначения «турбослим» для маркировки следующих товаров: «Салфетки, влажные; палочки фруктовые; каша овсяная», которые могут быть соотнесены по родовому признаку со следующими товарами 05 класса МКТУ: «конфеты лекарственные; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; продукты диетические пищевые для медицинских целей».
В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №282988 в отношении части товаров 05 класса МКТУ.
В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления (форма 870) и (форма 001) от 16.04.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 08.06.2010 года, с приложением копии заявления от 18.03.2010.
Правообладатель на заседании коллегии представил следующие материалы, доказывающие использование товарного знака «Турбослим» по свидетельству №282988 в отношении товаров 05 класса МКТУ:
- договоры поставки [1];
- товарные накладные и счета – фактуры [2];
- платежные поручения [3];
- рекламные публикации [4];
- договор на оказание комплекса рекламных услуг [5];
- образцы продукции [6].
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворит заявление от 18.03.2010 в части.
Правовая база для рассмотрения заявления от 18.03.2010 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), Гражданский кодекс Российской Федерации и упомянутые Правила.
Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона.
Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.
В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 22 Закона использованием товарного признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.
С учетом даты (22.03.2010) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет период с 22.03.2007 по 21.03.2010, включительно.
С учетом установленной заинтересованности объемом доказывания является использование товарного знака в отношении части товаров 05 класса МКТУ, а именно: «конфеты лекарственные; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; продукты диетические пищевые для медицинских целей».
Согласно сведениям Госреестра правообладателем заключен лицензионный договор, зарегистрированный в установленном порядке Роспатентом сроком на 10 лет 04.08.2005 за №РД0001367, согласно которому лицензиатом является ЗАО «Эвалар».
Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель, лицензиат или иное надлежащее лицо использовал товарный знак «Турбослим» по свидетельству №282988 в отношении товаров 05 класса МКТУ.
Представленные договоры [1], товарные накладные [2], платежные поручения [3] свидетельствуют о том, что ЗАО «Эвалар» производил и вводил в гражданский оборот продукцию, маркированную товарным знаком «Турбослим».
Товарные накладные [2] содержат информацию о продаваемом товаре. Согласно представленной документации ЗАО «Эвалар» производит и вводит в гражданский оборот следующие товары:
- биологически активные добавки к пище для лиц, контролирующих массу тела;
- диетический коктейль «Турбослим»;
- блокатор калорий в таблетках;
- концентрат напитка «Турбослим» дренаж для женщин;
- экстракт женский «Турбослим» дренаж;
- кофе «Турбослим»;
- чай «Турбослим» очищение;
-крем «Турбослим».
Представленные образцы продукции свидетельствуют о том, что товарный знак используется с изменением его цветовой гаммы, что является характерным для приспособления регистрации к условиям рынка. Указанные незначительные графические изменения знака, не могут быть отнесены в данном случае к категории изменений, меняющих его существо.
Договоры № SH-A-0188 от 29.12.2009 и №2/09 от 01.01.2009 на оказание рекламных услуг свидетельствуют о том, что ЗАО «Эвалар» рекламировало свою продукцию в журнале «StarHit» и «АиФ- Еженедельник».
Вместе с тем указанные товары не могут быть соотнесены с позициями товаров «салфетки, пропитанные лекарственными средствами; конфеты лекарственные», что приводит к выводу об отсутствии доказательств использования товарного знака по свидетельству № 282988 в отношении этих товаров.
