Товарный знак по заявке №2006711276, поданной 28.04.2006, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 05.08.2008 за №356359 на имя ЗАО «Арматурно-изоляторный завод», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 17 класса МКТУ «изоляторы».

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №356359 представляет собой словесное обозначение «ШПУ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.05.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №356359, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью;

- оспариваемый товарный знак состоит из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами;

- Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Ρ 51728-2001; ГОСТ 30531-97; ГОСТ Ρ 52082-2003; ГОСТ 8608-96) устанавливают для каждой буквы, входящей в состав оспариваемого товарного знака, свое обозначение (условные обозначения), тем самым буквы, входящие в состав оспариваемого товарного знака, являются общепринятыми символами в соответствующей отрасли. Более того, указанные ГОСТы также регламентируют порядок образования наименований изоляторов, который был использован правообладателем оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак состоит из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, свойство и назначение. В данном случае Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Ρ 51728-2001; ГОСТ 30531- 97; ГОСТ Ρ 52082-2003; ГОСТ 8608-96) устанавливают для каждой буквы, входящей в состав оспариваемого товарного знака «ШПУ», свое обозначение (условное обозначение), а именно Ш - штыревой; Π - полимерный;

- буквы, входящие в оспариваемый товарный знак, фактически характеризуют конкретный тип изолятора, его назначение, конструкцию и материал, из которого он изготовлен;

- оспариваемый товарный знак состоит из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, что подтверждается распечатками с сайтов иных производителей аналогичного товара;

- ЗАО «Тульский Арматурно-Изоляционный Завод» (лицо, подавшее возражение) также отмечает, что является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, поскольку осуществляет свою деятельность в том же сегменте рынка (производство изоляторов), что и правообладатель оспариваемого товарного знака;

- ЗАО «Тульский Арматурно-Изоляционный Завод» были разработаны, зарегистрированы в установленном порядке и используются ТУ на изоляторы ШПУ;

- кроме того, 21.02.2014 правообладатель оспариваемого товарного знака обратился в Арбитражный суд Тульской области с иском к ЗАО «Тульский Арматурно-Изоляционный Завод» прекратить использование оспариваемого товарного знака, а также взыскании денежных средств в качестве компенсации за нарушение исключительных прав правообладателя оспариваемого товарного знака.

Впоследствии лицом, подавшим возражение, было представлено 20.11.2014 дополнение к поданному возражению, доводы которого сводятся к следующему:

- для специалистов электроэнергетической отрасли, производителей и потребителей общепринято использование аббревиатур для обозначения продукции. Так, аббревиатура «ШПУ» воспринимается в качестве однозначного указания на определенный вид (тип) изоляторов (Ш - штыревой; Π - полимерный; У – усиленный или усовершенствованный);

- наличие у правообладателя оспариваемого товарного знака патентов на изобретения и на полезные модели никоим образом не опровергает то, что обозначение «ШПУ» характеризует товары «изоляторы»;

- довод правообладателя о необязательном и рекомендательном характере ГОСТов не находит подтверждения. Стандарты, принятые до 1996 года, являлись нормативными актами и были обязательны для применения в тех областях, которые определялись соответствующими стандартами;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, уточнило свои притязания, а именно в качестве основания несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства указывает следующие положения пункта 1 статьи 6 Закона, а именно:

- оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой отдельные буквы, не имеющие характерного графического исполнения и словесного характера;

- оспариваемый товарный знак характеризует товары «изоляторы», в том числе указывает на вид и их свойства.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №356359 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, с материалами возражения и дополнением к нему были представлены следующие документы:

- распечатка с сайта ФИПС www.fips.ru/, содержащая сведения о товарном знаке по свидетельству №356359 – [1];

- информационные материалы из сети Интернет – [2];

- копия ГОСТа Ρ 51728-2001 – [3];

- копия ГОСТа 30531-97 – [4];

- копия ГОСТа 8608-96 – [5];

- копия ГОСТа Ρ 52082-2003 – [6];

- копия искового заявления ЗАО «Арматурно-изоляторный завод» б/н от 19.02.2014 – [7];

- копия свидетельства о регистрации юридического лица – ЗАО «Тульский Арматурно-Изоляционный Завод» – [8];

- копия Протокола № 1704/13 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Тульский Арматурно-Изоляционный Завод» от 17.04.2013 – [9];

- копия приказа №1 от 21.05.2012 ЗАО «Тульский Арматурно-Изоляционный Завод» – [10];

- копия каталожного листа продукции ЗАО «Тульский Арматурно-Изоляционный Завод» – [11];

- копия ТУ 3494-005-69952820-2007 «Изоляторы линейные штыревые полимерные типа ШПУ» ЗАО «Тульский Арматурно-Изоляционный Завод», 2007г. – [12];

- копия каталога продукции, Москва, 2007г. – [13].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 22.05.2014, представил отзыв и дополнения к нему, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель является создателем, изготовителем и патентообладателем следующих видов изоляторов: высоковольтные штыревые изоляторы (патент на изобретение №2293388 с приоритетом о 14.11.2005), штыревые полимерные изоляторы (патент на изобретение №2301470 с приоритетом от 20.07.2005), проходные изоляторы (патент на изобретение №2308107 с приоритетом от 14.02.2006), штыревые изоляторы с креплением привода спиральной связкой (патент на изобретение №2319243 с приоритетом от 19.09.2006), штыревые изоляторы со спиральной упругой проволокой для крепления провода (патент на изобретение №2319244 с приоритетом от 14.09.2006), кремнийорганические проходные изоляторы (патент на изобретение №2319245 с приоритетом от 25.10.2006), штыревые изоляторы с контролем внутренней изоляции (патент на изобретение №2408104 с приоритетом от 10.06.2009), линейные штыревые изоляторы (патент на полезную модель №47567 с приоритетом от 11.04.2005), проходные изоляторы с силиконовым изолирующим слоем (патент на полезную модель №61463 с приоритетом от 19.10.2006), штыревые изоляторы (патент на изобретение №2291506 с приоритетом от 10.03.2006);

- штыревые изоляторы из полимерных материалов ни на одном предприятии электроэнергетики Российской Федерации не изготавливались;

- с целью отличия изоляторов других типов от изоляторов, выпускаемых правообладателем, для указанных выше изобретений и полезных моделей правообладатель создал и ввел словесное обозначение марки изолятора ШПУ. При этом это обозначение является вымышленным, не имеет значения и не расшифровывается;

- правообладатель отмечает, что при регистрации оспариваемого товарного знака экспертизой не было выявлено каких-либо оснований, препятствующих предоставлению правовой охраны данному товарному знаку;

- при проведении экспертизы были получены письменные пояснения от ЗАО «Арматурно-изоляторный завод (г.Могилев, Беларусь), ООО «Тульский арматурно-изоляторный завод»;

- изоляторы марки ШПУ не являются фарфоровыми или стеклянными и к ним не могут применяться ГОСТы, приведенные лицом, подавшим возражение;

- в данных ГОСТах отсутствуют какие-либо обозначения и расшифровки букв Ш, П, У. Кроме того, ГОСТы имеют лишь рекомендательный характер и не устанавливают обязательные для всех правила производства изоляторов;

- оспариваемый товарный знак должен рассматриваться в целом, без разбивки на отдельные буквы;

- буквы, входящие в состав оспариваемого товарного знака, не характеризуют товары 17 класса МКТУ (изоляторы), для определения значения «ШПУ» требуются домысливания и рассуждения;

- приведенные лицом, подавшим возражение, сведения из сети Интернет, содержащие информацию о третьих лицах, не могут быть приняты во внимание, поскольку они в законном порядке не удостоверены и не легализованы. Кроме того, данные сведения содержат определенные признаки рекламы, а не показывают использование изоляторов другими компаниями в хозяйственном обороте;

- доводы лица, подавшего возражение, не нашли своего подтверждения в ходе рассмотрения дела №А68-1434/2014 в Арбитражном суде Тульской области о запрете использования оспариваемого товарного знака;

- помимо правообладателя, существуют другие компании, например: «НПО Изолятор», которая производит изоляторы марки ЛОСК, ШСК, ИПК, ШОСК; «Энергия 21», которая производит изоляторы марки ШП, ИПП, ОШН; «Комета Энергомаш», которая производит изоляторы марки ШПК; «Феникс 88», которая производит изоляторы марки ШОТПК, «Инста-сил», которая производит изоляторы марки ОЛСК, ЛШН, ШПС. Все вышеприведенные марки изоляторов являются условными словесными обозначениями для товаров 17 класса МКТУ (изоляторы);

- правообладатель представил материалы, доказывающие длительное использование оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, не обосновало свою заинтересованность в подаче настоящего возражения.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №356359.

Правообладателем были представлены следующие материалы:

- сведения о патентах на изобретения и на полезные модели правообладателя – [14];

- копии материалов, содержащие сведения о делопроизводстве по заявке №2006711276 – [15];

- информационное письмо ЗАО «Арматурно-изоляторный завод» (г.Могилев, республика Беларусь) – [16];

- информационное письмо ООО «Тульский арматурно-изоляторный завод» – [17];

- копия решения Арбитражного суда Тульской области по делу № А68-14342014 от 29.05.2014 – [18];

- копия Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-134431/12-19-1228 от 26.02.2013 (касается товарного знака «SHOES-A-PORTER.RU» свидетельство №447674) – [19];

- информационные материалы о производителях изоляторов (таблица, сведения из сети Интернет) – [20];

- справка ЗАО «АИЗ» (г.Лыткарино) по продажам изоляторов типа ШПУ за 2005- 2014гг. – [21];

- материалы, показывающие использование оспариваемого товарного знака правообладателем (публикации в журналах, каталогах, газетах, Договоры на оказание рекламных услуг, Договоры поставок, Дилерские договоры, товарные накладные, платежные поручения, акты выполненных работ, отзывы контрагентов за 2008-2014гг.) – [22];

- копия Устава ЗАО «Тульский Арматурно-Изоляторный Завод», 2012г. – [23];

- копия Выписки из ЕГРЮЛ - ЗАО «Тульский Арматурно-Изоляторный Завод» – [24];

- копия Договора о создании ЗАО «Тульский Арматурно-Изоляторный Завод» от 29.09.2010 – [25];

- копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выданного на имя ЗАО «Тульский Арматурно-Изоляторный Завод» – [26];

- копия Постановления Двадцатого арбитражного апелляционного суда г.Тула по делу № А68-1434/2014 – [27];

- копии отзывов о поставках изоляторов, производимых ЗАО «Арматурно-изоляторный завод», г.Лыткарино – [28];

- копии дипломов – [29];

- копии сертификатов соответствия – [30].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (28.04.2006) товарного знака по свидетельству №356359 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетание букв, не имеющее словесного характера.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и т.д.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм: обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса, может быть подано в Палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена от имени ЗАО «Тульский Арматурно-Изоляторный Завод», являющегося производителем высоковольтной арматуры и изоляторов различного назначения. Из представленных документов [7, 11, 12, 18, 27] усматривается, что ЗАО «Тульский Арматурно-Изоляторный Завод» производит и вводит в гражданский оборот изоляторы, содержащие буквенное обозначение ШПУ. Кроме того, из представленных документов [7, 18, 27] усматривается, что основанием для подачи возражения явилось предъявление в судебном порядке ЗАО «Арматурно-изоляторный завод» искового заявления о нарушении им исключительных прав на оспариваемый товарный знак.

Таким образом, в распоряжении коллегии Палаты по патентным спорам имеется информация, иллюстрирующая обстоятельства, связанные с тем, что существование оспариваемого товарного знака ущемляет права лица, подавшего возражение, как хозяйствующего субъекта, в связи с чем усматривает его заинтересованность в подаче данного возражения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №356359 представляет собой словесное обозначение «ШПУ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Обозначение «ШПУ» представляет собой сочетание букв «Ш», «П», «У». При этом наличие гласной буквы «У» приводит к тому, что обозначение «ШПУ» обладает словесным характером и прочитывается как слово, состоящее из одного слога. Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой отдельные буквы, не имеющие характерного графического исполнения и словесного характера, не может быть признан убедительным.

Анализ на соответствие оспариваемого товарного знака подпункту 3 пункта 1 статьи 6 Закона показал следующее.

Изоляторы, изготовленные по ГОСТу, имеют установленные государством правила маркировки, позволяющие их идентифицировать. Представленные лицом, подавшим возражение, ГОСТы [3-6] содержат общие правила маркировки изоляторов, согласно которым каждая буква указывает на определенную характеристику продукции.

При этом согласно пункту 2 статьи 7 Федерального Закона №5154-1 от 10.06.1993г. «О стандартизации» требования, устанавливаемые государственными стандартами для обеспечения безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества, для обеспечения технической и информационной совместимости, взаимозаменяемости продукции, единства методов их контроля и единства маркировки, а также иные требования, установленные законодательством Российской Федерации, являются обязательными для соблюдения государственными органами управления, субъектами хозяйственной деятельности.

Тип изолятора, в соответствии с требованиями ГОСТа [3-6], определяется такими характеристиками как его назначением, видом конструкции, материалом защитной оболочки, классом изолятора, климатическим исполнением и др. Условные обозначения, применяемые к изоляторам, состоят из букв и цифр, которые и отражают те или иные характеристики изделия.

Согласно представленным ГОСТам [3-6] (принятым и введенным до даты приоритета оспариваемого товарного знака), условные обозначения, применяемые области производства изоляторов, означают следующее:

- буква Ш – штыревой,

- буквы: С - стекло, Ф – фарфор (указывают на материал изолятора),

- буква У – климатическое исполнение.

При этом следует отметить, что первоначально при производстве изоляторов российские заводы традиционно использовали такой материал, как стекло или фарфор и при маркировке изоляторов указывались буквы «С» или «Ф», как условные обозначения материала изолятора. Вместе с тем, в настоящее время данный материал заменен на более современный полимерный материал, обладающий улучшенными показателями и характеристиками. В связи с чем при маркировке изоляторов вместо букв «С» или «Ф», стала применяться буква «П» (полимерный), указывающая на материал изолятора.

Указанное подтверждается представленными материалами (распечатки с сайта правообладателя, публикации в СМИ), в которых содержится информация о том, что «ШПУ» - это штыревой полимерный изолятор, изготавливаемый взамен фарфоровых изоляторов типа ШС, ШФ. Изоляторы ШПУ производятся в соответствии с ГОСТом 52082-03 (который применяется для полимерных изоляторов).

Рассматриваемое обозначение «ШПУ» построено по общепринятой схеме маркировки изоляторов, путем замены букв «С» или «Ф» на букву «П». Что подтверждается материалами дела (письмо за №184 от 01.10.2007 за подписью генерального директора ЗАО «Арматурно-изоляторный завод» (г.Лыткарино) В.В.Старцева), в котором содержится информация о том, что при создании словесного обозначения изолятора «ШПУ» учитывались сложившиеся традиции в названиях высоковольтного оборудования.

Наличие приведенной информации обуславливает вывод о восприятии буквосочетания «ШПУ» в целом как марки штыревого полимерного изолятора.

Следует отметить, что высоковольтные изоляторы – это товары специального назначения, предназначенные для специфического круга потребителей, которые хорошо осведомлены относительно условных обозначений, используемых производителями, для выделения конкретного типа изоляторов.

В этой связи довод правообладателя о неприменении ГОСТов, приведенных лицом, подавшим возражение, следует признать неубедительным.

С учетом изложенного, оспариваемый товарный знак применительно к товарам 17 класса МКТУ «изоляторы» представляет собой обозначение, которое носит описательный характер, указывает на вид товара (изоляторы) и его свойства (материал, из которого изготовлен, и конструкционные особенности).

Что касается довода правообладателя, относительно того, что помимо него существуют другие компании, которые производят изоляторы таких марок, как ШСК, ИПК, ШОСК; ШП, ИПП, ОШН и др., то следует отметить следующее. Данные марки изоляторов представляют собой буквенное обозначение различных типов изоляторов, сформированные в соответствии с ГОСТами и другими нормативными документами. При этом каждая буква или буквосочетание указывает на определенную характеристику продукции. Связано это как с многообразием изоляторов, так и с тем, что они производятся не только по общегосударственным, но и ведомственным и отраслевым техническим условиям и стандартам.

Изложенное выше, позволяет коллегии Палаты по патентным спорам признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 1 статьи 6 Закона правомерным.

Что касается представленных материалов, которые, по мнению правообладателя, показывают приобретенную различительную способность обозначения «ШПУ», то следует отметить следующее.

Справка об объемах продаж изоляторов типа ШПУ [21] носит декларативный характер, не подтверждена документами (договорами, платежными поручениями, товарно-транспортными накладными).

Письма ООО «Тульский Арматурно-Изоляторный Завод» (г.Тула) и ЗАО «Арматурно-изоляторный завод» (г.Могилев) [16, 17] не содержат данных, позволяющих оценить, с какой даты начато производство правообладателем изоляторов типа «ШПУ».

В отзывах о поставках изоляторов, производимых правообладателем, [28] содержатся данные о начале поставок изоляторов «ШПУ» либо начиная с 2009 года, т.е. после даты приоритета оспариваемого товарного знака, либо указан 2006 год без указания месяца, что не позволяет соотнести данные сведения с приоритетом оспариваемого товарного знака.

Материалы [22] показывают использование оспариваемого товарного знака, начиная с октября 2006 года, в связи с чем не могут свидетельствовать о приобретенной различительной способности обозначения «ШПУ» до даты (28.04.2006) приоритета оспариваемого товарного знака. При этом следует отметить, что позиционирование обозначения «ШПУ» правообладателем осуществлялось как условное обозначение типа изоляторов, отражающие характеристики товара, т.е. как описательная характеристика, а не как средство индивидуализации.

Представленные Дипломы [29] свидетельствуют о награждении самого предприятия, но не содержат сведений о награждаемой продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, в связи с чем не могут быть приняты в качестве доказательства длительного использования оспариваемого товарного знака.

Наличие патентов на изобретения и полезные модели [14] не содержат данных об использовании оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем следует отметить, что лицом, подавшим возражение, были представлены каталожный лист [11] и Технические условия на продукцию [12], согласно которым, в июне 2007 года начато производство изоляторов типа «ШПУ» ЗАО «Тульский Арматурно-Изоляторный Завод».

В связи с изложенным, довод правообладателя о длительном и интенсивном использовании оспариваемого товарного знака и об ассоциировании его исключительно с правообладателем следует считать не доказанным.

Ссылка правообладателя на судебные решения [18,27] является несостоятельной, поскольку согласно данным решениям суду не было представлено убедительных доказательств того, что оспариваемый товарный знак, представляющий собой индивидуальную композицию букв, которые являются в своей совокупности общепринятыми символами и терминами, состоит из элементов, характеризующих товары, в т.ч. указывающие на их вид, качество, свойство и назначение, а также состоит из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Вместе с тем, коллегия при рассмотрении настоящего возражения исходит из того комплекта документов, которые были представлены сторонами.

Ссылка правообладателя на Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда [19] касается другого товарного знака («SHOES-A-PORTER.RU» по свидетельству №447674), в связи с чем также является несостоятельной, поскольку не может быть рассмотрена как преюдициальная.

Относительно довода правообладателя о том, что представленные лицом, подавшим возражение, материалы из сети Интернет должны быть в законном порядке удостоверены и легализованы, следует отметить, что в компетенцию Роспатента не входит проверка подлинности предоставляемых документов, их достоверность может быть оспорена в суде в установленном законом порядке.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 22.05.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №356359 недействительным полностью.