Обозначение по заявке № 2019704798 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 07.02.2019 на имя заявителя в отношении товаров 07, 08, 09, 18, 25 и 28 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «TERMIT», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.05.2020 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 08 классов МКТУ «ручные орудия и инструменты» мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ с товарными знаками «ТЕРМИТ» по свидетельству № 203140 и «THERMIT» по свидетельству № 176002, охраняемыми на имя другого лица и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.07.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.05.2020.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем не оспаривается вывод экспертизы о наличии у заявленного обозначения сходства с противопоставленными товарными знаками, но им сокращается приведенный в заявке перечень товаров 08 класса МКТУ посредством изменения формулировки соответствующих товаров «ручные орудия и инструменты», изложив ее в следующей редакции: «ручные орудия и инструменты, включая мультиключи и многофункциональные инструменты (мультитулы), за исключением аппаратов для проведения металлотермических реакций и их частей, а также приборов для обработки сварочных стыков», так как они, несмотря на то, что относятся также к одной и той же родовой группе товаров, что и товары 08 класса МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков, то есть к ручным орудиям и инструментам, но все же представляют собой в данной формулировке уже совершенно иные конкретные виды таких товаров, имеют иные области применения и функциональные назначения, отличаются своими потребительскими свойствами, реализуются иными каналами для иного круга потребителей и не являются между собой взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми, что позволяет признать их не однородными друг с другом.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанного сокращенного перечня товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (07.02.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение , в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесный элемент «TERMIT», так как он занимает бóльшую часть пространства и запоминается легче, чем изобразительный элемент в виде стилизованного изображения насекомого, играющего второстепенную роль, служа лишь декоративным оформлением и иллюстрацией к указанному доминирующему слову.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 07.02.2019 испрашивается, в частности, в отношении товаров 08 класса МКТУ «ручные орудия и инструменты, включая мультиключи и многофункциональные инструменты (мультитулы), за исключением аппаратов для проведения металлотермических реакций и их частей, а также приборов для обработки сварочных стыков».

Противопоставленные товарные знаки «ТЕРМИТ» по свидетельству № 203140 с приоритетом от 09.06.1999 и «THERMIT» по свидетельству № 176002 с приоритетом от 20.11.1996 представляют собой выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответствующие словесные обозначения.

Данные товарные знаки охраняются на имя другого лица в отношении товаров 08 класса МКТУ «аппараты для проведения металлотермических реакций, в частности алюмотермической сварки рельсов, и их части, ручные приборы для обработки сварочных стыков, включенные в 8 класс» (по свидетельству № 203140) и «аппараты для проведения металлотермических реакций, в частности, алюмотермической сварки рельсов, и их части, в частности, литейные тигли, облицовка тиглей, запорные элементы тиглей, литейные формы, стопорные и зажимные устройства для тиглей и литейных форм, горелки для предварительного нагрева; приборы для обработки сварочных стыков, в частности, шлифовальные станки, станки для зачистки» (по свидетельству № 176002).

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия у них фонетического и семантического тождеств, которые обусловливаются совпадением у соответствующих слов всех звуков и их смысловых значений («TERMIT» – «ТЕРМИТ»), так как слово «TERMIT» является транслитерацией буквами латинского алфавита лексической единицы русского языка «ТЕРМИТ» (насекомое жарких стран), либо в силу наличия у них фонетического сходства и семантического тождества, которые обусловливаются наличием у соответствующих слов весьма близких составов звуков и совпадением их смысловых значений («TERMIT» – «THERMIT»), так как слово «THERMIT» в переводе с английского языка также означает «ТЕРМИТ» (в транслитерации – «TERMIT»).

Сходство сравниваемых знаков в целом усиливается еще и за счет того, что указанные слова выполнены заглавными буквами одного и того же (латинского) алфавита либо, несмотря на их исполнение буквами разных (латинского – русского) алфавитов, имеют в своем большинстве совпадающие или весьма близкие по геометрическому начертанию шрифтовые единицы.

Вместе с тем, некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по их шрифтовому исполнению, по наличию в заявленном обозначении изобразительного элемента, отсутствующего в противопоставленных товарных знаках, играют всего лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено их сходство в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными. Данное обстоятельство заявителем в возражении никак не оспаривается.

Поскольку в сравниваемых знаках обнаруживаются, как было отмечено выше, фонетически и семантически тождественные слова либо слова, фонетически сходные в сочетании с их семантической тождественностью, которые и несут в данных знаках основную индивидуализирующую нагрузку, то данные обстоятельства усиливают опасность смешения на рынке товаров, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, что обусловливает необходимость обязательного расширения диапазона соответствующих товаров, подлежащих признанию в качестве однородных.

Так, товары 08 класса МКТУ «ручные орудия и инструменты, включая мультиключи и многофункциональные инструменты (мультитулы), за исключением аппаратов для проведения металлотермических реакций и их частей, а также приборов для обработки сварочных стыков», для которых согласно возражению испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, также как и товары 08 класса МКТУ, приведенные в перечнях товаров противопоставленных регистраций товарных знаков, представляют собой всего лишь различные отдельные виды ручных орудий и инструментов, ввиду чего все они, как было отмечено в возражении самим же заявителем, относятся к одной и той же общей родовой группе товаров (ручные орудия и инструменты), что и обусловливает априори соответствующий вывод, собственно, об их однородности друг с другом (то есть об их отношении к одному роду товаров).

При этом все эти товары, относящиеся именно к 08 классу МКТУ, имеют, на самом деле, одинаковое для всех ручных орудий и инструментов общее назначение (для какой-либо технической обработки тех или иных поверхностей из самых разных материалов) и одинаковые свойства, связанные именно с применением в них ручного привода и, напротив, с отсутствием у них механического привода, свойственного, в свою очередь, машинам и станкам, относящимся уже к совсем другому классу товаров – 07 классу МКТУ. В данном случае сравниваются товары, относящиеся согласно соответствующим перечням товаров исключительно к 08 классу МКТУ, то есть к ручным орудиям и инструментам.

К тому же, самые разные виды ручных орудий и инструментов, имеющие различные узкоспециализированные назначения, вполне могут выпускаться одними и теми же производственными комбинатами, а их потребителями могут быть одни и те же люди, осуществляющие по необходимости разные ремонтные работы зачастую одними и теми же подходящими ручными орудиями и инструментами.

Как следствие, вышеуказанные товары подлежат обязательному признанию однородными друг с другом с учетом отмеченного выше обстоятельства, связанного с большой опасностью их смешения на рынке из-за крайне высокой степени сходства сравниваемых знаков.

Отсюда следует также и то, что для признания сравниваемых товаров однородными при наличии такой высокой степени опасности их смешения уже достаточно совпадения у них всего лишь одного или нескольких отдельных доминирующих основных признаков, определяющих соответствующие критерии однородности товаров, за счет наличия которых эти товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Совпадения признаков по всем возможным критериям для вывода об однородности товаров не требуется.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 08 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на соответствующее сокращение заявителем приведенного в заявке перечня товаров, являются сходными до степени смешения в отношении вышеуказанных однородных товаров 08 класса МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для данных товаров.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 27.05.2020.