Международная регистрация №787568 знака «PRESTO MATT» с конвенционным приоритетом от 16.07.2002 произведена в МБ ВОИС 20.08.2002 на имя «Sappi Europe S.A» (далее – заявитель) в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне.
Знак по международной регистрации №787568 представляет собой словесное обозначение «PRESTO MATT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.
Согласно решению, принятому Федеральным институтом промышленной собственности (далее - решение экспертизы) 25.02.2004, вышеуказанному знаку по международной регистрации было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее – Закон) и пункта 2.4(1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995г., регистрационный №989, введенных в действие с 29.02.1996 (далее — Правила).
Указанный вывод в решении экспертизы обосновывается тем, что знак по международной регистрации №787568к сходен до степени смешения с товарным знаком «ПРЕСТО С издательская фирма» по свидетельству №151599, ранее зарегистрированным на имя иного лица для однородных товаров 16 класса МКТУ.
В возражении от 05.07.2004, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:
- сравнительный анализ знаков позволяет сделать вывод о том, что знак по международной регистрации отличается от противопоставленного товарного знака по фонетическому, графическому и семантическому факторам сходства;
- деятельность правообладателя противопоставленного товарного знака связана с оказанием услуг, а именно, с издательской деятельностью, в то время как заявитель занимается производством бумаги для печати.
На основании этого заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №787568 для товаров, указанных в перечне.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы заявителя убедительными.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166- ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты регистрации в МБ ВОИС 20.08.2002 международной заявки №787568 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон и Правила.
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны знаку «PRESTO MATT» [1] по международной регистрации №787568 было основано на наличие сходного до степени смешения товарного знака «ПРЕСТО С издательский дом» [2] по свидетельству №151599, имеющего более ранний приоритет (10,11.1995), зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.
Сравнительный анализ знаков [1] и [2] показал, что они являются сходными в силу фонетического тождества входящих в их состав словесных элементов «PRESTO» и «ПРЕСТО».
Сходство сравниваемых знаков и однородность товаров, приведенных в их перечнях, свидетельствуют о сходстве до степени их смешения в отношении однородных товаров и, как следствие, о правомерности принятого экспертизой решения.
Вместе с тем, при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при вынесении решения и являются основанием для удовлетворения возражения.
К таким обстоятельствам следует отнести решение Палата по патентным спорам от 29.03.2006 о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ, вследствие чего он не может служить препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №787568.
Таким образом, нет оснований утверждать о несоответствии знака по международной регистрации №787568 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.