Оспариваемый товарный знак по заявке № 2006731001/50 с приоритетом от 27.10.2006 зарегистрирован 10.06.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 352530 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ДЖЕЙ-ДЖЕЙ Групп», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 12 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.
Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «MINN KOTA», выполненного заглавными буквами английского алфавита, и изобразительного элемента в виде диска серого цвета, расположенного между словесными элементами.
В возражении от 18.05.2011 выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку со словесным элементом «MINN KOTA» по свидетельству № 352530 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002.
Доводы возражения сводятся к следующему:
- правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 352530 была предоставлена с нарушением требований, установленных законодательством;
- лицо, подавшее возражение, осуществляет в различных странах деятельность в области разработки, производства и распространения лодочных моторов, запасных частей к ним, а также аксессуаров для рыбной ловли;
- лицо, подавшее возражение, производит и реализует по всему миру товары, маркированные принадлежащим ему в отношении товаров 07 класса МКТУ (лодочные моторы и запасные части к ним) товарным знаком «MINN КОТА»;
- лодочные моторы, запасные части к ним, якоря, маркированные товарным знаком «MINN КОТА», реализовывались на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака официальным дилером лица, подавшего возражение, – ЗАО «Нормарк»;
- лодочные моторы производства лица, подавшего возражение, хорошо известны на российском рынке, и присутствие на одном рынке однородных товаров различных производителей приводит к введению потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;
- лицо, подавшее возражение, действуя добросовестно, является лицом, обладающим законным интересом в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака;
- лицу, подавшему возражение, принадлежит авторское право на комбинированное обозначение со словесным элементом «MINN КОТА», зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству № 352530;
- авторское право на комбинированное обозначение со словесным элементом «MINN КОТА», возникшее в силу его создания в 1999 году у компании СВЭНСОН РУССЕЛЛ АССОУШИЭЙТС, в дальнейшем было передано лицу, подавшему возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- регистрация товарного знака без согласия правообладателя авторского права противоречит требованиям, установленным пунктом 3 статьи 7 Закона;
- товары, являющиеся однородными товарам, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, маркированные товарным знаком «MINN КОТА», поставлялись и реализовывались на российском рынке лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- на российском рынке до даты приоритета товарного знака по свидетельству № 352530 было реализовано 11938 лодочных моторов «MINN КОТА» и запасных частей к ним производства лица, подавшего возражение;
- поскольку лодочные моторы не относятся к товарам широкого потребления, указанное количество проданных за три года лодочных моторов свидетельствует об известности российскому потребителю товаров, маркированных товарным знаком «MINN КОТА», производства компании Джонсон Аутдорс Инк.;
- лодочные моторы, маркированные товарным знаком «MINN КОТА», рекламировались в каталогах, средствах массовой информации и демонстрировались на различных выставках;
- у российского потребителя сложилось определенное представление о производителе (Джонсон Аутдорс Инк.) и месте производства (США) товаров, маркированных товарным знаком «MINN КОТА»;
- правовая охрана товарному знаку «MINN КОТА» по свидетельству № 352530 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона, поскольку способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.
На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 352530 недействительной полностью.
К возражению приложены следующие материалы:
- распечатка регистрации товарного знака «MINN КОТА» № 1487402 в США [1];
- перечень регистраций товарного знака «MINN КОТА» в разных странах [2];
- структура группы компаний Джонсон Аутдорс Инк. [3];
- копии решений Арбитражного суда города Москвы [4];
- копии банковских справок и грузовых таможенных деклараций [5];
- копии сертификатов соответствия [6];
- прайс-листы ЗАО «Нормарк» [7];
- бухгалтерские справки (Анализ продаж за период с 2003 по 2005 гг.) [8];
- копия руководства пользователя «Лодочные электромоторы аккумуляторные батареи MINN КОТА» [9];
- копии каталогов продукции [10];
- фотографии выставок [11];
- дистрибьюторский договор между Джонсон Аутдорс Инк. и Нормарк Спорт Финланд АО [12];
- копии товарных накладных [13];
- аффидевит о создании комбинированного обозначения со словесным элементом «MINN КОТА» с приложениями [14];
- копии счетов Нормарк Спорт Финланд АО к ЗАО «Нормарк» [15];
- копии каталогов выставок [16];
- копии информационных писем [17];
- копии журналов [18].
Корреспонденцией от 04.07.2011 лицом, подавшим возражение, представлены переводы на русский язык материалов [2], [12] и [15].
Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:
- регистрация товарного знака по свидетельству № 352530 осуществлена в полном соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, а представленные документы не доказывают того, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара;
- Роспатентом при рассмотрении аналогичного возражения уже было установлено, что на территорию Российской Федерации имел место ввоз товаров, а именно лодочных моторов и аккумуляторов к ним, индикаторов уровня зарядки, кронштейнов, подъемных устройств винтов, лебедок, имеющих маркировку «MINN КОТА», при этом изготовителем товаров была указана компания Minn Kota Motors, США, то есть иная компания, нежели лицо, подавшее возражение;
- в большинстве представленных в Палату по патентным спорам материалов, содержащих товарный знак «MINN КОТА», либо отсутствует указание на производителя товаров, либо указана компания Minn Kota Motors, которую невозможно соотнести с лицом, подавшим возражение;
- правообладатель просит Палату по патентным спорам при рассмотрении возражения от 18.05.2011 учесть доказательства, уже имеющиеся в материалах заявки;
- ООО «ДЖЕЙ-ДЖЕЙ Групп» является головной организацией группы компаний JJ-GROUP, являющейся лидером российского рынка по производству и реализации водномоторной техники (надувных лодок, лодочных моторов, мотовездеходов), товаров для рыбалки, навигаторов, а также товаров для туризма;
- группа компаний JJ-GROUP имеет собственную производственную базу по изготовлению лодочных моторов, которые широко представлены на российском рынке;
- в Российской Федерации реализуются лодочные электромоторы под товарным знаком «MINN КОТА», производимые китайской компанией JJ-GROUP Corp. (ДЖЕЙ-ДЖЕЙ ГРУП Корп.), оптовая реализация данных товаров на территории Российской Федерации осуществляется ООО «ДЖЕЙ-ДЖЕЙ Регион»;
- продукция группы компаний JJ-GROUP продается в специализированных магазинах крупнейших городов Российской Федерации: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону;
- обозначение «MINN КОТА» будет восприниматься российским потребителем в качестве товарного знака правообладателя, а не как обозначение, индивидуализирующее товары американской компании Джонсон Аутдорс Инк.;
- обязательным критерием для отказа в регистрации по основанию несоответствия обозначения требованиям пункта 3 статьи 7 Закона является известность произведения в Российской Федерации на дату подачи заявки;
- лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо доказательств, подтверждающих известность в Российской Федерации на дату подачи заявки на товарный знак изображения, тождественного товарному знаку по свидетельству № 352530;
- из представленных доказательств следует, что первоначально исключительное авторское право возникло у компании СВЭНСОН РУССЕЛЛ АССОУШИЭЙТС, сотрудник которой (Грег Уайли) создал указанное произведение;
- компания Джонсон Аутдорс Инк. не является обладателем исключительного авторского права на произведение, тождественное товарному знаку по свидетельству № 352530, на территории Российской Федерации, поскольку ей не заключался и не был представлен заключенный в письменной форме договор с правообладателем об отчуждении исключительного права на указанное произведение;
- возражение от 18.05.2011 в части противоречия регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона не может быть признано поданным заинтересованным лицом, поскольку не представлено доказательств наличия у компании Джонсон Аутдорс Инк. на территории Российской Федерации авторских прав, которые могли бы быть затронуты регистрацией № 352530;
- документы, приложенные к возражению, не доказывают факта известности среди российских потребителей товаров под обозначением «MINN КОТА», как товаров произведенных компанией Джонсон Аутдорс Инк., а следовательно, не доказывают и способности оспариваемого товарного знака ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара;
- факт регистрации обозначения «MINN КОТА» в качестве товарного знака на территории зарубежных стран на имя лица, подавшего возражение, не является основанием для оспаривания регистрации этого товарного знака на территории Российской Федерации, осуществленной на имя иного правообладателя; зарубежные регистрации никаким образом не влияют на возможность введения российских потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара;
- потребители вообще не информировались о производителях товаров под обозначением «MINN КОТА», а следовательно, нельзя утверждать, что у них могла возникнуть ассоциативная связь между товаром под обозначением «MINN КОТА» и производителем Джонсон Аутдорс Инк.;
- к возражению не приложены доказательства, относящиеся к товарам 28 класса МКТУ, указанным в свидетельстве на оспариваемый товарный знак, то есть данное требование никак не мотивировано и не подлежит удовлетворению.
На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 18.05.2011.
В отзыве правообладатель ссылается на ранее представлявшиеся им материалы при рассмотрении в Палате по патентным спорам возражения от 11.10.2010, а именно:
- информацию о правообладателе и JJ GROUP [19];
- контракты, договоры комиссии, таможенные декларации, платежные поручения, отчеты [20];
- каталог продукции, сведения о выставках [21].
Впоследствии сторонами были представлены пояснения и дополнения.
Дополнительные пояснения лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:
- законодательство не ограничивает возможность подачи возражения против действия регистрации товарного знака количеством обращений в Палату по патентным спорам;
- Джонсон Аутдорс Инк. является заинтересованным лицом в подаче возражения против действия регистрации товарного знака по свидетельству № 352530;
- доказательства, представленные правообладателем при рассмотрении ранее поданного возражения, датированные 2009 – 2010 гг., не могут способствовать оценке охраноспособности зарегистрированного в качестве товарного знака обозначения на дату подачи заявки (27.10.2006);
- с 13 декабря 1999 г. авторское право на комбинированное обозначение со словесным элементом «MINN КОТА» в соответствии с законодательством США принадлежит компании Джонсон Аутдорс Инк. и, согласно статье II Всемирной конвенции об авторском праве, пересмотренной в Париже 24 июля 1971 г., и нормам, установленным Законом Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», охраняется на территории Российской Федерации;
- компания Minn Kota, указанная в качестве производителя в представленных грузовых таможенных декларациях и сертификатах соответствия, входит в группу компаний Джонсон Аутдорс Инк.;
- Нормарк Спорт Финланд АО поставляет на российский рынок товары, маркированные товарным знаком, принадлежащим компании Джонсон Аутдорс Инк., а на российском рынке указанные товары реализовывались до даты приоритета товарного знака по свидетельству № 352530 ЗАО «Нормак».
Дополнения правообладателя содержат следующие доводы:
- одной из организаций, входящих в группу компаний JJ-GROUP, является ООО «Джей-Джей Экшен», имеющее общего учредителя с компанией правообладателя ООО «ДЖЕЙ-ДЖЕЙ Групп»;
- между ООО «Джей-Джей Экшен» и компанией Neraus Industrial Technology Co., Китай, в 2001 году был заключен договор на разработку и производство, согласно предмету которого Neraus Industrial Technology Со. оказывает услуги по разработке, изготовлению опытного образца, производства и поставки электромоторов для тралового лова;
- компанией Neraus Industrial Technology Со. был разработан товарный знак «MINN КОТА», дизайн логотипа, упаковки и руководства по применению продукции;
- все исключительные авторские права на логотипы, иллюстрации и графические дизайны по факту исполнения договора перешли к ООО «Джей-Джей Экшен»;
- в 2006 году между правообладателем ООО «ДЖЕЙ-ДЖЕЙ Групп» и компанией Neraus Industrial Technology Со. был заключен ежегодный договор поставки электромоторов под товарным знаком «MINN КОТА», согласно которому указанные моторы поставлялись правообладателю с целью их розничной продажи;
- товары под товарным знаком «MINN КОТА» вводились в оборот на рынке Российской Федерации начиная с 2002 года;
- продукция под товарным знаком «MINN КОТА», изготавливаемая под контролем правообладателя и вводимая им в гражданский оборот, приобрела известность в Российской Федерации задолго до даты приоритета товарного знака по свидетельству № 352530, а именно с 2002 года.
Правообладателем дополнительно представлены следующие материалы:
- копия устава ООО «Джей-Джей Экшен» [22];
- копия устава ООО «ДЖЕЙ-ДЖЕЙ Групп» [23];
- копия договора на разработку логотипа между ООО «Джей-Джей Экшен» и компанией Neraus Industrial Technology Co. с переводом на русский язык (впоследствии представлены повторно в связи с некорректным переводом) [24];
- копия акта приема с переводом на русский язык [25];
- копия договора поставки между ООО «ДЖЕЙ-ДЖЕЙ Групп» и компанией Neraus Industrial Technology Со. с переводом на русский язык [26];
- копии товарных накладных [27];
- прайс-лист [28];
- копии писем от контрагентов [29];
- копия руководства пользователя [30];
- копия письма организационного комитета выставки [31];
- фотографии с выставки [32];
- сведения из сети Интернет [33].
В ответ на изложенные дополнения правообладателя и материалы [22] – [33] лицом, подавшим возражение, указано на следующее:
- договор [24] с актом [25] не свидетельствует о наличии авторского права на спорное обозначение у ООО «ДЖЕЙ-ДЖЕЙ Групп», так как не содержит сведений об авторе (группе авторов), создавшем указанное обозначение;
- по информации, полученной от китайского патентного поверенного, компании Neraus Indastrial Technology Со. не существует;
- производителем продукции, маркированной товарным знаком «MINN КОТА», является компания Neraus Indastrial Technology Co., однако при рассмотрении возражения от 11.10.2010, правообладатель свидетельствовал о том, что производителем этих товаров является компания JJ GROUP Corp.
В подтверждении указанного лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:
- сведения из сети Интернет [33];
- копия страниц каталога выставки и оригинал каталога «Охота и рыболовство на Руси» [34];
- копии счета-фактуры и товарной накладной № Нск0165/10 и таможенной декларации [35];
- протокол нотариуса с переводом [36].
Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.
С учетом даты приоритета (27.10.2006) заявки № 2006731001/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утв. Роспатентом 29 ноября 1995 г. с изменениями от 19 декабря 1997 г. (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.
В соответствии с 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.
К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.
В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона, а также 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, в том числе, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «MINN KOTA», выполненного заглавными буквами английского алфавита, и изобразительного элемента в виде диска серого цвета, расположенного между словесными элементами.
Анализ представленных сторонами доводов и материалов показал следующее.
В отношении доводов возражения о несоответствии регистрации товарного знака по свидетельству № 352530 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что на дату заседания коллегия по рассмотрению возражения от 18.05.2011 в материалах дела содержится информация о наличии двух лиц, утверждающих о наличии у них исключительных прав на произведение, тождественное изобразительному элементу зарегистрированного товарного знака по свидетельству № 352530. Таким образом, следует констатировать наличие спора между лицами по поводу того, кто являлся обладателем авторского права (или его правопреемником) на рассматриваемое обозначение до даты приоритета оспариваемого товарного знака.
В связи с этим коллегия Палаты по патентным спорам считает необходимым разъяснить, что установление авторства не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При этом материалы возражения не содержат решения суда, определяющего одну из сторон настоящего спора обладателем авторского права (или его правопреемником) на тождественный изобразительный элемент оспариваемого товарного знака.
Исходя из изложенного, анализ представленных сторонами доводов (а также материалов [14], [24], [25]) приводит к выводу о неубедительности доводов возражения в части противоречия регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.
В отношении доводов возражения о несоответствии регистрации товарного знака по свидетельству № 352530 требованиям пункта 3 статьи 6 Закона коллегией Палаты по патентным спорам установлено следующее.
Анализ словарно-справочных источников не позволил выявить лексическое значение у словесного элемента «MINN KOTA», то есть оно является вымышленным и поэтому не может характеризовать товары, их производителя или их происхождение, и, следовательно, не содержит сведений, не соответствующих действительности, в связи с чем, само по себе не может быть признано ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.
Вместе с тем, способность элементов обозначения и всего обозначения в целом вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте потребителя.
В этой связи в отношении возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров установлено следующее.
Согласно указаниям договора [12] компания Нормарк Спорт Финланд АО (Финляндия) назначается эксклюзивным дистрибьютором товаров, произведенных и/или представленных на рынке лицом, подавшим возражение.
Анализ таможенных деклараций [5] свидетельствует о ввозе на территорию Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака товаров «электромоторы» (лодочные) и «гребные винты» под товарным знаком «MINN KOTA». При этом отправителем товаров указана фирма Нормарк Спорт Финланд АО, получателем
– ЗАО «Нормарк». Сопоставление ИНН в таможенных декларациях [5] и сертификатах [6] приводит к выводу о том, что указанные сертификаты на товары «моторы электрические подвесные лодочные», «зарядные устройства для батарей аккумуляторных» и «батареи аккумуляторные» с применением товарного знака «MINN KOTA», выданы получателю груза (ЗАО «Нормарк») до даты приоритета оспариваемого товарного знака.
Однако, в таможенных декларациях [5], также как и в сертификатах [6], в качестве изготовителя товаров указаны фирмы Minn Kota Motors и Minn Kota, США. Вместе с тем лицом, подавшим возражение, является Джонсон Аутдорс Инк., США.
Утверждение лица, подавшего возражение, содержащееся в дополнительных пояснениях, о том, что компания Minn Kota входит в группу компаний Джонсон Аутдорс Инк., не находит своего подтверждения в материалах дела.
Подтверждением данного утверждения лицо, подавшее возражение, считает представленную схему [3]. Вместе с тем данная схема не может свидетельствовать об указанном, поскольку, представленная повторно (была также представлена лицом, подавшим возражение, при подаче в Палату по патентным спорам заявления, поступившего 15.09.2010), схема [3] содержит иные сведения о структуре компании Джонсон Аутдорс Инк. Кроме того, данная схема датирована 01.08.2007, то есть после даты приоритета оспариваемого товарного знака.
Следует отметить, что заключение коллегии Палаты по патентным спорам по итогам рассмотрения возражения с указанием аналогичных доводов, поданного тем же лицом 11.10.2010, содержит вывод о неподтвержденности взаимосвязи компаний Minn Kota Motors и Джонсон Аутдорс Инк. Однако, лицом, подавшим возражение, данные указания к сведению не приняты, и соответствующих документов им не представлено.
Таким образом, лицом, подавшим возражение, не представлено материалов, убедительно доказывающих известность обозначения «MINN KOTA» на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака и его ассоциацию с лицом, подавшим возражение.
Иные материалы (в частности, [1], [2], [4], [7], [8], [9], [11]) также не подтверждают возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.
В отношении возможности введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров необходимо отметить следующее.
Представленные лицом, подавшим возражение, материалы [16] и [18], имеющие рекламный характер, относящиеся к периоду до даты приоритета оспариваемого товарного знака, в которых размещено обозначение со словесным элементом «MINN KOTA», не содержат каких-либо указаний относительно страны происхождения товаров, маркированных данным обозначением. Косвенное указание на страну происхождения товаров имеется в руководстве [9], которое, в свою очередь, является незаполненным и не содержит даты, а также сведений о продаже товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, на территории Российской Федерации до даты приоритета товарного знака. Указание на США как страну происхождения товаров, индивидуализируемых обозначением «MINN KOTA», имеется также в представленных таможенных декларациях [5]. Вместе с тем материалы дела содержат сведения [26], [29], [30] о том, что аналогичные товары, реализация которых осуществлялась в России до даты приоритета оспариваемого товарного знака, являются товарами китайского производства. Учитывая данную информацию, коллегия палаты по патентным спорам не может сделать вывод о возникновении у российских потребителей до даты приоритета оспариваемого товарного знака ассоциативной связи обозначения «MINN KOTA» с конкретной страной происхождения товаров.
С учетом изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что довод о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона лицом, подавшим возражение, не доказан.
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.11.2011 поступило особое мнение лица, подавшего возражение, в котором дополнительно излагается мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, а также указывается на недобросовестность действий правообладателя.
В отношении доводов о наличии у лица, подавшего возражение, исключительных прав на объект, охраняемый авторским правом, уже дана оценка в настоящем заключении. Оценка добросовестности или недобросовестности действий какой-либо стороны спора, рассматриваемого в Палате по патентным спорам, невозможна в рамках рассмотрения возражения от 18.05.2011 в административном порядке.