Оспариваемый словесный товарный знак «» по заявке №2020737078, поданной 15.07.2020, зарегистрирован 11.08.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 824109 в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В результате отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству № 824109 по договору от 22.11.2021 № РД0380723 в настоящее время владельцем товарного знака является Общество с ограниченной ответственностью «ЛАЗЕРКОМ», г. Москва (далее – правообладатель).

В поступившем 01.12.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении и дополнениях к нему выражено мнение лиц, его подавших, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 824109 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 1 пункта 3, подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лиц, подавших возражение, сводятся к следующему:

- регистрация обозначения «Maxigraf» в качестве товарного знака не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку обозначение «Maxigraf» до даты приоритета оспариваемого товарного знака (15.07.2020) стало использоваться лицами, подавшими возражение, как оригинальное название программы для ЭВМ. Так, еще 21.03.2017 Роспатентом было выдано свидетельство № 2017613519 на программу для ЭВМ под названием «Программа управления системами лазерной обработки «MaxiGraf»;

- правообладателем программы «MaxiGraf» является ООО «ЦНИИ ЛОТ». Обозначение используется лицами, подавшими возражение (ООО «Лазерный Центр» и ООО «ЦНИИ ЛОТ»), совместно, так как они являются партнерами и имеют общих участников;

- программное обеспечение «MaxiGraf» используется в системах лазерной маркировки, которые реализуют ООО «Лазерный Центр» и ООО «ЦНИИ ЛОТ». Программное обеспечение «MaxiGraf» всегда идѐт в комплекте с лазерным оборудованием, что подтверждается договорами и спецификациями. При этом за время такого использования (до даты приоритета оспариваемой регистрации) данное обозначение успело приобрести известность как название программного комплекса, принадлежащего именно лицам, подавшим возражение, что подтверждается распечатками с Интернет-сайтов «newlaser.ru», «лазер.рф», а также распечаткой результатов поисковой выдачи видеохостинга «youtube.com» по запросу «Maxigraf»;

- также об известности обозначения «MaxiGraf» свидетельствуют письма, из которых следует, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака потребители ассоциировали обозначение «MaxiGraf» с программным обеспечением, связанным с лазерным оборудованием и ООО «Лазерный Центр»;

- программное обеспечение «Maxigraf» предназначено для управления системами лазерной маркировки. Поэтому такая регистрация вводит потребителей в заблуждение относительно однородных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ;

- регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку исключительное право на программу управления системами лазерной обработки «MaxiGraf» принадлежит ООО «ЦНИИ ЛОТ», при этом программа является известным в Российской Федерации произведением, что подтверждается приложенными к возражению документами;

- с 08.12.2015 имеются упоминания в сети «Интернет» обозначения «MaxiGraf» в отношении программного обеспечения на Интернет-сайте «www.newlaser.ru», что подтверждается данными на Интернет-ресурсе «web.archive.org». На Интернет-сайте «Лазерный мир» (лазер.рф) размещена публикация от 02.03.2016 года о программном обеспечении «MaxiGraf». Также существует множество видео записей, размещѐнных на 4 года ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака на Интернет-ресурсе «YouTube», о программном обеспечении «MaxiGraf». Количество просмотров видеозаписей составляет – 954, 1,3 тыс., 1,2 тыс. и 3 тыс., что свидетельствует об известности на территории Российской Федерации произведения (программы для ЭВМ) и его названия для таких узких областей как лазерное гравирование и лазерное оборудование.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 824109 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «интерфейсы для компьютеров; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые; носители записанные или загружаемые, программное обеспечение, чистые носители записи и хранения цифровой или аналоговой информации» и услуг 42 класса МКТУ «обслуживание программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; прокат программного обеспечения; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения».

В подтверждение изложенных доводов представлены следующие материалы:

1) Выписка из реестра в отношении товарного знака № 824109.

2) Распечатки информации с Интернет-сайтов: «newlaser.ru»; «web.archive.org» от 08.12.2015 г. (newlaser.ru); youtube.com; «лазер.рф».

3) Выписка из реестра в отношении программы для ЭВМ «Maxigraf» № 2017613519.

4) Письма клиентов и Договоры с клиентами.

5) Лицензионный договор между ООО «ЦНИИ ЛОТ» и ООО «Лазерный Центр».

6) Выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Лазерный Центр» и ООО «ЦНИИ ЛОТ».

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 824109, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно возражению и приложенным к нему документам, обозначение «MaxiGraf» используется для индивидуализации программного обеспечения (программы для ЭВМ). Однако в возражении не приведены аргументы, почему правовая охрана товарного знака должна быть прекращена и для товаров «лазеры, за исключением используемых в медицинских целях»;

- лазерное оборудование относится именно к категории товаров производственно-технического назначения. Программное обеспечение, о котором идет речь в возражении, также является продуктом производственно-технического назначения. Эти товары используются профессиональными специалистами в профессиональных областях. Это обстоятельство говорит о меньшей вероятности смешения;

- правообладатель не оспаривает, что обозначение «MaxiGraf» используется в качестве наименования программы для ЭВМ. Однако это обозначение не используется для индивидуализации лазеров, лазерного оборудования. В качестве наименования лазеров у лиц, подавших возражение, во всех документах фигурирует «ТурбоМаркер» или иное. Программа «MaxiGraf» упоминается вскользь и всегда в комплекте с товаром другого наименования, в связи с чем правообладатель полагает, что правовая охрана товарного знака должна быть сохранена, по крайней мере, в отношении товаров 09 класса МКТУ «лазеры, за исключением используемых в медицинских целях»;

- для того чтобы в целях применения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса признать использованным название конкретного произведения (при доказанности известности произведения), должны быть представлены доказательства его узнаваемости в товарном знаке именно как названия конкретного произведения. Таким образом лицам, подавшим возражение, необходимо доказать, что их программа является произведением, известным в Российской Федерации, а товарный знак воспринимается потребителями как название этого известного произведения;

- лица, подавшие возражение, не доказали, что программа для ЭВМ является произведением и известна в России, а также то, что потребители могут ассоциировать товарный знак с этим произведением;

- правообладатель полагает, что лица, подавшие возражение, не являются заинтересованными, поскольку известность программы как произведения ими не доказана. Кроме того, правообладатель полагает, что ООО «ЦНИИ ЛОТ» не заинтересовано в подаче возражения по подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку согласно документам, представленным вместе с возражением, продавцом товаров является только ООО «Лазерный центр», в связи с чем права ООО «ЦНИИ ЛОТ» данной регистрацией не нарушены;

- позиция правообладателя подтверждается судебной практикой, изложенной в соответствующих судебных решениях, указанных в отзыве.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 824109.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.07.2020) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с абзацем пятым пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Сходство устанавливается в соответствии с пунктами 41-44 Правил.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Оспариваемый товарный знак «» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака с приоритетом от 15.07.2020 действует в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

При этом оценка заинтересованности при подаче возражения осуществляется, исходя из оснований оспаривания.

В возражении отмечается, что ООО «ЦНИИ ЛОТ» является обладателем исключительных прав на объект интеллектуальной деятельности – программу для ЭВМ, название которой тождественно оспариваемому товарному знаку «».

В материалы дела представлена копия свидетельства о государственной регистрации на имя ООО «ЦНИИ ЛОТ» программы для ЭВМ № 2017613519 с названием «Программа управления системами лазерной обработки «MaxiGraf» (дата поступления заявки: 13.10.2016).

Взаимоотношения лиц, подавших возражение, относительно использования указанного объекта интеллектуальных прав урегулированы лицензионным договором от 27.03.2017 о предоставлении простой (неисключительной) лицензии на упомянутую программу сроком с 27.03.2017 по 31.12.2027.

ООО «Лазерный центр» является обладателем неисключительной лицензии на территории Российской Федерации в отношении противопоставленного объекта прав. С учетом положений статьи 1254 Кодекса и разъяснений, содержащихся в пункте 79 Постановления ВС РФ от 23.04.2019 № 10, коллегия не признает ООО «Лазерный центр» заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса. В указанной части заинтересованность может быть установлена только по отношению к ООО «ЦНИИ ЛОТ» как обладателю противопоставляемых интеллектуальных прав.

В свою очередь, фактическое использование программы для ЭВМ «Программа управления системами лазерной обработки «MaxiGraf» осуществлялось ООО «Лазерный центр» на основании упомянутого лицензионного договора от 27.03.2017, в связи с чем может быть установлена заинтересованность не только ООО «ЦНИИ ЛОТ», но и ООО «Лазерный центр» в части оспаривании правовой охраны товарного знака «» как несоответствующего подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в связи с его использованием ООО «Лазерный центр» и ООО «ЦНИИ ЛОТ» до даты подачи заявки № 2020737078.

Для квалификации спорного обозначения как несоответствующего подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставлением названия произведения коллегией устанавливаются следующие обстоятельства:

- наличие объекта интеллектуальных прав – произведения науки, литературы или искусства;

- дата (период) возникновения прав на противопоставляемое произведение,

- тождество/сходство оспариваемого товарного знака с противопоставляемым произведение,

- известность названия противопоставляемого объекта интеллектуальных прав,

- отсутствие согласие правообладателя противопоставляемого объекта.

В случае если вся совокупность указанных критериев имеет место, то может быть сделан вывод о несоответствии спорного товарного знака подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии со статьей 1261 Кодекса авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения литературы. Программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Факт регистрации программы для ЭВМ «Программа управления системами лазерной обработки «MaxiGraf» за № 2017613519 на основании заявки № 2016660859, поданной 13.10.2016 свидетельствует о возникновении ранее даты приоритета оспариваемой регистрации исключительных прав на объект интеллектуальной собственности – программу для ЭВМ, авторские права на которую охраняются так же, как авторские права на произведения литературы.

Название противопоставляемого объекта интеллектуальных прав содержит слова «Программа управления», носящие поясняющий характер и указывающие на то, что данный продукт включает в себя приложения для выполнения множества задач, а также слова «системами лазерной обработки», характеризующие вид оборудования, по отношению к которому применяется программный продукт. Данный слова носят служебный характер. Наиболее оригинальной частью названия программного продукта является слово «MaxiGraf», которое запоминается именно в качестве названия программы.

Оспариваемый товарный знак воспроизводит отличительную часть названия программы управления системами лазерной обработки «MaxiGraf», то есть тождественно ей.

Согласие на регистрацию в качестве товарного знака названия программы управления системами лазерной обработки «MaxiGraf», исключительное право на которую принадлежит одному из лиц, подавших возражение, с материалами заявки, поданной 15.07.2020, не представлено. В ходе рассмотрения возражения такое согласие также не представлено.

В отношении «известности» псевдонима программы управления системами лазерной обработки «MaxiGraf» до даты подачи заявки № 2020737078 на регистрацию оспариваемого товарного знака коллегий установлено следующее.

Согласно письмам ООО «ППФ Стемпинг», ООО «Научно-производственное предприятие «Югпромавтоматизация», ООО «Медин-Урал». ООО «Диполь Инжиниринг», АО «Серовский механический завод», ГАНАУ СО «Дворец моложежи», ООО «ИСУБ», ООО «Кермель Арамид Солюшэнз», ООО «Компания Нео», ООО «Завод 423», ООО «Омилон», АО «Кукморский завод Металлопосуды», ООО «Мастер-ключ», ООО «Группа НМП», ООО «Карусель», ООО «Рекламные мастерские», ООО «Эй Пи Трэйд», АО «Оптрон-Ставрополь», указанные лица приобретали ранее даты приоритета лазерное оборудование, укомплектованное программным обеспечением «MaxiGraf».

Продажи лазерного оборудования, укомплектованного программой управления системами лазерной обработки «MaxiGraf» осуществлялись, как упомянуто ранее, ООО «Лазерный центр», о чем в материалы дела представлены соответствующие договоры, товарные накладные. За период 01.01.2017-01.06.2020 ООО «Лазерный центр» продано 422 комплекта.

Сведения сети Интернет также содержат информацию о программе управления системами лазерной обработки «MaxiGraf», размещенной ранее даты приоритета оспариваемой регистрации (в дело представлены распечатки архивных копий страниц сайтов в сети Интернет, скриншоты публикаций сервиса YouTube.com, размещенных ранее 15.07.2020).

Правообладателем была отмечено недостаточная известность программы управления системами лазерной обработки «MaxiGraf». Вместе с тем понятие «известности» Кодексом и Правилами не раскрывается. В применяемых коллегией нормах отсутствуют какие-либо указания на степень известности произведения, права на название которого нарушены. Кроме того, отсутствие известности программы управления системами лазерной обработки, например, среди потребителей иных товаров (не относящихся к лазерному оборудованию, комплектующим) не может привести к выводу об отсутствии у ООО «ЦНИИ ЛОТ» права на защиту названия программы.

В данном случае признание недействительной правовой охраны оспариваемого товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «интерфейсы для компьютеров; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые; носители записанные или загружаемые, программное обеспечение, чистые носители записи и хранения цифровой или аналоговой информации» и услуг 42 класса МКТУ «обслуживание программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; прокат программного обеспечения; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения». Известность программы ООО «ЦНИИ ЛОТ» среди потребителей товаров «лазеры, за исключением используемых в медицинских целях» не может считаться недостаточной.

Таким образом, коллегия полагает, что регистрация оспариваемого товарного знака затрагивает исключительное право ООО «ЦНИИ ЛОТ» на охраняемое название произведения и, следовательно, противоречит положениям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку применение подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не связано с оценкой однородности товаров и услуг, то оспариваемый товарный знак может быть признан не соответствующим указанным положениям законодательства в отношении всех товаров и услуг, для которых испрашивается его аннулирование.

Что касается мотивов несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией было установлено следующее.

Анализ словарно-справочных источников информации (см. www.dic.academic.ru) показал, что элемент «» не имеет лексического значения. Таким образом, сам по себе оспариваемый товарный знак «» не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров и услуг на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами и услугами 09, 42 классов МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Используемое согласно договорам и товаросопроводительным документам обозначение «MaxiGraf», индивидуализирующее программу управления системами лазерной обработки, тождественно оспариваемому товарному знаку.

Товары, в отношении которых использовалось противопоставляемое обозначение лицами, подавшими возражение, относятся к программным продуктам. Эти товары однородны товарам 09 класса МКТУ «интерфейсы для компьютеров; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые; носители записанные или загружаемые, программное обеспечение, чистые носители записи и хранения цифровой или аналоговой информации» и услугам 42 класса МКТУ «обслуживание программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; прокат программного обеспечения; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения», для которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны рассматриваемому знаку, поскольку они относятся к одному роду, виду, имеют одно назначение. Товары «лазеры, за исключением используемых в медицинских целях» также могут быть признаны однородными программе управления системами лазерной обработки, поскольку они имеют общую сферу применения, являются взаимодополняемыми.

Вместе с тем представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения «» в различных регионах Российской Федерации, благодаря которому у среднего российского потребителя могла бы сформироваться однозначная ассоциация между рассматриваемым обозначением «» и лицами, подавшими возражение.

Следует учитывать, что ООО «Лазерный центр» является обладателем неисключительной лицензии, связанной с правом на использование программы, следовательно, оно не может считаться единственным источником происхождения товаров (программных продуктов), маркированных обозначением «MaxiGraf». Указанное исключает возможность возникновения у потребителей ассоциативной связи спорного обозначения только с одни из лицензиатов как источником происхождения товаров.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 01.12.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №824109 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «интерфейсы для компьютеров; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые; носители записанные или загружаемые, программное обеспечение, чистые носители записи и хранения цифровой или аналоговой информации» и услуг 42 класса МКТУ «обслуживание программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; прокат программного обеспечения; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения».