Обозначение по заявке №2009714441/50 с приоритетом от 23.06.2009 было заявлено в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 35, 41, 42 классов МКТУ на имя заявителя.
Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BANANA SPLASH», выполненное буквами латинского алфавита, не имеющее смыслового значения (транслитерация – банана сплеш).
По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) 29.11.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров/услуг, как противоречащее требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Заявленное обозначение воспроизводит обозначение «BANANA SPLASH», используемое группой компаний «Novomatic AG» (Австрия) для маркировки товаров, однородных товарам/услугам, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (см. сведения из сети Интернет www.novomatic.com). В заключении также указано, что представленные заявителем материалы не содержат документов, подтверждающих использование заявленного обозначения ООО «ДЕЛЬТА».
В Палату по патентным спорам 09.03.2011 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.11.2010.
Доводы возражения сводятся к следующему:
- компания «Novomatic AG», являясь правообладателем нескольких обозначений, используемых на международном рынке, не подавала заявку на регистрацию в Российской Федерации обозначения «BANANA SPLASH». Таким образом, указанная компания не выразила желание получить исключительное право на данное обозначение в России, что указывает на то, что регистрация заявленного обозначения не будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (лица, оказывающего услуги), так как регистрация на территории Российской Федерации этого обозначения отсутствует;
- международные регистрации имеют территориальный принцип действия, и регистрация в одной стране не мешает другим заявителям регистрировать сходное обозначение в другой стране;
- заявитель использует обозначение «BANANA SPLASH» только на территории Российской Федерации и с разрешения Терсенидиса Периклиса, который является правообладателем программы для ЭВМ «BANANA SPLASH».
Учитывая вышеизложенное, заявитель просит Палату по патентным спорам отменить решение Роспатента от 29.11.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009714441/50 в отношении заявленных товаров/услуг.
На заседании коллегии, состоявшемся 18.04.2011, заявителем представлены следующие материалы:
- копия свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ «BANANA SPLASH» (1);
- письмо-согласие от правообладателя данной программы на использование обозначения «BANANA SPLASH» заявителем (2);
- распечатки из сети Интернет (3).
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.
С учетом даты (23.06.2009) поступления заявки №2009714441/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).
На основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.
В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.
Заявленное на государственную регистрацию по заявке №2009714441/50 обозначение является словесным и представляет собой словосочетание «BANANA SPLASH», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в две строки. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 35, 41, 42 классов МКТУ.
Анализ заявленного словесного обозначения показал, что оно полностью совпадает с названием игры и игрового автомата «Banana Splash», производимых компанией «Novomatic AG» (см., например, сайты http://www.wmc-online.net, http://www.novomatic-game.ru, http://www.fortunagame.ru/game_automats/novomatic, http://www.microbyte.ru и др.).
Группа компаний «Novomatic» - крупный австрийский концерн, основной вид деятельности которого является разработка и производство игровых автоматов, а также программного и аппаратного обеспечения к ним. Через свои дочерние компании, концерн выполняет полный цикл, в том числе консалтинговых и франчайзинговых услуг по организации работы залов игровых автоматов. Имеет свои представительства во всех странах Европы, а также в СНГ, Африке и Южной Америке.
Согласно данным сети Интернет, компания «Novomatic AG» выпускает и распространяет игровые слоты, в том числе маркированные обозначением «BANANA SPLASH».
Таким образом, на дату проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам в сети Интернет представлена информация, позволяющая установить, что заявленное обозначение полностью воспроизводит обозначение, используемое австрийской компанией в отношении одних и тех же товаров/услуг, относящихся к автоматам игровым, программам игровым компьютерным, играм азартным, предоставлению услуг, связанных с этими товарами.
Существование этих сведений в общедоступном источнике информации приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и производителем товаров/услуг из Австрии, в то время как заявителем является российское юридическое лицо.
Следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, так как может породить ложное ассоциативное представление об изготовителе товаров. Обратное заявителем не доказано.
Что касается доводов заявителя об отсутствии желания у компании «Novomatic AG» выходить с товаром под названием «BANANA SPLASH» на рынок Российской Федерации, а также отсутствие на территории Российской Федерации соответствующих товаров и услуг, они не могут быть признаны убедительными по следующим причинам.
Наличие или отсутствие деятельности той или иной компании на рынке определенной страны (например, Российской Федерации) определяется каждой конкретной компанией в соответствии с собственными целями и задачами. При этом отсутствие компании «Novomatic AG» на российском рынке заявителем не доказано. Следует обратить внимание, что на всех сайтах в сети Интернет, имеющих отношение к игре и игровым автоматам «BANANA SPLASH», упоминается их производитель – компания «Novomatic». Коллегия Палаты по патентным спорам также отмечает, что информация, содержащаяся в сети Интернет, является доступной любому пользователю, поскольку получила широкое распространение, в том числе как средство рекламы. В этой связи российский потребитель, ознакомившись с информацией из сети Интернет, приобретая товары ООО «ДЕЛЬТА», может быть введен в заблуждение относительно изготовителя товара и лица, оказывающего услуги, под названием «BANANA SPLASH».
Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара. В этой связи вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Закона является правомерным.
Представленное заявителем письмо-согласие (2) не может быть принято во внимание при рассмотрении данного возражения, т.к. подобного рода действия законодательно не предусмотрены в качестве преодоления отказа по основаниям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.