Обозначение по заявке №2010741698 с приоритетом от 24.12.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «GAUCHITO», выполненный заглавными буквами латинского алфавита и расположенный на фоне геометрической фигуры оригинальной формы.
Роспатентом 29.01.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству №185406 (приоритет от 30.06.1998, срок действия регистрации продлен до 30.06.2018), включающим словесные элементы «ЭЛЬ ГАУЧО», «EL GAUCHO» и зарегистрированным в отношении однородных услуг 41, 42 классов МКТУ на имя ООО Фирма «МЕЛАТЕКС-М», 113054, Москва, ул. Зацепский вал, д. 6/13, стр. 1.
В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.04.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:
- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, поскольку отличаются фонетически, семантически и графически;
- в фонетическом отношении заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются составом гласных и согласных, разным ударением и составом слогов;
- графические отличия сравниваемых обозначений обусловлены их разным композиционным решением и наличием в их составе разных элементов;
- слово «GAUCHITO» отсутствует в словарях основных европейских языков, однако, распространено в Аргентине как имя собственное героя народного эпоса, а слово «EL GAUCHO» в переводе с испанского языка означает «житель памп», что свидетельствует об отсутствии общей семантики сравниваемых обозначений;
- для русскоязычного потребителя, не владеющего испанским языком, слова «GAUCHITO» и «EL GAUCHO» воспринимаются как разные, не связанные друг с другом слова;
- заявитель ведет хозяйственную деятельность под обозначением «GAUCHITO», так, в 2010 году был открыт ресторан «GAUCHITO» на Кутузовском проспекте в Москве, обозначение «GAUCHITO» было представлено на международной выставке в Сочи.
Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.01.2013 об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.
В качестве дополнительных материалов к возражению приложены:
- Распечатки из сети Интернет информации о герое аргентинского эпоса Гаучито Хиле [1];
- Выдержки из испанско-русского словаря [2];
- Копия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, выданная ООО «Рест Проджект» [3];
- Справка о предоставлении услуг ресторана «Gauchito» в рамках выставки «Элитный салон-2010», проходившей в Сочи [4];
- Выдержки из договора на аренду помещения №III-101, 102 от 01.10.2010 для ресторана «Эль Гаучито» или «Гаучито» («El Gauchito» или «Gauchito») [5].
Кроме того, в материалах дела имеются дополнительные материалы, представленные заявителем на стадии экспертизы и касающиеся деятельности ресторана «Gauchito» / «El Gauchito» («Гаучито» / «Эль Гаучито»):
- Выдержки из печатных средств массовой информации [6];
- Устав ООО «Рест Проджект» [7];
- Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Рест Проджект» и о постановке на учет в налоговом органе [8];
- Копия договора на аренду помещения №III-101, 102 от 01.10.2010 для ресторана «Эль Гаучо» или «Гаучито» («El Gaucho» или «Gauchito») и приложения к нему [9];
- Санитарно-эпидемиологическое заключение [10];
- Копия договора №10/11/10 на разработку и абонентское обслуживание сайта от 10.11.2010 для ООО «Рест Проджект» [11].
Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.
С учетом даты (24.12.2010) поступления заявки №2010741698 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.
При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.
Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).
Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Заявленное обозначение по заявке №2010741698 является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне геометрической фигуры оригинальной формы словесный элемент «GAUCHITO», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ.
Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010741698 основано на наличии сходного до степени смешения комбинированного товарного знака по свидетельству №185406 с более ранним приоритетом, права на который принадлежат иному лицу.
Противопоставленный товарный знак по свидетельству №185406 также является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «ЭЛЬ ГАУЧО», «EL GAUCHO», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов и расположенные на фоне стилизованной ленты. Между словесными элементами расположен щит белого цвета с изображением быка, под которым находится изобразительный элемент в виде декоративного орнамента. Над словесными элементами и изображением быка расположена рамка оригинальной формы белого цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 41, 42 классов МКТУ.
Анализ перечней услуг заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака включает однородные услуги 41, 42 и 43 классов МКТУ в сфере развлечений и общественного питания, что заявителем не оспаривается.
В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака на тождество и сходство показал следующее.
Сравниваемые обозначения в качестве основных индивидуализирующих элементов включают в свой состав слова испанского происхождения «GAUCHITO» и «GAUCHO» / «ГАУЧО» (артикль «EL» / «ЭЛЬ» не обладает различительной способностью с точки зрения индивидуализирующих свойств, поскольку является указанием на принадлежность слова к мужскому роду в испанском языке). Так, слово «GAUCHO» / «ГАУЧО» - это название пастуха из Южной Америки, см. http://slovari.yandex.ru. Кроме того, следует отметить, что слово «GAUCHO» в качестве лексической единицы со значением «пастух» вошло во многие европейские языки: английский, немецкий, французский и итальянский, см. там же.
В свою очередь слово «GAUCHITO», хотя и отсутствует в словарях иностранных языков, тем не менее, выполнено по правилам образования уменьшительно-ласкательной формы существительных при помощи суффикса [-ito] в испанском языке (см. http://lingust.ru). Таким образом, слово «GAUCHITO» также как и слово «GAUCHO» имеет определенное смысловое значение и переводится на русский язык как «пастушок». Указанная семантика слова «GAUCHITO» (пастушок) известна российскому потребителю благодаря публикациям в средствах массовой информации. Например, информация об этимологии слова «GAUCHITO», используемого для индивидуализации ресторана, была приведена в журнале «MENU MAGAZINE» №6/2011, выдержки из которого представлены самим заявителем в приложении [6]. В этой связи можно сделать вывод о наличии сходной семантики у словесных элементов «GAUCHITO» (пастушок) и «GAUCHO» / «ГАУЧО» (пастух).
Также следует отметить, что словесные элементы «GAUCHITO» и «GAUCHO» / «ГАУЧО» имеют сходное звучание благодаря совпадению их начальных частей [gauch-] и окончания [-о]. Кроме того, у сравниваемых обозначений совпадает большинство входящих в их состав гласных и согласных звуков, а также букв.
Что касается графического критерия сходства, то имеющиеся у заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака различия в деталях и композиционном исполнении не оказывают существенного влияния на их восприятие в целом, поскольку основными индивидуализирующими элементами в них являются сходные друг с другом слова «GAUCHITO» и «GAUCHO» / «ГАУЧО», на которых акцентируется внимание потребителя в первую очередь.
Таким образом, принимая во внимание семантическое и фонетическое сходство сравниваемых обозначений, а также однородность услуг, для которых они предназначены, можно сделать вывод об их ассоциировании друг с другом в целом, несмотря на отдельные различия.
Об ассоциировании обозначений «GAUCHITO» и «GAUCHO» / «ГАУЧО» друг с другом в сфере ресторанного бизнеса свидетельствуют также представленные заявителем статьи из различных журналов [6]. Так, в журнале «ELLE DECORATION» за май 2011 года на странице 32 в разделе «НОВОСТИ» опубликована статья об открытии в галерее «Времена Года» в Москве ресторана аргентинской кухни «El Gauchito» - «младшего брата же известного в Москве ресторана «El Gaucho». В журнале «Millionaire.ru» за ноябрь 2011 на странице 192 содержится статья «Эль Гаучито», в которой указано, что «ресторан аргентинской кухни «Эль Гаучито» открылся в Москве в 2011 году. Свой новый проект совладелица «Эль Гаучо» Марина Левина оформила в черно-белой гамме…». Кроме того, самим заявителем в договоре аренды [9] помещения в качестве цели аренды (пункт 3) содержится указание на ресторан под названием «Эль Гаучо» или «Гаучито» («El Gaucho» или («El Gauchito»).
Все вышеизложенное обуславливает правомерность доводов, изложенных в решении Роспатента от 06.09.2012, о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.