Комбинированное обозначение «» по заявке № 2019753089 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 21.10.2019 на имя заявителя в отношении товаров 05, 28, 29, 30, 31, 32 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.01.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ, всех товаров 28 и 31 классов МКТУ, части товаров и услуг 32, 35, 39 классов МКТУ. В отношении остальной части товаров и услуг 05, 32, 35, 39 классов МКТУ, всех товаров 29, 30 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с:

- с товарным знаком «» по свидетельству №329180 [1] с приоритетом от 19.06.2006, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества работников "Народное предприятие "Конфил", г. Волгоград, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- со знаками «», «DEMEL» по международным регистрациям №982183 [2] с приоритетом от 06.05.2008, №652998 [3] с приоритетом от 20.09.1995, №331439 [4] с приоритетом от 12.07.1966, зарегистрированными на имя K.u.K. Hofzuckerbacker Ch. Demel's Sohne Gmb, Австрия, в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05, 29, 30, 32 классов МКТУ и связанными с ними услугами 35, 39 классов МКТУ.

В поступившем возражении от 26.05.2021 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель считает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №329180 в целом являются несходными;

- относительно серии знаков по международным регистрациям №№982183, 652998, 331439 заявитель сообщает, что в процессе судебного разбирательства по делам СИП-944/2020, СИП-945/2020, СИП-946/2020 между ООО «Диммел» и K.u.K. Hofzuckerbacker Ch. Demel's Sohne GmbH было достигнуто мировое соглашение, результатом которого является выданное на имя заявителя письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения;

- деятельность правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №№982183, 652998, 331439 не связана с производством и распространением такой продукции как напитки, в связи с чем отсутствует принципиальная возможность ввода потребителей в заблуждение.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.07.2021, заявитель представил оригинал письма-согласия (1) и мировое соглашение (2).

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019753089 в отношении товаров и услуг 05, 28, 29, 31, 32, 35, 39 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.10.2019) поступления заявки №2019753089 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «» по заявке №2019753089 с датой подачи заявки от 21.10.2019 является комбинированным, состоит из геометрических фигур и словесного элемента «dimmel», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 32, 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечни заявки.

Коллегия отмечает, что согласно сведениям портала ВОИС правовая охрана противопоставленного знака «» [3], истекла 20.09.2005, связи с чем, оно может быть снято в качестве противопоставления.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были противопоставлены словесные и комбинированные знаки «» [1], «» [2], «DEMEL» [4] со словесными элементами «ДИМЕЛЬ» / «DEMEL» [Д Е М Е Л], которые являются единственными индивидуализирующими элементами [1, 4] или акцентирующими, в первую очередь, на себя внимание потребителя [2].

Знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ. Противопоставленные знаки [2, 4] зарегистрированы, в том числе, в отношении товаров и услуг 29, 30, 32 классов МКТУ.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, элементом несущим основную индивидуализирующую функцию следует признать слово «dimmel» [Д И М Е Л], именно на нем в первую очередь акцентируется внимание потребителя, и он легче запоминается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] показал, что они являются фонетически сходными. Слова [Д И М Е Л Ь], [Д И М Е Л ], [Д Е М Е Л ] имеют большинство совпадающих звуков, расположенных в одной последовательности.

Поскольку заявленное обозначение не имеет словарного значения (см. Интернет-словарь: https://academic.ru/), проведение анализа по семантическому сходству не представляется возможным.

Графически заявленное обозначение и знак [1] производят разное обще-зрительное впечатление, поскольку выполнены буквами разных алфавитов. Выполнение заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2, 4] буквами одного алфавита сближает их по визуальному восприятию.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение имеет высокую степень фонетического сходства с противопоставленными знаками [1, 2, 4], а также имеет графическое сходство с противопоставленными знаками [2, 4], что приводит к ассоциированию знаков друг с другом в целом.

Анализ однородности товаров и услуг 05, 29, 30, 32, 35, 39 классов МКТУ показал следующее.

Испрашиваемые товары 29 класса МКТУ «айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские консервированные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле [пюре из авокадо]; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закваска сычужная; закуски легкие на основе фруктов; заменители молока; изделия из сои порционные; изделия из тофу порционные; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клецки картофельные; клипфиск [треска солено-сушеная]; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корн-доги; корнишоны; котлеты из тофу; котлеты соевые; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза сахарная, обработанная; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко сухое; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пулькоги [корейское мясное блюдо]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спреды на основе орехов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сырники; сыры; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трепанги неживые; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; эскамолес [съедобные личинки муравьев]; юба [спаржа соевая]; ягоды консервированные; яйца; яйца улитки; якитори» являются однородными товарам 29 класса МКТУ «products made with meat and products made with fish, meat extracts, ready-made food mainly composed of meat, fish or of vegetables, all of the afore-mentioned goods also being available deep-frozen; canned meat and fish, tinned jam, fruit pulp, and aspics of meat, fish, fruit and vegetables; eggs; milk products; edible oils and fats» (перевод: «продукты из мяса и продукты из рыбы, мясные экстракты, готовые пищевые продукты, в основном состоящие из мяса, рыбы или овощей, все вышеупомянутые товары также доступны в глубокой заморозке; консервы мясные и рыбные, варенье консервированное, мякоть плодов и аспид из мяса, рыбы, фруктов и овощей; яйца; молочные продукты; пищевые масла и жиры»), в отношении которых действует правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации [2], товарам 29 класса МКТУ «meat, fish, meat extracts, canned foods (in the form of preserved cooked dishes, marmalade preserves, canned pastry and confectionery products, canned meat and fish), meat, fish, fruit and vegetable jellies» («Мясо, рыба, мясные экстракты, консервы (в виде вареных консервов, варенья, кондитерские и кондитерские изделия, мясные и рыбные консервы), мясные, рыбные, фруктовые и овощные желе»), в отношении которых действует правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации [4], поскольку относятся к пищевым продуктам, имеют одно и то же назначение, одни каналы сбыта и круг потребителей.

Испрашиваемые товары 30 класса МКТУ «ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из ферментированных овощей]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэмбэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный» являются однородными противопоставленным товарам 30 класса МКТУ «вафли; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крекеры; мармелад (кондитерские изделия); марципаны; печенье; помадки (кондитерские изделия); пралине; пряники; сладости; торты; халва; шоколад» в отношении которых зарегистрирован товарный знак [1], товарам 30 класса МКТУ «coffee, tea, cocoa, chocolate, boxes of chocolate, confectionery, bread, pastry and confectionery, all the aforesaid products also available deep-frozen, cakes, edible ices, honey, syrups for toppings, sauces (condiments), spices; meat pastes; tinned pastry and confectionery» (перевод: «кофе, чай, какао, шоколад, коробки шоколада, кондитерские изделия, хлеб, выпечка и кондитерские изделия, все вышеперечисленные продукты также доступны в замороженном виде, торты, пищевые льды, мед, сиропы для начинки, соусы (приправы), специи; мясные паштеты; кондитерские изделия и кондитерские изделия»), в отношении которых действует правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации [2], товарам 30 класса МКТУ «coffee, tea, syrup, honey, sauces, cocoa, chocolate, sugar confectionery, pastry and confectionery articles, edible ice» («кофе, чай, сироп, мед, соусы, какао, шоколад, кондитерские изделия из сахара, кондитерские изделия и кондитерские изделия, пищевой лед»), в отношении которых действует правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации [4], поскольку относятся к пищевым продуктам, имеют одно и то же назначение, одни каналы сбыта и круг потребителей.

Часть испрашиваемых услуг 39 класса МКТУ «бутилирование; водораспределение; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; загрузка торговых аппаратов; расфасовка товаров; прокат морозильных камер; прокат рефрижераторов; снабжение питьевой водой; упаковка товаров; услуга розлива в бутылки; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; хранение товаров; хранение товаров на складах» следует признать однородной противопоставленным товарам 29, 30 классов МКТУ, поскольку они являются сопутствующими, могут быть связаны непосредственно с производством товаров.

Часть испрашиваемых услуг 39 класса МКТУ «аренда складов; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка цветов; информация о движении; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; логистика транспортная; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка на лихтерах; перевозка на паромах; перевозка ценностей под охраной; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; перевозки санитарные; перевозки трамвайные; переноска грузов; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; предоставление информации в области маршрутов движения; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат железнодорожного состава; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; сбор вторсырья [транспорт]; услуги водного прогулочного транспорта; услуги по упаковке подарков; франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; экспедирование грузов» относится к услугам транспортно-логистических компаний и услугам проката, которые не связаны с производством товаров, в связи с чем их следует признать неоднородными товарам 29, 30 классов МКТУ.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что правообладателем противопоставленных товарных знаков [2, 4] предоставлено письмо-согласие (1), в котором он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2019753089 в отношении товаров и услуг 05, 32, 35 классов МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «» и противопоставленные знаки «» [2], «DEMEL» [4] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными или общеизвестными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным, что также установлено и в определении Суда по интеллектуальным правам об утверждении мирового соглашения от 01.07.2021 дело № СИП-946/2020.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2, 4], возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019753089 в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 05, 32, 35 классов МКТУ, указанных в данном письме.

Таким образом, вышеприведённый анализ показал, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении товаров 05, 32, 35 классов МКТУ, в отношении которых было представлено письмо-согласие, и части вышеуказанных услуг 39 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.05.2021, изменить решение Роспатента от 27.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019753089.