Товарный знак по свидетельству №674587 с приоритетом от 30.11.2016 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.10.2018 на имя ООО «Меркурий», Москва (далее — правообладатель) в отношении услуг 35 и 38 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Оспариваемый знак представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «New Contact», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку ввиду того, что правовая охрана на территории Российской Федерации была предоставлена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3 и пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения следующие:

- Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮКОНТАКТ» является профессиональным call-центром, предоставляющим корпоративным клиентам широкий спектр услуг на условиях аутсорсинга;

- в качестве юридического лица ООО «НЬЮКОНТАКТ» было зарегистрировано 22.03.2010 г., основным видом деятельности компании с самого начала значится «деятельность в области связи на базе проводных технологий»;

- обозначение «New Contact» стало использоваться для индивидуализации деятельности ООО «НЬЮКОНТАКТ» как минимум с 2012 г., что подтверждается данными сайта Web Archive;

- 22 апреля 2014 г. была открыта первая официальная страница компании в социальной сети New Contact ВКОНТАКТЕ, согласно которой обозначение использовалось в качестве фотографии главной страницы сообщества;

- за указанное время компания из небольшой фирмы с 24 рабочими местами, с которых стартовал проект, выросла в крупное и известное на рынке предприятие, представленное в нескольких регионах России. На сегодняшний день общая мощность call-центра составляет уже 1650 рабочих мест, 4 производственных площадки (в Москве, Волжском, Смоленске, Астрахани) и более 200 000 обработанных звонков ежедневно);

- подобное быстрое развитие позволило лицу, подавшему возражение, уже через 3 года после открытия начать сотрудничество с крупными российскими компаниями. На сегодняшний день клиентами ООО «НЬЮКОНТАКТ» являются МТС, Ростелеком, МГТС, Росгосстрах Банк, Почта России и др.;

- всеми контрагентами отмечается высокое качество указываемых услуг, что подтверждается многочисленными наградами, благодарственными и рекомендательными письмами;

- также положение ООО «НЬЮКОНТАКТ» на рынке коммуникационных услуг отмечено в аналитических обзорах Департамента консалтинга «РБК» за 2012, 2014, 2015 годы и, как следствие, только за период с 2013 г. до даты приоритета оспариваемого товарного знака указанным лицом было оказано третьим лицам услуг на сумму более 2 млр. руб., что подтверждается соответствующими актами выполненных работ с такими крупными компаниями, как ФГУП «Почта России», ООО «Рольф», ПАО «Росбанк», ООО «МТС Банк», ОАО «Негосударственный пенсионный фонд «РГС», ПАО «Почта Банк», ООО «Страховая компания «Росгосстрах-Жизнь», ООО «БМВ Банк»;

- представленные фактические сведения подтверждают масштабное и активное использование обозначений New Contact, НЬЮКОНТАКТ применительно к услугам связи (которое началось гораздо ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака), и являются вескими основаниями полагать, что оно приобрело стойкую ассоциативную связь именно с лицом, подавшим возражение, в связи с чем одновременное использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении однородных услуг будет вводить потребителей в заблуждение относительно их действительного поставщика, что недопустимо в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием и коммерческим обозначением ООО «НЬЮКОНТАКТ», исключительные права на которые возникли ранее;

- сравнивая оспариваемый товарный знак с фирменным наименованием и коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, по признакам сходства обозначений, очевидно, что его словесный элемент является тождественным коммерческому обозначению указанного лица и сходным до степени смешения с его фирменным наименованием (будучи его транслитерацией на русский язык);

- основной вид деятельности компании, как указывалось ранее, это деятельность в области связи на базе проводных технологий. Согласно находящейся в свободном доступе информации с сайта ООО «НЬЮКОНТАКТ», расположенного по адресу www.newcontact.su, компанией оказываются следующие услуги: разработка структуры базы данных по индивидуальным требованиям, создание SQL-запросов; актуализация баз данных: подтверждение имеющейся информации и получение дополнительных данных о существующем или потенциальном клиенте (размер предприятия, род деятельности, контакты первых лиц и др.); проведение телемаркетинговых кампаний: прямые продажи продуктов/услуг юридическим и физическим лицам, перекрестные продажи новых услуг вашим существующим клиентам; телефонные опросы любой сложности: опросы в рамках программ оценки удовлетворенности клиентов; анкетирование; опросы, посвященные изучению рынка; маркетинговые исследования; изучение общественного мнения; информационные звонки: уведомление клиентов об изменениях условий сотрудничества, подтверждение согласия на предоставление запрошенной услуги и др.;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении следующих услуг: 35 класс МКТУ – «ведение автоматизированных баз данных; комплектование штата сотрудников; обработка запросов о предоставлении информации по телефону о рекламируемых продуктах и услугах; ответы на телефонные звонки и обработка сообщений; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление информации о товарах через телекоммуникационные сети в рекламных или торговых целях; предоставление информации по вопросам найма сотрудников через глобальную компьютерную сеть; предоставление информационных услуг, связанных с адресами и телефонами коммерческих фирм; реклама в сетях мобильной телефонной связи; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; телемаркетинг; услуги по приему заказов по телефону для третьих лиц; услуги секретарей; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; 38 класс МКТУ

- услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги телефонной связи, предоставляемые для телефонных «горячих линий» и центров обработки вызовов»;

- очевидно, что услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и услуги, оказываемые ООО «НЬЮКОНТАКТ» третьим лицам, однородны;

- регистрация товарного знака по свидетельству № 674587, сходного до степени смешения с фирменным наименованием и коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, исключительные нрава на которые возникли ранее, произведена с нарушением пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- заинтересованность ООО «НЬЮКОНТАКТ» в подаче возражения подтверждается тем, что указанное лицо длительное время использует в своей деятельности обозначения New Contact, НЬЮКОНТАКТ и , являющиеся сходными и тождественным с оспариваемым знаком. Кроме того, ООО «НЬЮКОНТАКТ» подало на регистрацию товарного знака заявку №2018717774.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №674587.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение [1];

- сведения из базы сервиса Whois Service в отношении домена newcontact.su [2];

- сведения из базы сервиса Web Archive в отношении сайта, расположенного по адресу newcontact.su [3];

- распечатка официальной группы из социальной сети ВКОНТАКТЕ [4];

- награды, благодарственные и рекомендательные письма контрагентов [5];

- благодарственное письмо Министерства связи и массовых коммуникаций [6];

- аналитические обзоры Департамента консалтинга «РБК» за 2012, 2014, 2015 годы [7];

- акты выполненных работ [8];

- бухгалтерские сведения об объемах оказанных услуг за 2013 - 2016 годы [9];

- сведения из открытых реестров в отношении заявок №№2016745177 и 2018717774 [10].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв, мотивированный несогласием с доводами возражения и аргументированный следующими доводами.

В отзыве правообладателя указано, что ООО «НЬЮКОНТАКТ» не является заинтересованным лицом в подаче возражения (пункт 2 статьи 1513 Кодекса), что обусловлено объективными обстоятельствами. В частности, при установлении заинтересованности указанного юридического лица в подаче возражения подлежит учёту вступивший в законную силу судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований ООО «НЬЮКОНТАКТ» о признании сделки по передаче права на регистрацию товарного знака недействительной, принятый Арбитражным судом г. Москвы от 31.07.2018 г. по делу №А40- 19516/18-91-131. Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда №09АП-47979/2018-ГК от 23.10.2018г. упоминаемое решение Арбитражного суда по делу №А40-19516/18 оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. Приведенными судебными решениями установлена легитимность Соглашения о передаче права на регистрацию товарного знака по заявке №2016745177, вследствие наличия в нём реквизитов сторон, подписи уполномоченных представителей и печати юридических лиц, а также сведения, выражающие их волю. Установленные вступившим в законную силу судебным актом по ранее рассмотренному делу обстоятельства при участии одних и тех же лиц в деле не доказываются вновь, поскольку имеют преюдициальное значение (часть 2 статьи 69 АПК РФ), в том числе и при рассмотрении возражения ООО «НЬЮКОНТАКТ». Результатом заключенного в процессе экспертизы заявки №2016745177 между ООО «НЬЮКОНТАКТ» и ООО «Меркурий» Соглашения о передаче права в отношении заявки на регистрацию товарного знака, явились юридически значимые последствия, а именно изменение в заявке сведений о заявителе (пункт 3 статьи 1497 Кодекса) и последующее исполнение им как стороной договора в полном объёме предусмотренного Соглашением полученного права, в том числе оплата пошлины за передачу права на заявку, подготовка ответа на уведомление экспертизы и отправка его в ведомство, получение решения о регистрации товарного знака, оплата пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него, получение свидетельства на товарный знак. Т.е. документ о передаче права в отношении заявки на регистрацию товарного знака от одного лица к другому был квалифицирован ООО «Меркурий» как добровольное согласие лица, передающего право на заявку (первоначального заявителя) на государственную регистрацию товарного знака на имя лица, получившего право на эту заявку.

Основываясь на нормах действующего законодательства, правообладатель считает, что ООО «НЬЮКОНТАКТ» не является заинтересованным лицом в подаче в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку №674587. Отсутствие заинтересованности в подаче возражения является основанием для отказа в его рассмотрении (удовлетворении).

Не ставя под сомнение использование лицом, подавшим возражение, в осуществлении своей хозяйственной деятельности обозначения «New Contact», правообладатель критически относится к доводу ООО «НЬЮКОНТАКТ» о вероятности смешения сопоставляемых обозначений, поскольку в материалах возражения отсутствуют доказательства, подтверждающие введение в гражданский оборот услуг, маркированных спорным товарным знаком, и предоставляемых именно ООО «Меркурий». Такие документы объективно не могли быть представлены (их не существовало, и нет в настоящее время), поскольку на дату приоритета (30 ноября 2016 года) товарного знака по свидетельству №674587 заявителем выступало именно лицо, подавшее настоящее возражение. Представленные лицом, подавшим возражение, документы, предшествующие дате приоритета спорного товарного знака, также не подтверждают наличия у потребителя на основе предыдущих знаний сформированного определенного представления, способного ввести потребителя в заблуждение в отношении лица, предоставляющего, в частности, услуги 35 и 38 класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак «New Contact». Информация, иллюстрирующая лишь предоставление в гражданском обороте услуг, маркированных сходным с оспариваемым товарным знаком обозначением иным хозяйствующим субъектом, не является подтверждением факта возникновения у потребителей (лиц, получающих услугу) стойкой ассоциативной связи между самой услугой и лицом, оказывающим её ранее. Правообладатель также считает, что материалы возражения не подтверждают, что услуги 35 и 38 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак «New Contact», и услуги, оказываемые ООО «НЬЮКОНТАКТ» третьим лицам, однородны. Возражение не содержит необходимого анализа по признакам однородности деятельности, осуществляемой ООО «НЬЮКОНТАКТ», и услуг 35 и 38 класса МКТУ, перечень которых приведен в оспариваемом товарном знаке. Представленные к возражению документы в виде приложения, иллюстрирующие хозяйственную деятельность лица, подавшего возражение, также не позволяют соотнести размещенную в них информацию с конкретными услугами по свидетельству №674587. В связи с указанным утверждение ООО «НЬЮКОНТАКТ» об однородности подлежащих сравнению услуг (сравнение и анализ, как отмечено выше отсутствует) для установления нарушения нормы права по пункту 8 статьи 1483 Кодекса носит декларативный характер и не может быть признан убедительным. Также материалами возражения не доказано возникновение у ООО «НЬЮКОНТАКТ» права на коммерческое обозначение, в связи с чем утверждение лица, подавшего возражение, о наличии у него исключительных прав на коммерческое обозначение не правомерно.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.11.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно имеющимся в материалах заявки №2016745177 документам ООО «НЬЮКОНТАКТ», подавшее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №674587, передало право на указанную заявку ООО «Меркурий», которое является правообладателем оспариваемого товарного знака. Сделка по передаче права в отношении заявки №2016745177 на регистрацию товарного знака оспаривалась в Арбитражном суде г. Москвы и была признана действительной, что подтверждается судебными актами, приложенными к отзыву правообладателя. Следовательно, лицо, подавшее возражение, не может считаться заинтересованным лицом, так как оно добровольно отказалось от своего права на регистрацию товарного знака по заявке №2016745177.

В связи с указанным у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №674587 подано заинтересованным лицом, то есть лицом, чьи права и законные интересы были нарушены при регистрации оспариваемого знака, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении указанного возражения согласно позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01 марта 2011 №13503/10.

Вместе с тем, коллегия проанализировала доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям законодательства и установила следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «New Contact».

Знак зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ – ведение автоматизированных баз данных; комплектование штата сотрудников; обработка запросов о предоставлении информации по телефону о рекламируемых продуктах и услугах; ответы на телефонные звонки и обработка сообщений; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление информации о товарах через телекоммуникационные сети в рекламных или торговых целях; предоставление информации по вопросам найма сотрудников через глобальную компьютерную сеть; предоставление информационных услуг, связанных с адресами и телефонами коммерческих фирм; реклама в сетях мобильной телефонной связи; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; телемаркетинг; услуги по приему заказов по телефону для третьих лиц; услуги секретарей; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; 38 класса МКТУ - услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги телефонной связи, предоставляемые для телефонных "горячих линий" и центров обработки вызовов.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что оспариваемый знак является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг с фирменным и коммерческим наименованием лица, подавшего возражение, права на которые у последнего возникли ранее даты приоритета товарного знака.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Действительно, в соответствии с представленными в возражении документами [1] следует, что ООО «НЬЮКОНТАКТ» было зарегистрировано в качестве юридического лица 22.03.2010 г., что является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (30.11.2016) оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый товарный знак является сходным с частью фирменного наименования «НЬЮКОНТАКТ» лица, подавшего возражение, в силу их фонетического сходства.

Также следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании указанного пункта статьи 1483 Кодекса предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

Коллегия отмечает, что представленные материалы [5-9] содержат фактические данные, подтверждающие, что лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого знака оказывались услуги call-центра, однородные части услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, а именно «обработка запросов о предоставлении информации по телефону о рекламируемых продуктах и услугах; ответы на телефонные звонки и обработка сообщений; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление информации о товарах через телекоммуникационные сети в рекламных или торговых целях; предоставление информации по вопросам найма сотрудников через глобальную компьютерную сеть; предоставление информационных услуг, связанных с адресами и телефонами коммерческих фирм; телемаркетинг; услуги по приему заказов по телефону для третьих лиц». Что касается остальных услуг 35 класса МКТУ (ведение автоматизированных баз данных; комплектование штата сотрудников; реклама в сетях мобильной телефонной связи; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги секретарей; услуги субподрядные [коммерческая помощь] и всех услуг 38 класса МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый знак, то материалы возражения не содержат фактических данных об оказании однородных им услуг.

В отношении довода возражения о наличии права на коммерческое обозначение лица, подавшего возражение, которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака, коллегия отмечает следующее.

Анализ материалов возражения показал, что они не содержат фактических сведений о том, что у ООО «НЬЮКОНТАКТ» имеется имущественный комплекс (производственное, торговое или иное предприятие), для индивидуализации которого используется коммерческое обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку. Отсутствуют также сведения о том, что использование этого обозначения указанным лицом для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Также, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Представленные в возражении материалы не подтверждают возникновение стойкой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, поскольку их бóльшая часть относится к деятельности под фирменным наименованием и лишь незначительная часть материалов – распечатка сведений из Вэб-архива сайта [3] и аналитические обзоры Департамента консалтинга «РБК»[7] касается использования сходного с оспариваемым товарным знаком обозначения за несколько лет до даты приоритета товарного знака по свидетельству №674587 в отношении услуг call-центров, однородных части услуг 35 класса МКТУ. Указанные материалы не позволяют признать, что оспариваемый товарный знак в силу его широкой известности российскому потребителю вызывают устойчивые ассоциации с ООО «НЬЮКОНТАКТ», подавшим возражение.

В поступившем особом мнении лица, подавшего возражение, в основном приведены доводы, повторяющие доводы возражения, которые проанализированы в заключении коллегии.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.12.2018 оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №674587.