Знак «BIOMARIN» по международной регистрации № 1183824 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 30.10.2013 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.
Роспатентом 07.07.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1183824, подтверждающее предварительный отказ в предоставлении правовой охраны (см. решение Роспатента от 18.11.2014), в соответствии с которым знак по международной регистрации № 1183824 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.
Согласно предварительному отказу знак «BIOMARIN» по международной регистрации № 1183824 сходен до степени смешения c ранее зарегистрированным на имя иного лица («Ферросан А/С», Дания) товарным знаком со словесным элементом «Biomarine Complex» по свидетельству № 326022 (приоритет от 15.06.2005) [1].
В поступившем 06.05.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 07.07.2015, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1183824, следовательно, в соответствии с требованиями законодательства отсутствуют основания для противопоставления товарного знака по свидетельству № 326022.
На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1183824 в отношении товаров 05 класса МКТУ, а именно: «Préparations pharmaceutiques utilisées en enzymothérapie vendus avec ordonnace; préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement de dysfonctionnements génétiques vendus avec ordonnace; produits pharmaceutiques utilisés dans le traitement de maladies lysosomales vendus avec ordonnace; produits pharmaceutiques pour le traitement des mucopolysaccharidoses vendus avec ordonnace; produits pharmaceutiques pour le traitement des dysfonctionnements d'enzymes inhibitrices de glucides vendus avec ordonnace (Фармацевтические препараты, отпускаемые по рецепту; фармацевтические препараты для использования в ферментативной терапии, отпускаемые по рецепту; фармацевтические препараты для лечения генетических заболеваний, отпускаемые по рецепту; фармацевтические препараты для лечения лизосомных болезней, отпускаемые по рецепту; фармацевтические препараты для лечения мукополисахаридозов, отпускаемые по рецепту; фармацевтические препараты для лечения расстройств, вызванных приемом углевод-ингибирующих ферментов, отпускаемые по рецепту)»(перечень скорректирован на заседании коллегии).
В качестве дополнительных материалов заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 326022.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.
С учетом даты (30.10.2013) международной регистрации № 1183824 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).
В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.
В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Знак «BIOMARIN» по международной регистрации № 1183824 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ, приведенного выше.
Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1183824 в отношении товаров 05 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения противопоставленного знака «Biomarine Complex» [1] в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.
При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.
К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству № 326022, для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1183824 на территории Российской Федерации в отношении вышеуказанных товаров.
Принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателей, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 07.07.2015 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1183824 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в письме-согласии, в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.