Заявленное обозначение «» по заявке №2022736099 с приоритетом от 02.06.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 01-45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На стадии проведения экспертизы заявитель сократил перечень заявленных товаров и услуг, оставив в перечне все заявленные в первоначальном перечне товары и услуги 03, 05, 25, 29, 30, 32, 35, 41, 43 классов МКТУ.

Роспатентом было принято решение от 13.03.2024 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров и услуг 25 и 43 класса МКТУ. В отношении остальной части товаров услуг заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента), поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения:

- с товарным знаком «» по свидетельству №535480 (приоритет: 05.11.2013) и с товарным знаком «» по свидетельству №173518 (приоритет: 26.11.1997), зарегистрированными на имя Открытого акционерного общества Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", Москва, в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ;

- с товарным знаком «» по свидетельству №817052 (приоритет: 24.05.2020), с товарным знаком «» по свидетельству №710947 (приоритет: 18.09.2018), с товарным знаком «» по свидетельству №682570 (приоритет: 05.07.2017), с товарным знаком «» по свидетельству №407585 (приоритет: 20.03.2008), с товарным знаком «» по свидетельству №405559 (приоритет: 15.04.2008), с товарным знаком «» по свидетельству №407584 (приоритет: 30.01.2001), с товарным знаком «» по свидетельству №391829 (приоритет: 30.01.2001), зарегистрированными на имя Акционерного общества «МИЛКОМ», г. Ижевск, в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29 и 30 классам МКТУ;

- с товарным знаком «» по свидетельству №368497 (приоритет: 14.12.2007), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ИВАНОВ МОНАМС ПАБЛИШИНГ", Москва, в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ;

- с товарным знаком «» по свидетельству №398321 (приоритет: 20.03.2008) и с товарным знаком «» по свидетельству №823889 (приоритет: 05.11.2019), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "Новые Технологии", Москва, в отношении товаров и услуг 03, 05, 16, 29, 30, 32, 35, 43 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.07.2024 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 398321 и 823889;

- заявитель сократил перечень товаров и услуг 29, 30 и 41 классов МКТУ и просит рассмотреть возможность зарегистрировать товарный знак по заявке №202273609 в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 05, 25, 32, 35, 43 классов МКТУ и части заявленных товаров 29 класса МКТУ «арахис обработанный; бульоны; ветчина; горох консервированный; грибы консервированные; грибы обработанные; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; закуски легкие на основе фруктов; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; капуста квашеная; кисели; компоты; консервы мясные; концентраты бульонные; корнишоны; креветки неживые; кукуруза сахарная, обработанная; маргарин; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло оливковое пищевое; масло подсолнечное пищевое; мидии неживые; моллюски неживые; мясо; мясо консервированное; овощи консервированные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оливки консервированные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; продукты арахисовые, относящиеся к 29 классу; продукты миндальные, относящиеся к 29 классу; продукты ореховые, относящиеся к 29 классу; продукты рыбные пищевые; продукты соевые, относящиеся к 29 классу; птица домашняя неживая; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре яблочное; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; салаты овощные; салаты фруктовые; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сосиски; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спреды (включенные в 29 класс); супы; супы овощные; устрицы неживые; фрукты глазированные; фрукты консервированные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; холодец; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы фруктовые; экстракты водорослей пищевые; ягоды консервированные; яйца», 30 класса МКТУ «баранки; батончики злаковые; блины; блюда на основе лапши; булки; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; гамбургеры [сэндвичи]; галеты солодовые; горчица; дрожжи; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; изделия макаронные; какао; каши [зерновые продукты]; кетчуп [соус]; кофе; крахмал пищевой; крупа манная; крупы пищевые; кулебяки с мясом; лапша; майонез; макароны; маринады; мед; мука пищевая; мюсли; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; пельмени; перец; пироги с мясной начинкой; попкорн; порошки пекарские; приправы; продукты зерновые; прополис; пряности; равиоли; резинки жевательные; рис; сахар; соль поваренная; соусы [приправы]; спагетти; специи; сухари; сухари панировочные; суши; сушки; сэндвичи; тесто готовое; уксус; хлеб; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чай; чизбургеры [сэндвичи]» и услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; академии [обучение]; боулинг [развлечения]; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; воспитание физическое; выпуск музыкальной продукции; демонстрация кинофильмов; демонстрация мультфильмов; дискотеки; дрессировка животных; игры азартные; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обучение заочное; оздоровительные тренировки; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; парки аттракционов; передачи развлекательные телевизионные; переподготовка профессиональная; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; производство мультфильмов, за исключением производства рекламных роликов; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; сады зоологические; служба новостей; сочинение музыки; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги гидов; услуги детских лагерей [воспитание]; услуги детских лагерей [отдых]; услуги детских лагерей [развлечения]; услуги диск-жокеев; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги казино [игры]; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги моделей для фотографирования и видеосъемки; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; учреждения дошкольные [воспитание]; фитнес-тренировки; фотографирование; школы-интернаты; шоу-программы».

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 13.03.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров и услуг 03, 05, 25, 29, 30, 32, 35, 41, 43 классов МКТУ.

Оригинал указанного письма-согласия поступил в Роспатент 11.07.2024.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.06.2022) подачи заявки № 2022736099 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2022736099 заявлено словесное обозначение «» со словесным элементом «ТОПТЫШКА», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Регистрация товарного знака по заявке № 2022736099 испрашивается в отношении товаров и услуг 03, 05, 25, 29, 30, 32, 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в заявке.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] «» по свидетельству №173518 является словесным, элемент «МИШКА ТОПТЫЖКА» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом исполнении, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] «» по свидетельству №535480 является комбинированным. Охраняемый словесный элемент «МИШКА ТОПТЫЖКА» выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в зеленом, светло-зеленом, темно-зеленом, желто-зеленом, коричневом, темно-коричневом, светло-коричневом, черном, белом, желтом цветовом исполнении, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] «» по свидетельству №391829 является словесным, элемент «ТОПТЫЖКА» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом исполнении, в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] «» по свидетельству №407585 является комбинированным, словесный элемент «ТОПТЫЖКА» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом исполнении, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] «» по свидетельству №405559 является комбинированным, словесный элемент «Топтыжка» выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в красном, синем, голубом, желтом, коричневом, черном, белом цветовом исполнении, в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [6] «» по свидетельству №407584 является словесным, элемент «ТОПТЫЖКА» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом исполнении, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [7] «» по свидетельству №682570 является комбинированным, словесные элементы «ТОПТЫЖКА SУПЕРМИШКА» выполнены оригинальным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в темно-синем, синем, голубом, желтом, темно-желтом, красном, темно-красном, светло-сером, сером, коричневом, темно-коричневом, бежевом, темно-розовом, черном, белом цветовом исполнении, в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [8] «» по свидетельству №710947 является комбинированным, словесные элементы «Дай Топтыжке пять» выполнены оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в синем, голубом, красном, сером, белом цветовом исполнении, в том числе в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [9] «» по свидетельству №817052 является комбинированным, словесный элемент «Топтыжка» выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в белом, синем, голубом, жёлтом, коричневом, светло-коричневом, темно-коричневом, бежевом, чёрном, красном, розовом, сером, светло-сером цветовом исполнении, в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [10] «» по свидетельству №368497 является словесным, элемент «МИШКА ТОПТЫЖКА» выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом исполнении, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [11] «» по свидетельству №398321 является словесным, элемент «ТОПТЫЖКА» выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом исполнении, в том числе в отношении товаров и услуг 03, 05, 16, 29, 30, 32, 35, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [12] «» по свидетельству №823889 является словесным, элемент «ТОПТЫЖКА» выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом исполнении, в том числе в отношении товаров и услуг 03, 05, 16, 29, 30, 32, 35, 43 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-12] свидетельствует о том, что данные обозначения включают в себя словесный элемент «ТОПТЫШКА» / «ТОПТЫЖКА» в качестве сильного доминирующего элемента, играющего основную индивидуализирующую роль в этих знаках, и характеризуются фонетическим сходством близким к тождеству за счет совпадения 7 букв из 8, расположенных в одинаковом порядке, а также близкого звучания несовпадающим букв "Ш" и "Ж".

Вместе с тем, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух, вследствие чего легче запоминаются потребителем.

Ввиду того, что сопоставляемые словесные элементы знаков выполнены буквами русского алфавита, можно сделать вывод об их графическом сходстве. Некоторые графические отличия носят второстепенный характер, поскольку фонетическое сходство превалирует.

Семантический критерий сходства словесных элементов не подлежит применению в настоящем деле, поскольку не установлено семантическое значение словесного элемента «ТОПТЫШКА».

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-9], показал следующее.

С учетом того, что заявителем исключены из испрашиваемого перечня все молочные продукты, то товары 29 класса МКТУ заявленного обозначения «арахис обработанный; бульоны; ветчина; горох консервированный; грибы консервированные; грибы обработанные; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; закуски легкие на основе фруктов; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; капуста квашеная; кисели; компоты; консервы мясные; концентраты бульонные; корнишоны; креветки неживые; кукуруза сахарная, обработанная; маргарин; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло оливковое пищевое; масло подсолнечное пищевое; мидии неживые; моллюски неживые; мясо; мясо консервированное; овощи консервированные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оливки консервированные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; продукты арахисовые, относящиеся к 29 классу; продукты миндальные, относящиеся к 29 классу; продукты ореховые, относящиеся к 29 классу; продукты рыбные пищевые; продукты соевые, относящиеся к 29 классу; птица домашняя неживая; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре яблочное; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; салаты овощные; салаты фруктовые; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сосиски; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спреды (включенные в 29 класс); супы; супы овощные; устрицы неживые; фрукты глазированные; фрукты консервированные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; холодец; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы фруктовые; экстракты водорослей пищевые; ягоды консервированные; яйца» признаны неоднородными товарам 29 класса МКТУ противопоставленных знаков [3, 5, 7-9], виду того, что они относятся к различным родовым группам.

Часть товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения «баранки; батончики злаковые; вафли; галеты солодовые; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; какао; кофе; мюсли; напитки кофейные; напитки на базе какао; попкорн; резинки жевательные; суши; сушки; цикорий [заменитель кофе]» признана однородной товарам 30 класса МКТУ противопоставленных знаков [1, 2, 4, 6-9] «кондитерские изделия; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки шоколадно-молочные», поскольку вышеперечисленные позиции соотносятся как род/вид, относятся к изделиям кондитерским, кофе и напиткам кофейным, какао и продуктам на базе какао, изделиям кулинарным на основе злаков, имеют одно назначение и круг потребителей.

Остальная часть товаров 30 класса МКТУ «блины; блюда на основе лапши; булки; вареники [шарики из теста фаршированные]; вермишель; гамбургеры [сэндвичи]; горчица; дрожжи; изделия макаронные; каши [зерновые продукты]; кетчуп [соус]; крахмал пищевой; крупа манная; крупы пищевые; кулебяки с мясом; лапша; майонез; макароны; маринады; мед; мука пищевая; напитки чайные; пельмени; перец; пироги с мясной начинкой; порошки пекарские; приправы; продукты зерновые; прополис; пряности; равиоли; рис; сахар; соль поваренная; соусы [приправы]; спагетти; специи; сухари; сухари панировочные; сэндвичи; тесто готовое; уксус; хлеб; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; чай; чизбургеры [сэндвичи]» признана неоднородной товарам 30 класса МКТУ противопоставленных знаков [1, 2, 4, 6-9], виду того, что они относятся к различным родовым группам.

Анализ перечней услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака по свидетельству №368497, показал, что они не являются однородными в силу того, что противопоставленный товарный знак не охраняется для услуг, указанных в сокращенном заявителем перечне услуг 41 класса МКТУ. Таким образом, отказ заявителя от части заявленных услуг 41 класса МКТУ позволяет снять имеющееся противопоставление в силу отсутствия однородности услуг сокращенного перечня услугам, указанным в свидетельстве №368497.

Вместе с тем коллегия обращает внимание на то, что регистрации заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 03, 05, 16, 29, 30, 32, 35, 43 классов МКТУ препятствуют также противопоставления с товарными знаками по свидетельствам №№ 398321, 823889.

В возражении заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено уточненное письмо-согласие с корректным адресом заявителя от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельствам №№ 398321, 823889 на регистрацию товарного знака по заявке № 2022736099 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным товарным знаком, заявленное обозначение не тождественно противопоставленному товарному знаку. Следовательно, оснований для введения потребителей в заблуждение не усматривается.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 03, 05, 25, 29, 32, 35, 41, 43 классов МКТУ и части товаров 30 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 11.07.2024, изменить решение Роспатента от 13.03.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022736099.