Оспариваемый товарный знак по заявке №2011710459/50 с приоритетом от 30.03.2011 зарегистрирован 18.05.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №462128 в отношении товаров и услуг 29, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью "КУБСНАБ", г. Краснодар (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, состоящим из оригинально выполненного словесного элемента «KUBANA» буквами латинского алфавита, где нижний элемент буквы «К» выполнен в виде стилизованного изображения изогнутого стебелька растения, заканчивающегося листиками, частично закрывающими последнюю букву «А». Средняя буква «А» данного словесного элемента проработана изображением листочка, выходящего из левой нижней засечки во внутрь буквы. Словесный элемент «KUBANA» расположен на горизонтальном прямоугольнике желтого цвета. Знак выполнен в желтом, зеленом, светло-зеленом цветовом сочетании.

В палату по патентным спорам 01.10.2012 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №462128 в отношении всех товаров 29 МКТУ и услуг 40 МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям, установленным пунктом 3 и пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

– лицо, подавшее возражение является правообладателем товарных знаков по свидетельствам № 434133, №449133 и №449134 сходных с товарным знаком по свидетельству №462128 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ и услуг 40 класса МКТУ, поскольку сопоставляемые товарные знаки содержат тождественный словесный элемент «KUBANA», а их отличия в деталях незначительны;

- компания ООО «СТРОВА-Медиа» является администратором доменных kubana.ru, kubana.com, кубана.рф.;

- компания ООО «СТРОВА-Медиа» в течение длительного времени активно использует обозначение «KUBANA»;

- заявитель является организатором фестиваля «KUBANA» - одного из крупнейших музыкальных фестивалей на территории Европы, входящего в Европейскую фестивальную ассоциацию Yourope;

- фестиваль «KUBANA» проходит ежегодно на черноморском побережье, на Таманском полуострове в Краснодарском крае и является культурным событием федерального значения;

- на фестивале «KUBANA» помимо концертной программы для посетителей каждый год организатором проводятся спортивные и досуговые мероприятия;

- организатор фестиваля обеспечивает мероприятия как по общественному питанию и временному проживание посетителей, которых в 2012 г. было более 150 тысяч человек, так и мероприятия по обеспечению общественной безопасности;

- заявителем вложены огромные средства в рекламу фестиваля в средствах массовой информации регионального и общероссийского формата, в сети Интернет и пр.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №462128 недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Копия свидетельства на товарный знак №462128;

2. Копии свидетельств на товарные знаки №434133, 439133, 439134;

3. Распечатки сайтов и сведений о регистрации доменов kubana.ru, kubana.com,

кубана.рф;

4. Выдержки из Технического регламента на соковую продукцию из фруктов и овощей;

5. Распечатка сведений из сети Интернет о замораживании, консервации фруктов и овощей;

6. Распечатки сведений из сети Интернет о фестивале «KUBANA»;

7. Сведения об объемах рекламы;

8. Копии благодарственных писем ООО «СТРОВА-медиа»;

9. Перечень артистов, принявших участие в фестивале «KUBANA»;

10. Копии рекламных материалов и статей, посвященных фестивалю «KUBANA»,

за 2011-2012гг.;

11. Распечатки страниц сайтов с рекламными баннерами и статьями, посвященных фестивалю «KUBANA»;

12. Информация о размещении рекламы фестиваля «KUBANA» на телеканале «ИРТ»;

13. Диск с видеоматериалами о фестивале «KUBANA»;

14. Диск с радиорекламой фестиваля «KUBANA»;

15. Копии фотографий с фестиваля «KUBANA» за период с 2009 по 2012гг.;

16. Контент-анализ за период с 01.06.2011-05.09.2011г.;

17. Сведения о публикации в СМИ информации о фестивале «KUBANA» за 2012г.;

18. Мониторинг СМИ за период 01.06.2011-05.09.2011гг.

19. Копия договора о рекламе №34/2012 от 14.05.2012г.;

20. Копии договора №016Г/11 аренды конструкции от 17.02.2011г., приложений №1-3 к договору №016Г/11 аренды конструкции от 17.02.2011г., актов приема-передачи №1-3;

21. Копии договора №48/12 от 28.05.2012г., приложения №1 к договору №48/12 от 28.05.2012г.;

22. Копии договора №00148-11/р от 27.04.2011г., счетов;

23. Копии договора №9 об оказании услуг по замещению рекламных и информационных материалах на наружном светодиодном экране от 24.06.2011г., счетов и платежных поручений;

24. Копии договора №68 на оказание услуг по изготовлению и расклейки афиш от 17.05.2011г., счетов и платежных поручений;

25. Копии договора №50 оказания услуг по размещению городской информации от 29.03.2012г., счета на оплату и платежного поручения;

26. Копии договора о распространении рекламы №359 от 20.04.2011г., счетов и платежных поручений;

27. Копии договора №04-11-82/Р-01 от 12.04.2011г., приложений, счетов и платёжных поручений к договору №04-11-82/Р-01 от 12.04.2011г.;

28. Копия акта выполненных работ от 01.08.2011г. к договору от 01.06.2011г.;

29. Копии платежных поручений спонсоров фестиваля «KUBANA».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 01.10.2012, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

– лицо, подавшее возражение не предоставило ни одного доказательства, которое бы свидетельствовало о том, что регистрация товарного знака по свидетельству 462128 в отношении товаров и услуг 29, 40 классов МКТУ могла бы стать причиной введения в заблуждение потребителя в отношении товаров (качества товаров) или в отношении изготовителя товаров;

- обозначение «KUBANA» лица, подавшего возражение, используется только в отношении услуг 41 класса МКТУ, однако, даже в отношении этих услуг ООО «Строва-Медиа» не предоставила ни одного надлежащего доказательства;

- проведение фестивалей в августе 2011 года, в августе 2012 года (т.е. использование в отношении услуг 41 класса МКТУ) не может иметь никакого отношения к предмету настоящего спора, так как во-первых, товарный знак по свидетельству № 462128 зарегистрирован в отношении товаров и услуг 29, 40 классов МКТУ, во-вторых, товарный знак по свидетельству № 462128 имеет приоритет - 30 марта 2011 года;

- лицо, подавшее возражение, ошибочно считает, что обозначение «KUBANA» может рассматриваться как обозначение, которое ассоциируется исключительно с заявителем возражения, вне зависимости от того для индивидуализации каких товаров и услуг оно используется;

- обозначение «KUBANA» известно российскому потребителю задолго до регистрации ООО «Строва-Медиа» и задолго до организации фестиваля;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №462128 не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №434133, №449133, №449134, поскольку в сравниваемых обозначениях отсутствует графическое сходство;

- в отношении сходства по фонетическим и семантическим критериям, необходимо отметить, что с учетом объема правовой охраны товарного знака № 449134, сравнение должно происходить с учетом фонетики и смыслового значения всего обозначения в целом;

- само по себе сходство или несходство сравниваемых товарныхзнаков не является основанием для вывода о противоречии товарного знака по свидетельству № 462128 требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 449134 не распространяется на товары и услуги однородные 29, 40 классам МКТУ, указанные в свидетельстве № 462128.

К отзыву были приложены следующие документы:

30. Копия Выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Строва-Медиа», на 5 листах;

31. Сведения о танцевальном центре «Сальса КУБАНА», на 4 листах;

32. Постановление Президиума ВАС РФ от 25 03 2008 N 16747/07 по делу №А28- 6996/06-360/17 на 2 листах;

33. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 11 марта 2009 года № КГ-А41/1438-09 по делу № А41-2080/08, на 7 листах;

34. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 04 мая 2011 года по делу № А63-18247/2009, на 5 листах;

35. Распечатка сведений с Интернет-ресурса «Жители Юга», на 2 листах;

36. Распечатка из Лексико-семантического идентификатора наименований товаров и услуг, на 6 листах;

37. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 882, на 2 листах.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 01.10.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №462128.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база с учетом даты регистрации товарного знака по свидетельству №462128 для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №462128 является комбинированным и состоит из оригинально выполненного словесного элемента «KUBANA» буквами латинского алфавита, где нижний элемент буквы «К» выполнен в виде стилизованного изображения изогнутого стебелька растения, заканчивающегося листиками, частично закрывающими последнюю букву «А». Средняя буква «А» данного словесного элемента проработана изображением листочка, выходящего из левой нижней засечки во внутрь буквы. Словесный элемент «KUBANA» расположен на горизонтальном прямоугольнике желтого цвета. Знак выполнен в желтом, зеленом, светло-зеленом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 29 и 40 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №434133 является словесным «KUBANA», выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 14, 16, 25, 35, 41, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №449133 является словесным «KUBANA ПОЛУОСТРОВ СВОБОДЫ», выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Словесные элементы размещены на трех строках один под другим. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №449134 является комбинированным, состоящим из словесных элементов: «KUBANA», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, «ПОЛУОСТРОВ СВОБОДЫ», выполненных буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Словесные элементы размещены на двух строках один под другим. Над словесным элементом «KUBANA» размещено стилизованное изображение солнца. Все словесные элементы и изображение солнца расположены в оригинально выполненном прямоугольнике. Знак выполнен в белом, черном, голубом, красно-коричневом, светло-коричневом, желтом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 15, 16, 18, 25, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 43 класса МКТУ.

Относительно доводов лица, подавшего возражение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №462128 произведена с нарушением положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Так, при проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что в оспариваемом товарном знаке и противопоставленных товарных знаках основным, “сильным” элементом, по которому знаки (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем, является словесный элемент «KUBANA». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент является наиболее запоминаемым.

Наличие словесного элемента «KUBANA» обуславливает вывод о том, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с противопоставленными знаками [1-3].

Отмеченное правообладателем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка оспариваемого и противопоставленных обозначений не приводит к сложности их прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №462128 и противопоставленные товарные знаки [1-3] являются сходными.

Кроме того, анализ части товаров оспариваемого товарного знака в классе 29 МКТУ и товаров 32 класса МКТУ товарного знака №449134 показал следующее.

Анализируемые товары относятся к одной и той же сфере деятельности по производству продуктов питания, относятся к одной и той же родовой группе - а именно, напитки, соки, консервация, изготовленные на основе фруктов и овощей; имеют одинаковые условия производства, хранения и сбыта, являются товарами широкого потребления, совместно встречаются в магазинах; имеют один круг потребителей.

Таким образом, с учетом отмеченного, следует признать однородными товары 29 класса МКТУ «консервы овощные; консервы фруктовые; лук консервированный; мякоть фруктовая; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оливы консервированные; паста томатная; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе, повидло; пюре клюквенное; пюре фруктовое, овощное; пюре яблочное; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; соусы фруктовые; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фрукты сушенные; цедра фруктовая; цукаты; ягоды мороженные; ягоды сушенные; ягоды, подвергнутые тепловой обработке» однородными с товарами 32 класса МКТУ «напитки фруктовые; нектары фруктовые с мякотью; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые» товарного знака №449134.

Относительно доводов лица, подавшего возражение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №462128 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Анализ материалов [1-29], представленных лицом, подавшим возражение, показал, что лицо, подавшее возражение, является организатором фестиваля «KUBANA» - одного из крупнейших музыкальных фестивалей на территории Европы, входящего в Европейскую фестивальную ассоциацию Yourope. Фестиваль проходит ежегодно на черноморском побережье, на Таманском полуострове в Краснодарском крае и является культурным событием федерального значения. Впервые фестиваль «KUBANA» был проведён 31 июля — 1 августа 2009 года. Уже в первый год фестиваль посетило более 8000 человек. Второй фестиваль прошёл с 13 по 15 августа в 2010 году и собрал свыше 30 000 зрителей. KUBANA 2011 года состоялась с 29 по 31 июля и побила рекорды предыдущих, собрав более 70 000 человек за 3 фестивальных дня. «KUBANA 2012», которая проводилась с 1 по 5 августа, собрала 150000 человек за 5 дней. Такое количество не предполагали даже организаторы.

С 2010 года фестиваль «KUBANA» вошел в Европейскую фестивальную ассоциацию Yourope - событие федерального значения по праву занимает почетное место в списке лучших летних open-air`ов страны и уже давно стало одним из самых ожидаемых проектов. За три года на фестивале «KUBANA» выступили NOFX, Nouvelle Vague, Ляпис Трубецкой, Бумбокс, Noize МС, Рубль, Тараканы!, Juliette Lewis, Михаил Боярский, Дельфин, Кирпичи, Billy's Band, Marky Ramone's, Blitzkrieg, Ноггано, Александр Ф.Скляр, Браво и многие другие известные и популярные в России музыкальные коллективы [6, 9 – 18, 20-29].

Хорошую организацию и масштабность фестиваля «KUBANA» оценили многие участники данного фестиваля, выразив свою благодарность в письмах, адресованных ООО «СТРОВА-медиа» [8].

Поисковые системы Интернет на запрос «KUBANA» выдают информацию именно о фестивале Kubana — одном из крупнейших российских музыкальных фестивалей, организатором которого является ООО «СТРОВА-медиа».

Помимо основной музыкальной программы, на территории «KUBANA» проходит чемпионат России по кайтингу. На фестивале принимают участие уличные театры, которые создают атмосферу карнавала. Ночью свои сеты исполняют известные московские ди-джеи: DJ Тая Катюша, DJ Spirin и DJ Basic.

На каждом фестивале «KUBANA» лицо, подавшее возражение - организатор фестиваля обеспечивает мероприятия, как по общественному питанию и временному проживание посетителей, так и мероприятия по обеспечению общественной безопасности.

Лицом, подавшим возражение, вложены огромные средства в рекламу фестиваля в средствах массовой информации регионального и общероссийского формата, в сети Интернет и пр. [10-14, 17, 22-27].

На основании вышеизложенных фактических данных коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что на дату приоритета 30.03.2011 оспариваемого товарного знака, обозначение «KUBANA», принадлежащее ООО «СТРОВА-Медиа», уже было хорошо известно среди российских потребителей.

Следует отметить, что обозначение «KUBANA» является вымышленным, следовательно, факт регистрации оспариваемого товарного знака вряд ли можно считать случайным совпадением.

Следовательно, действия ООО «КУБСНАБ» по регистрации спорного товарного знака не соответствуют принципам надлежащей осмотрительности и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в результате продолжительного использования ООО «СТРОВА-Медиа» товарных знаков по свидетельствам №№ 434133, 449134, 449133.

С учетом представленных лицом, подавшим возражение материалов, подтверждающих известность его деятельности для широкого круга потребителей, у потребителей может сложиться представление о возможном отнесении товаров 29 и услуг 40 класса МКТУ, содержащихся в перечне оспариваемого товарного знака к одному и тому же месту происхождения и изготовителю.

В данном случае регистрация спорного товарного знака в отношении неоднородных, но сопутствующих товаров (продукты питания, соки), может быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации известного фестиваля «KUBANA» и создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В силу статьи 10 Гражданского кодекса не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Таким образом, регистрация спорного товарного знака «KUBANA» представляет собой акт недобросовестной конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленности и торговых делах, запрещенный статьей 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности и статьей 10 Гражданского кодекса.

Исходя из изложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что, лицо, подавшее возражение осуществляет деятельность с использованием товарных знаков: «KUBANA» по свидетельству №434133, «KUBANA. ПОЛУОСТРОВ СВОБОДЫ» по свидетельству №449134 и «KUBANA ПОЛУОСТРОВ СВОБОДЫ» по свидетельству №449134, следовательно, потребители будут ассоциировать обозначение «KUBANA» и варианты его исполнения с проведением фестиваля «KUBANA» и его организатором. Любое иное использование обозначения со словом «KUBANA», в том числе, в отношении продукции и услуг, сопутствующих основной деятельности лица, подавшего возражение, способны породить представление об изготовителе подобных товаров/услуг, несоответствующие действительности. Следовательно, регистрация товарного знака №462128 на имя иного лица, способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и/или услуг, взаимосвязанных и/или сопутствующих с деятельностью лица, подавшего возражение.

В связи с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «KUBANA» на имя правообладателя способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг, а именно ООО «СТРОВА-Медиа».

С учетом вышеизложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №462128 противоречит требованиям пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 01.10.2012 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №462128 полностью.