Оспариваемый товарный знак по заявке №2010705692/50 с приоритетом от 26.02.2010 зарегистрирован 23.03.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №433166 на имя компании «Криспин Групп Инк.», Женева Плэйс, Уотерфронт Драйв, ПО Бокс 3469, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (далее – правообладатель) в отношении товаров 20 класса МКТУ.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде фрагмента фрезеровочного диска и латинских букв «BRW», выполненных оригинальным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.02.2012 выражено мнение о том, что регистрация №433166 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 8, 9 статьи 1483, подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса и статей 6-septies и 10-bis Парижской Конвенции.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лица, подавшие возражение, имеют друг с другом организационные и хозяйственные связи, ведут совместную деятельность и совместно используют средства индивидуализации – товарные знаки и фирменные наименования, ввиду чего их деятельность не может рассматриваться в отрыве друг от друга, а нарушение прав на средства индивидуализации одного лица, входящего в группу, должно рассматриваться как нарушение прав всей группы лиц;

- на территории Российской Федерации белорусской (ИП «ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ» ООО) и польской («Black Red White S.A.») компаниями учреждено российское представительство ООО «БРВ-Мебель», преобразованное из ЗАО «БРВ-Мебель»;

- лица, подавшие возражение, являются правообладателями большого количества товарных знаков со словесными элементами «BLACK RED WHITE» и «BRW», вместе с тем, принадлежащие компании «Криспин Групп Инк.» товарные знаки препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации вышеупомянутым товарным знакам лиц, подавших возражение;

- ИП «ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ» ООО и «Black Red White S.A.» располагают крупными производственными мощностями как в Республике Беларусь, так и в Польше, являются крупнейшими производителями мебели, их продукция хорошо известна на территории России с 1998 года;

- лица, подавшие возражение, обладают доменными именами в сети Интернет www.brw.ru,www.brw.eu,www.brw.com.pl, http://brw-anrex.brest.by;

- ИП Кошелев С.Ю. и «Криспин Групп Инк.» незаконно зарегистрировали на свое имя ряд товарных знаков, воспроизводящих товарные знаки лиц, подавших возражение, а также доменное имя brw.su, товарные знаки по свидетельствам №217451 и №327183 были внесены в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС РФ, перекрыв тем самым поступление продукции из Республики Беларусь, а затем было возбуждено дело об административном правонарушении, а также уголовное дело за незаконное использование товарных знаков;

- таким образом, действия ИП Кошелева С.Ю. и компании «Криспин Групп Инк.» по приобретению исключительных прав на товарные знаки, включая оспариваемый товарный знак, свидетельствует об их недобросовестности, что подтверждается решением Федеральной антимонопольной службы РФ по делу №114/177-10 от 28.02.2011 о признании действий компании «Криспин Групп Инк.» и ИП Кошелева С.Ю. на товарном рынке мебели Российской Федерации, выразившихся в приобретении и использовании исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №217451 и №327183, актом недобросовестной конкуренции, при этом данное решение было оставлено в силе Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-540063/11 от 29.08.2011 и Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда по делу №09АП-29170/2011;

- вышеизложенное свидетельствует о том, что лица, подавшие возражение, являются заинтересованными при подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №433166;

- регистрация товарного знака по свидетельству №433166 произведена с нарушением пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя, поскольку потребитель ассоциирует мебель, маркированную обозначениями «BLACK RED WHITE» и «BRW», с лицами, подавшими возражение;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с товарными знаками лиц, подавших возражение, (свидетельство №16301 с приоритетом от 30.04.2002, международная регистрация №800780 с датой регистрации от 10.02.2003 – правообладатель ИП «Черный Красный Белый» ООО; свидетельство №147471 с приоритетом от 03.08.2000, международная регистрация №818022 с датой регистрации от 10.02.2003 – правообладатель компания «БРВ Сп. зед.о.о»);

- так, с 1998 года лицами, подавшими возражение, ведется активная деятельность в области производства, продвижения, транспортировки, хранения, рекламы и реализации мебели, маркированной «BLACK RED WHITE» и «BRW», с этой целью на территории Российской Федерации функционируют более 20 представительств компаний, осуществляющих продвижение продукции лиц, подавших возражение, в Москве, Самаре, Ростове-на-Дону, Рязани, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Казани, мебель рекламировалась в средствах массовой информации, на ярмарках и выставках, неоднократно награждалась призами и дипломами, информация о деятельности лиц, подавших возражение, представлена в сети Интернет на их официальных сайтах www.brw.eu, www.brw.com.pl, http://brw-anrex.brest.by;

- с 2005 года основным представителем лиц, подавших возражение, в Российской Федерации является ООО «БРВ-Мебель», реорганизованное путем преобразования из ЗАО «БРВ-Мебель», данное предприятие является основным оптовым поставщиком мебели производства ИП «Черный Красный Белый» ООО и «Black Red White S.A.», реализация которой производится и через собственные удаленные подразделения, контролируемые лицами, подавшими возражение, факты поставок товаров, маркированных товарными знаками лиц, подавших возражение, исчерпывающим образом подтверждается решениями судов и ФАС РФ;

- между лицами, подавшими возражение, и ИП Кошелевым С.Ю. имелись правоотношения по поставкам мебели на территорию Российской Федерации еще в 1998 году, при этом ИП Кошелев С.Ю. должен был знать, какие обозначения используются для маркировки мебели лиц, подавших возражение;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №433166 зарегистрирован в отношении товаров 20 класса МКТУ и ассоциируется с обозначениями «BLACK RED WHITE», «BRW», используемыми лицами, подавшими возражение, для маркировки своей продукции, поэтому использование оспариваемого товарного знака при производстве товаров 20 класса МКТУ, в отношении которых он зарегистрирован, вызывает ложные представления о компании, которая их оказывает и тем самым вводит потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №433166 включает в свой состав элементы «BRW», совпадающие с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение – польской компании «БРВ Сп. зед.о.о», право на фирменное наименование которой принадлежит с 1996 года, при этом лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в области производства, продвижения, транспортировки, хранения, рекламы и реализации мебели, маркируемой обозначениями «BLACK RED WHITE», «BRW», что свидетельствует о том, что при регистрации оспариваемого товарного знака было нарушено право лица, подавшего возражение, на его фирменное наименование;

- оспариваемый товарный знак «BRW» представляет собой переработку словесно-графической композиции, состоящей из изобразительного элемента и буквенных элементов «BRW», автором которой является господин Тадеуш Хмель, создавший ее в 1993 году, причем, начиная с этого времени, данная словесно-графическая композиция служит для индивидуализации товаров лиц, подавших возражение, что свидетельствует о том, что при регистрации оспариваемого товарного знака были нарушены авторские права лиц, подавших возражение;

- Арбитражный суд г. Москвы, ФАС РФ установили факт наличия недобросовестности в действиях ИП Кошелева С.Ю. и компании «Криспин Групп Инк.» в приобретении и использовании исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №217451 и №327183, которые являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №433166, т.е. регистрация этих товарных знаков на имя ИП Кошелева С.Ю. произведена в нарушение требований законодательства, являясь актом недобросовестной конкуренции.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №433166 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы: Копия выписки №7660/25/89/91 от 15.05.1991 на производственное предприятие «Black Red White» Тадеуш Хмель, Польша [1]; Копия учредительных документов компании BRW Sp.z o.o., Польша [2]; Копия учредительных документов компании «Black Red White S.A.», Польша [3]; Копия учредительных документов СП «Black Red White», Республика Беларусь [4]; Копия учредительных документов компании ИП «ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ» ООО, Республика Беларусь [5]; Копия учредительных документов ООО «БРВ-Мебель», Россия [6]; Список товарных знаков, копии регистраций товарных знаков «BLACK RED WHITE», «BRW», правообладателями которых являются лица, подавшие возражение [7]; Копии предварительных отказов по международным регистрациям №№786428, 818022, 1051637, 1057193 и уведомления экспертизы по российским заявкам №№2010727988, 2010727987, 2010727986, 2010727088 [8]; Распечатки сайтов www.brw.ru,www.brw.eu,www.brw.com.pl, http://brw-anrex.brest.by [9]; Список товарных знаков ИП Кошелева С.Ю. и компании «Криспин Групп Инк.» [10]; Распечатка сайта brw.su, данные об администраторе домена ИП Кошелеве С.Ю. и компании «Криспин Групп Инк.», сведения о регистрации компании «Криспин Групп Инк.», свидетельство о регистрации ИП Кошелева С.Ю. [11]; Копия требования ИП Кошелева С.Ю. о прекращении нарушения исключительных прав на товарный знак по свидетельству №327183 [12]; Копия документов, подтверждающих действия компании «Криспин Групп Инк.» по предложению к продаже мебели, маркированной товарными знаками «BLACK RED WHITE», «BRW» на территории Российской Федерации на сайте www.brw.su [13]; Копия постановления о производстве обыска (выемки) от 20.09.2010, протокол обыска и выемки от 30.09.2010, протокол изъятия вещей и документов от 13.08.2010, решения арбитражного суда Калужской области по делу №А23-4735/10А9-224 [14]; Копия решения Федеральной антимонопольной службы РФ от 28.02.2011 по делу №114/177-10 [15]; Копия решения арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-540063/11 (147-

461) от 29.08.2011, копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-29170/2011 [16]; Копия документов, доказывающих наличие тесных хозяйственных связей между лицами, подавшими возражение, и ИП Кошелевым С.Ю. – договора поставки №9, №29, №77, №133, №76 с документами, подтверждающими свершение [17]; Документы, подтверждающие деятельность ООО «МЕБЛЕКС XXI» (учредитель ИП Кошелев С.Ю.) по реализации мебели, произведенной лицами, подавшими возражение, на территории РФ [18]; Копии документов – договоров и контрактов на поставку товаров, подтверждающих деятельность лиц, подавших возражение, а также документы, подтверждающие исполнение названных договоров: таможенные декларации, товарно-транспортные накладные, отметки таможенных органов [19]; Документы, подтверждающие, что автором словесно-графического проекта «BLACK RED WHITE», «BRW» является господин Тадеуш Хмель [20].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №433166, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- из представленных документов возражения усматривается, что и первоначальный заявитель по рассматриваемой заявке, и настоящий правообладатель оспариваемого товарного знака, также как лица, подавшие возражение, осуществляют деятельность на рынке мебели и являются конкурентами, поэтому при таких обстоятельствах довод лиц, подавших возражение, об ассоциировании оспариваемого товарного знака только с лицом, подавшим возражение, является необоснованным, в этой связи отсутствует возможность введения потребителя в заблуждение;

- регистрация товарного знака по свидетельству №433166 не нарушает право лиц, подавших возражение, на фирменное наименование, поскольку на территорию Российской Федерации поставляется мебель белорусской компании ИП «Черный Красный Белый», а польские компании «БЛЭК РЭД УАЙТ С.А.» и «БРВ Сп.зед. о.о.» эти товары не поставляют, при этом изобразительный элемент в оспариваемом товарном знаке занимает существенное положение, поэтому нет оснований полагать, что оспариваемый товарный знак является тождественным или сходным до степени смешения с фирменными наименованиями лиц, подавших возражения;

- в то же время до даты создания вышеупомянутой компании на территории России существовал товарный знак «BLACK RED WHITE» (свидетельство №173478 с приоритетом от 11.08.1997), зарегистрированный в отношении товаров 20 класса МКТУ на имя ЗАО «Триумвират-Плюс», не имеющего к правообладателям оспариваемого товарного знака никакого отношения, поэтому использование на рынке мебели лицами, подавшими возражение, фирменного наименования, тождественного этому товарному знаку, является нарушением исключительных прав ЗАО «Триумвират-Плюс»;

- довод лиц, подавших возражение, о наличии у них авторских прав на обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №246136, не доказано и носит декларативный характер;

- в то же время по сведениям компании «Криспин Групп Инк.», обозначение, зарегистрированное в качестве оспариваемого товарного знака было известно в Российской Федерации еще в 1990 году, т.е. ранее даты, с которой возникли авторские права.

- довод возражения о том, что регистрация оспариваемого товарного знака является актом недобросовестной конкуренции, необоснован, поскольку данный вопрос не исследовался антимонопольным органом в установленном законом порядке.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №433166.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (26.02.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее - Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемыми в Российской Федерации фирменными наименованиями, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с положениями пункта 2 (6) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Оспариваемый комбинированный товарный знак по свидетельству №433166 представляет собой словесно-графическую композицию, состоящей из изобразительного элемента в виде фрагмента фрезеровочного диска и латинских букв «BRW», выполненных оригинальным шрифтом.

В возражении от 10.02.2012 приведены доводы о том, что оспариваемый товарный знак воспроизводит фирменное наименование лица, подавшего возражение, а также обозначение, которое длительное время использовалось лицами, подавшими возражение, на рынке мебельной продукции. В подтверждение изложенного представлены материалы [1] – [20]. В этой связи, по мнению лиц, подавших возражение, оспариваемый товарный знак ассоциируется с деятельностью лиц, подавших возражение, в силу чего способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Представленные документы свидетельствуют, что входящее в состав оспариваемого товарного знака сочетание букв «BRW» тождественно отличительной части фирменного наименования одного из лиц, подавших возражение, а именно, польской компании «BRW Sp.z.o.o» («БРВ Сп. зед.о.о»), созданной 16.10.1996, предметом деятельности которой, согласно выписки из торговой книги [3], является производство и торговля мебелью и мебельными аксессуарами. Также из представленных регистрационных документов усматривается, что компания «BRW Sp.z.o.o» («БРВ Сп. зед.о.о») через своих учредителей (Тадэуш Хмель и Станислав Босак) организационно связана с другими лицами, подавшими возражение, т.е. входит в группу компаний по производству мебели и введению ее в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Вместе с тем, имеющиеся материалы возражения не содержат документов, свидетельствующих о производстве данным лицом мебели и поставках ее на территорию Российской Федерации на дату приоритета оспариваемого товарного знака. В этой связи не представляется возможным сделать вывод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена с нарушениями положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Однако, из материалов дела усматривается, что на дату приоритета товарного знака по свидетельству №433166 мебель производилась и поставлялась иными предприятиями, входящих в группу компаний лиц, подавших возражение, в частности, имеющиеся в деле сертификат соответствия, грузовые таможенные декларации, товарно-транспортные накладные 2005, 2006, 2009 гг. [19] содержат сведения о производстве и поставках мебели на территорию Российской Федерации ИП «Черный Красный Белый» ООО, Республика Беларусь. Кроме того, в материалах возражения [17] содержатся документы, а именно, договоры, товарно-транспортные накладные и счета-фактуры, свидетельствующие о том, что поставки мебели лицами, входящими в группу компаний лиц, подавших возражение, на территорию Российской Федерации в 1998, 1999, 2004 и 2005 годах также осуществлялись в рамках договоров, заключенных с ИП Кошелевым С.Ю. Как указано в решении ФАС РФ [15] и подтверждается материалами возражения [17], ИП Кошелев С.Ю. осуществлял действия по приобретению мебели белорусской компании СП «Black Red White», а также ИП «Черный Красный Белый», входящихй в группу компаний лиц, подавших возражение, о чем свидетельствуют договоры поставки №9 от 28.05.1998, №29 от 09.02.1999, №77 от 15.11.2004, №133 от 26.01.2005.

Решением ФАС РФ [15] установлено, что в качестве средства индивидуализации мебели, производимой и реализуемой на территории Российской Федерации, лица, подавшие возражение, используют, в частности, комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде фрезеровочного диска и латинских букв «BRW». Данное обозначение получило правовую охрану в отношении товаров 20 класса МКТУ на территории Республики Беларусь (товарный знак по свидетельству №16301 с приоритетом от 30.04.2002, зарегистрированноый на имя ИП «Черный Красный Белый» ООО), Польши (товарный знак №147471 с приоритетом от 03.08.2000, зарегистрированный на имя польской компании «БРВ Сп. зед.о.о»), а также в соответствии с Международным договором (международная регистрация №818022 с датой регистрации от 07.01.2004, правообладатель польская компания «БРВ Сп. зед.о.о»). Оспариваемый товарный знак тождественен указанным обозначениям, используемым для маркировки товаров лиц, подавших возражение, и ассоциируется с ними.

В этой связи применение оспариваемого товарного знака, ассоциирующегося с продукцией лиц, подавших возражение, компанией «Криспин Групп Инк.» при маркировке мебели способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя указанных выше товаров, следовательно, регистрация №433166 проводилась в нарушение положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №433166 нарушает авторские права господина Тадэуша Хмеля на словесно-графическую композицию «BRW», созданную им в 1993 году, необходимо отметить следующее. Лица, подавшие возражение, в обосновании своих доводов представили письменное заявление господина Тадэуша Хмеля [21], которое носит декларативный характер и не имеет документального подтверждения уполномоченным органом наличия авторских прав. Кроме того, правообладатель оспариваемого товарного знака не считает, что указанное лицо обладало авторскими правами на данную словесно-графическую композицию на указанную в заявлении дату, что свидетельствует о наличии спора между разными лицами относительно авторских прав. Вместе с тем, рассмотрение споров об авторстве не относится к компетенции Роспатента и может быть разрешено в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Что касается доводов о несоответствии товарного знака по свидетельству №433166 положениям пункта 2 (6) статьи 1512 Кодекса, то необходимо отметить, что установление факта нарушения антимонопольного законодательства не относится к компетенции Палаты по патентным спорам, данный вопрос может быть рассмотрен в установленном законом порядке федеральной антимонопольной службой.

Таким образом, доводы возражения от 10.02.2012 являются убедительными в отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №433166 положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 20 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу: удовлетворить возражение от 10.02.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №433166 недействительным в отношении всех товаров 20 класса МКТУ.