Регистрация знака «» произведена Международным Бюро ВОИС 01.07.2020, с конвенционным приоритетом от 21.05.2020, за №1560303 на имя компании «X100 HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED» (Х100 Холдингс Паблик Компани Лимитед), Кипр, в отношении товаров 30, услуг 35 и 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 29.09.2021 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1560303 в отношении всех товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ (далее - решение Роспатента) мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 6 (2), 1(3), 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В предварительном решении от 24.02.2021 указано следующее: слово «pizza» для части товаров 30 класса МКТУ является описательным, поскольку указывает на вид и свойства товаров, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а для остальной части товаров 30 класса МКТУ является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товара.

Вместе с тем, знак по международной регистрации №1560303 сходен до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №760267, с приоритетом от 12.09.2019, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Импреса», г. Владивосток, Россия, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.01.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с доводами экспертизы о том, что словесный элемент «pizza» характеризует часть товаров 30 класса МКТУ, в связи с чем представляет скорректированный перечень;

- знак по международной регистрации №1560303 не является сходным с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №760267;

- сравниваемые обозначения не совпадают по количеству букв, а также составу гласных и согласных: принципиальное различие имеют условные вторые части словесных элементов – «pizza» и «COFFEE», что свидетельствует о низкой степени звукового сходства;

- графическое сходство сравниваемых обозначений также отсутствует, поскольку заявленный товарный знак является комбинированным обозначением, в состав которого помимо словесного элемента включено изображение в цвете, в то время как противопоставленный товарный знак представляет собой исключительно словесный элемент;

- различие восприятия сравниваемых обозначений достигается за счет общего зрительного впечатления, обусловленного различием количества букв в словесных элементах и их состава, а также исполнением заявленного товарного знака с изобразительным элементом в цвете;

- элемент «моно» имеет устоявшееся значение «одно, едино» (Д.Н. Ушаков. Толковый словарь Ушакова. 1935- 1940. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/863030), при этом следует отметить, что в настоящее время понятие «моно-кухня» или «моно-кафе» весьма обширно применяется в отношении заведений, меню которых выстроены вокруг одного блюда или даже ингредиента;

- противопоставленный товарный знак можно толковать как «только кофе», а заявленный товарный знак – «только пицца», что свидетельствует о принципиальном различии обозначений по семантическому признаку;

- заявитель сокращает перечень товаров и услуг, для которых испрашивается правовая охрана товарному знаку по международной регистрации №1560303 до следующих:

30 класс МКТУ «pizzas, frozen pizzas, pizza dough» (пицца, замороженная пицца, тесто готовое для пиццы»);

35 класс МКТУ «administrative processing of orders for the purchase of goods, namely pizza; demonstration of goods, namely pizza; business consulting on restaurant franchising, namely pizzerias; business management assistance, namely pizzerias; commercial or industrial management assistance, namely pizzerias; advisory services for business management, namely pizzerias; business management consultancy, namely pizzerias; business organization consultancy, namely pizzerias; personnel recruitment, namely pizzerias; business management and organization consultancy, namely pizzerias; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses, namely pizzas]; sales promotion for others, namely pizza; professional business consultancy, namely pizzerias» (управление процессами обработки заказов товаров, а именно пицц, демонстрация товаров, а именно пицц; бизнес-консультации по ресторанному франчайзингу, а именно пиццериям; помощь в управлении бизнесом, а именно пиццериями; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, а именно пиццериями; службы консультативные по управлению бизнесом, а именно пиццериями; консультации по управлению бизнесом, а именно пиццериями; консультации по организации бизнеса, а именно пиццерий; комплектование штата сотрудников, а именно пиццерий; консультации по вопросам организации и управления бизнесом, а именно пиццериями; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, а именно пиццами]; продвижение товаров для третьих лиц, а именно пицц; консультации профессиональные в области бизнеса, а именно пиццерий);

43 класс МКТУ «food and drink catering, namely pizza; café services, namely pizzerias; restaurant services, namely pizzerias; self-service restaurant services, namely pizzerias; snack-bar services, namely pizzerias» (услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом, а именно пицц; кафе, а именно пиццерии; рестораны, а именно пиццерии;рестораны самообслуживания, а именно пиццерии; закусочные, а именно пиццерии);

- заявитель целенаправленно сужает перечень услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается расширение международной регистрации № 1560303 на территории Российской Федерации, до услуг, связанных исключительно с деятельностью пиццерий;

- элемент «MONOCOFFEE» указывает на товар «кофе» и может ассоциироваться с деятельностью заведений, так или иначе связанных с данным продуктом;

- заявитель полагает, что сферы деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака и знака по международной регистрации № 1560303 различны и потребители не смогут быть введены в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги с использованием указанных обозначений;

- товары и услуги, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарному знаку по международной регистрации № 1560303 не являются однородными услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 760267, поскольку имеют разное назначение, условия реализации, различных ключевых потребителей, а также различный состав и технологии производства.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.09.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1560303, с указанием словесного элемента «PIZZA» в качестве неохраноспособного, в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 30, 35, 45 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (21.05.2020) знака по международной регистрации №1560303 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак по международной регистрации №1560303 представляет собой комбинированное обозначение «», которое представляет собой оранжевый круг на фоне которого расположен белый силуэт женщины с длинными волосами, справа в две строки расположены слова «mono» и «pizza», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ «pizzas, frozen pizzas, pizza dough» (пицца, замороженная пицца, тесто готовое для пиццы»), услуг 35 класса МКТУ «administrative processing of orders for the purchase of goods, namely pizza; demonstration of goods, namely pizza; business consulting on restaurant franchising, namely pizzerias; business management assistance, namely pizzerias; commercial or industrial management assistance, namely pizzerias; advisory services for business management, namely pizzerias; business management consultancy, namely pizzerias; business organization consultancy, namely pizzerias; personnel recruitment, namely pizzerias; business management and organization consultancy, namely pizzerias; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses, namely pizzas]; sales promotion for others, namely pizza; professional business consultancy, namely pizzerias» (управление процессами обработки заказов товаров, а именно пицц, демонстрация товаров, а именно пицц; бизнес-консультации по ресторанному франчайзингу, а именно пиццериям; помощь в управлении бизнесом, а именно пиццериями; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, а именно пиццериями; службы консультативные по управлению бизнесом, а именно пиццериями; консультации по управлению бизнесом, а именно пиццериями; консультации по организации бизнеса, а именно пиццерий; комплектование штата сотрудников, а именно пиццерий; консультации по вопросам организации и управления бизнесом, а именно пиццериями; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, а именно пиццами]; продвижение товаров для третьих лиц, а именно пицц; консультации профессиональные в области бизнеса, а именно пиццерий) и услуг 43 класса МКТУ «food and drink catering, namely pizza; café services, namely pizzerias; restaurant services, namely pizzerias; self-service restaurant services, namely pizzerias; snack-bar services, namely pizzerias» (услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом, а именно пицц; кафе, а именно пиццерии; рестораны, а именно пиццерии; рестораны самообслуживания, а именно пиццерии; закусочные, а именно пиццерии).

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №760267 с приоритетом от 12.09.2019 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слово «COFFEE» исключено из правовой охраны. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена, в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Сравниваемые обозначения состоят из слов «MONO PIZZA» и «MONO COFFEE», в которых слова «PIZZA» и «COFFEE» являются неохраноспособными, тем самым их следует признать слабыми элементами обозначений.

Таким образом, основными индивидуализирующими элементами являются слова «MONO», которые признаны сильными элементами обозначений.

Анализ сравниваемых обозначений показал фонетическое и семантическое (слово «mono» - «моно» первая часть составных научных и технических терминов, в знач. одно, едино, напр. монотип, монотеизм. См. Интернет словарь: https://dic.academic.ru/Толковый словарь Ушакова. 1935 1940) тождество.

Графически сравниваемые обозначения выполнены буквами латинского алфавита, что сближает их графически.

Вышеизложенное позволяет коллегии прийти к выводу о наличии высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

Противопоставленный товарный знак действует в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; аренда помещений для проведения встреч; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"», которые относятся к услугам по обеспечению питанием, включают все виды предприятий, без конкретизации.

Испрашиваемые товары 30 класса МКТУ «pizzas, frozen pizzas, pizza dough» (пицца, замороженная пицца, тесто готовое для пиццы»), услуги 35 класса МКТУ «administrative processing of orders for the purchase of goods, namely pizza; demonstration of goods, namely pizza; business consulting on restaurant franchising, namely pizzerias; business management assistance, namely pizzerias; commercial or industrial management assistance, namely pizzerias; advisory services for business management, namely pizzerias; business management consultancy, namely pizzerias; business organization consultancy, namely pizzerias; personnel recruitment, namely pizzerias; business management and organization consultancy, namely pizzerias; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses, namely pizzas]; sales promotion for others, namely pizza; professional business consultancy, namely pizzerias» (управление процессами обработки заказов товаров, а именно пицц, демонстрация товаров, а именно пицц; бизнес-консультации по ресторанному франчайзингу, а именно пиццериям; помощь в управлении бизнесом, а именно пиццериями; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, а именно пиццериями; службы консультативные по управлению бизнесом, а именно пиццериями; консультации по управлению бизнесом, а именно пиццериями; консультации по организации бизнеса, а именно пиццерий; комплектование штата сотрудников, а именно пиццерий; консультации по вопросам организации и управления бизнесом, а именно пиццериями; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, а именно пиццами]; продвижение товаров для третьих лиц, а именно пицц; консультации профессиональные в области бизнеса, а именно пиццерий) и услуг 43 класса МКТУ «food and drink catering, namely pizza; café services, namely pizzerias; restaurant services, namely pizzerias; self-service restaurant services, namely pizzerias; snack-bar services, namely pizzerias» (услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом, а именно пицц; кафе, а именно пиццерии; рестораны, а именно пиццерии; рестораны самообслуживания, а именно пиццерии; закусочные, а именно пиццерии) относятся к таким товарам как пицца, услугам связанным закупкой, распространением и продвижением данных товаров, услугам пиццерий и их управлением.

Следует отметить специфику товара «пицца», реализация которого подразумевает как торговлю внутри заведения, так и на вынос, что сближает смешение в гражданском обороте самих товаров и услуг которые в отношении них оказываются, а именно изготовление, реализация, продвижение товара «пицца» и ресторанные услуги пиццерий.

Таким образом, испрашиваемый комплекс товаров и услуг 30, 35 и 43 классов МКТУ является однородным противопоставленным услугам 43 класса МКТУ, поскольку имеет одно и тоже назначение, условия оказания и реализации, имеет один и тот же круг потребителей.

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства знака по международной регистрации №1560303 с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №760267 и однородность товаров и услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров и услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии знака по международной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель выразил свое согласие с тем, что словесный элемент «PIZZA» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявитель ограничил перечень испрашиваемых к регистрации товаров 30 класса МКТУ, то основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1560303, предусмотренные положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса, могут быть сняты.

Вместе с тем, данные выводы не свидетельствуют о возможности предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1560303 ввиду вышеустановленного несоответствия обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.01.2022, оставить в силе решение Роспатента от 29.09.2021.