Оспариваемый словесный знак обслуживания «boxside» по заявке № 2012718551, поданной 06.06.2012, зарегистрирован 16.05.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 513411 на имя ООО «Линебергер-Эдвайзерс», Россия (далее – правообладатель) в отношении услуг 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия знака – до 06.06.2022.

В поступившем 10.11.2014 в Роспатент возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 513411 знака обслуживания произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый знак обслуживания тождественен знаку обслуживания «boxside» по свидетельству № 491538, приоритет 20.01.2011 (1), принадлежащему лицу, подавшему возражение, правовая охрана которого действует в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Далее в возражении приведен подробный анализ однородности следующих услуг 35 класса МКТУ: «фотокопирование» с услугами 40 класса МКТУ: «печатание фотографий», а также услуг 42 класса: «дизайн в области упаковки; услуги дизайнеров в области упаковки» с услугами 42 класса МКТУ: «услуги по созданию образа [промышленная эстетика]». При этом обращено внимание на то, что степень однородности услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены распечатки свидетельств № 513411 и № 491538 [1].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 513411 в отношении услуг 40 класса МКТУ: «печатание фотографий», и услуг 42 класса МКТУ «услуги по созданию образа [промышленная эстетика]».

Правообладатель знака обслуживания по свидетельству № 513411, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыва по его мотива не представил.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.02.2015, лицом, подавшим возражение, были представлены копии листов «Большого словаря иностранных слов», 2008 [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (06.06.2012) оспариваемого знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем противопоставленного знака обслуживания [1], имеющего более раннюю дату приоритета и зарегистрированного, в том числе, в отношении услуг в области фотокопирования и дизайна.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 513411 в отношении услуг 40 и 42 классов МКТУ, относящихся к фотокопированию и дизайну.

Оспариваемый знак обслуживания «» является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака оспаривается в отношении услуг 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В возражении испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в отношении услуг 40 класса: «печатание фотографий», и услуг 42 класса: «услуги по созданию образа [промышленная эстетика]».

Противопоставленный знак обслуживания «» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В возражении противопоставляются услуги 35 класса: «фотокопирование» и услуги 42 класса «дизайн в области упаковки; услуги дизайнеров в области упаковки».

Сопоставляемые знаки представляют собой слово «boxside» и являются тождественными, поскольку совпадают во всех элементах.

Что касается однородности услуг, приведенных в перечнях сопоставляемых знаков, коллегией установлено следующее.

Согласно словарно-справочным источникам понятия, приведенные в перечнях 35 и 40 классов МКТУ сравниваемых знаков обслуживания, имеют следующие значения:

«печатание фотографий» - воспроизведение полученного и сохраненного изображения при помощи светочувствительного материала или светочувствительной матрицы в фотокамере;

«фотокопирование» - воспроизведение написанного текста, рисунков или фотографий посредством специального устройства.

Приведенные выше семантические значения позволяют коллегии прийти к выводу о том, что сопоставляемые услуги 35 и 40 классов МКТУ являются однородными, поскольку они напрямую связаны с производством фотографий, что обуславливает их отнесение к одной области, т.е. данные услуги имеют одни и те же назначение, цели и круг потребителей, а также близкие условия и средства их оказания.

В отношении услуг 42 класса МКТУ словарно-справочные источники содержат следующие значения:

«дизайн» - [англ. design < to design проектировать, конструировать] художественное конструирование предметов, оформление интерьеров, проектирование эстетического облика промышленных изделий, фасадов зданий, интерьеров, помещений и др.;

«промышленная эстетика» - дисциплина, изучающая социальнокультурные, технические и эстетические проблемы формирования гармоничной предметной среды (существенной ее частью является теория формирования и композиции промышленных изделий).

Анализ сравниваемых услуг с учетом вышеприведенных семантических значений показал, что рассматриваемые услуги 42 класса МКТУ однородны, поскольку все они относятся к услугам в области дизайна, в связи с чем имеют одно назначение, близкие условия оказания и одинаковый круг потребителей.

Коллегией было принято во внимание тождество оспариваемого знака обслуживания с противопоставленным знаком (1), повышающее опасность смешения этих знаков в отношении услуг, для которых они применяются, благодаря чему диапазон услуги, которые могут рассматриваться как однородные, расширяется.

Также коллегия отмечает, что правообладатель на заседании коллегии отсутствовал и аргументов в защиту оспариваемого знака обслуживания не представил.

Оценивая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия считает, что доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерными.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 10.11.2014, признать предоставление правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 513411 недействительным в отношении услуг 40 класса МКТУ: «печатание фотографий», и услуг 42 класса: «услуги по созданию образа [промышленная эстетика]».