Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 06.01.2016 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1303292 на имя заявителя в отношении товаров 25, 32, 33 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1303292 представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения совы и словесного элемента «GUARANA», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и словесных элементов «NO SLEEP», выполненных буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, расположенных на фоне стилизованного прямоугольника.

Согласно решению Роспатента от 21.11.2017 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1303292 в отношении товаров 25 класса МКТУ, а в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1303292, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 (3), 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1303292 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица знаками:

- товарным знаком «» по свидетельству №387146 с приоритетом от 31.07.2008 в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 и 33 классов МКТУ [1];

- товарным знаком «» по свидетельству №387147 с приоритетом от 31.07.2008 в отношении в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 и 33 классов МКТУ [2].

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «GUARANA» (guarana – гуарана, тонизирующий (напиток с добавлением семян гуараны), см. например, http://translate.academic.ru/guarana/xx/ru), характеризует товары, в том числе указывая на вид и/или свойства, состав, поэтому в отношении части товаров, а именно товаров 32 класса МКТУ «energy drinks», обладающих такими характеристиками, является неохраняемым.

В отношении другой части заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- относительно словесного элемента «Guaraná» заявитель сообщает, что согласен указать его в качестве неохраняемого, отказаться от товаров 33 класса МКТУ и ограничить перечень товаров 32 класса МКТУ только товаром «напитки энергетические»;

- заявитель заключил мировое соглашение с правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№387146 и 387147;

- согласно заключенному и утвержденному Судом по интеллектуальным правам мировому соглашению, правообладатель товарных знаков по свидетельствам №№ 387146 и 387147 дает безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации на имя заявителя знаку по международной регистрации №1303292 в отношении, в том числе, товаров 32 класса МКТУ «напитки энергетические»;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков подал заявление о внесении изменений в регистрации товарных знаков по свидетельствам №№ 387146 и 387147 с просьбой исключить следующие товары 32 класса МКТУ: «пиво; прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 21.11.2017 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении товаров 25 класса МКТУ и ограниченного перечня заявленных товаров 32 класса МКТУ «energy drinks».

Заявитель также подтверждает согласие с указанием словесного элемента «GUARANA» в качестве неохраняемого элемента.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (06.01.2016) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и дли тельного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1303292 представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения совы и словесного элемента «GUARANA», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и словесных элементов «NO SLEEP», выполненных буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, расположенных на фоне стилизованного прямоугольника. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «energy drinks».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «GUARANA» представляет собой название растения, плоды которого используются, в частности, для производства энергетических напитков (см. Большая советская энциклопедия, https://dec.academic.ru), то есть указывает на определенный состав товаров 32 класса МКТУ, следовательно, является неохраняемым на основании пункта 1статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Поскольку заявитель ограничил заявленный перечень товаров, исключив из него товары, которые не относятся к энергетическим напиткам, то нет оснований для ввода потребителей в заблуждение.

В связи с чем, основание, приведенное в заключении по результатам экспертизы, относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 может быть снято.

Вместе с тем, как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1303292 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1, 2].

Противопоставленный знак «» [1] является комбинированным, состоящим из словесных элементов «NO SLEEP», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенных на фоне стилизованной трапеции. Знак выполнен в желтом и черном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «» [2] является изобразительным, состоящим из стилизованного изображения совы. Знак выполнен в желтом и черном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных знаков [1, 2], для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1303292 на территории Российской Федерации в отношении вышеуказанных товаров 32 «Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; energy drinks; syrups and other preparations for making beverages» и 33 «Alcoholic beverages (except beers)» классов МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленный знак «» и противопоставленные знаки [1, 2] не тождественны, при этом противопоставленные знаки [1, 2] не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Кроме того, коллегией было учтено следующее.

Помимо этого, заявителем были предоставлены сведения о том, что между ним и правообладателем противопоставленных регистраций [1, 2] заключено мировое соглашение, в котором указывается, что правообладатель противопоставленных товарных знаков [1, 2] воздерживается от использования своего знака в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в письме-согласии, при этом, как было указано выше, заявитель ограничил заявленный перечень товаров 32 и 33 классов МКТУ товарами 32 класса МКТУ «energy drinks».

Также принято во внимание, что правообладатель противопоставленных товарных знаков [1, 2] внес изменения в перечень товаров 32 класса МКТУ, сократив его до товаров «минеральные и газированные воды».

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 21.11.2017 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1303292 в отношении указанных выше товаров 32 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2018, изменить решение Роспатента от 21.11.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1303292 в отношении товаров 25, 32 «energy drinks» классов МКТУ, с указанием словесного элемента «GUARANA» в качестве неохраняемого для товаров 32 класса МКТУ.