Регистрация оспариваемого товарного знака «» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 07.06.2017 за №619255 по заявке №2016704433 с приоритетом от 16.02.2016 на имя ООО «Торговый Дом «Карламан», Республика Башкортостан (далее - правообладатель) для товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Регистрация данного товарного знака действует до 16.02.2026.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.01.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №619255 предоставлена в нарушение требований пунктов 1, 3, 8, 9, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №619255 включает элемент фирменного наименования ООО «Карламанский сахар», право на которое возникло в 2008 году;

- лицо, подавшее возражение, с 2008 года выпускает сгущенное молоко, то есть товары, однородные товарам/услугам, указанным в перечне оспариваемого товарного знака;

- таким образом, оспариваемый товарный знак зарегистрирован в нарушение пунктов 8, 10 статьи 1483 Кодекса;

- ООО «Карламанский продукт» является правообладателем этикетки, включающей изображение чайного сервиза, которая использовалась им для маркировки сгущенного молока с 2012 года;

- право на этикетку как произведение искусства возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- ООО «Карламанский сахар», как правообладатель объекта авторского права – дизайна указанной этикетки, никаким иным лицам, кроме ООО «Карламанский продукт», не предоставляло прав на использование этикетки;

- ООО «Торговый Дом «Карламан» до подачи заявки на товарный знак по свидетельству №619255 знало о выпуске ООО «Карламанский продукт» сгущенного молока с этикеткой, изобразительная часть которой в виде чайного сервиза была воспроизведена в оспариваемом товарном знаке, поскольку дилерами продукции являлись Кронвальд В.А. и Гатиатуллин Р.Р., учредившие ООО «Торговый Дом «Карламан»;

- в связи с изложенным товарный знак по свидетельству №619255 зарегистрирован на имя ООО «Торговый дом «Карламан» в нарушение требований пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- товарный знак по свидетельству №619255 вводит потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку в нем используется элемент фирменного наименования ООО «Карламанский сахар»;

- кроме того, ввод потребителей в заблуждение обусловлен тем, что ООО «Карламанский продукт» до даты приоритета оспариваемого товарного знака реализовывало сгущенное молоко в упаковке, сходной с товарным знаком по свидетельству №619255.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №619255 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие документы (копии):

- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «Карламанский сахар» [1];

- устав ООО «Карламанский сахар» [2];

- определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 21.04.2015 [3];

- определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 18.09.2017 об утверждении конкурсного управляющего [4];

- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «Карламанский продукт» [5];

- устав ООО «Карламанский продукт» [6];

- решение единственного учредителя ООО «Карламанский продукт» [7];

доверенность № 6 от 21.04.2017 года на Моисеенко А.В. [8];

- договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №2 от 11.07.2017 [9];

- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «Торговый дом «Карламан» [10];

- договор № 223/2012 от 02.02.2012 и макет этикетки [11];

- договор об отчуждении исключительных прав на объект авторского права №46/2- 15 от 17.04.2015 [12];

- протокол собрания кредиторов ООО «Карламанский сахар» от 25.12.2017 [13];

- агентский договор между ООО «Карламанский сахар» и ООО «Торговый дом «Карламан» № 16/1-14 от 20.01.2014 и товарные накладные [14];

- договор поставки №75-13 от 19.06.2013 и товарные накладные [15];

- договора поставки №146-13 от 26.12.2013 и товарные накладные [16];

- договор № 111/1-12 от 28.04.2012 и товарные накладные [17];

- выдержка из книги «Агропромышленный комплекс Республики Башкортостан», изданной 15 февраля 2013 года [18];

- дипломы и награды ООО «Карламанский сахар» за продукцию сгущенное молоко [19];

- договор поставки № 112-16 от 25.07.2016, заключенный с ООО «Торговый дом «Карламан» и товарные накладные [20];

- дипломы ООО «Карламанский продукт», полученные на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» с 2015 по 2017 гг. [21];

- выдержка из газеты «Комсомольская правда» № 123 (26451)2015 г. от 29.10.2015;

- декларации о соответствии от 24.11.2015 [22];

- данные социологического опроса [23].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №619255 в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил следующие доводы по мотивам рассматриваемого возражения:

- в составе товарного знака по свидетельству №619255 словесный элемент «КАРЛАМАНСКОЕ» является неохраняемым, в связи с чем нарушения пункта 8 статьи 1483 Кодекса при наличии фирменного наименования ООО «Карламанский сахар» не имеется;

- доказательств разработки спорного дизайна этикетки и возникновение авторских прав на объект, включающий изобразительный элемент оспариваемого товарного знака, договор №223/2012 от 02.02.2012 не содержит, при этом иных доказательств к возражению не приложено;

- ООО «Изаслав» является только изготовителем полимерных пленок, а не автором дизайна этикетки;

- определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 30.01.2018. сделки, совершенные между ООО «Карламанский сахар» и ООО «Карламанский продукт» по отчуждению исключительных прав на объект авторского права № 46/2-15 от 17.04.2015 и № 46/1-15 от 15.04.2015 признаны недействительными;

- ООО «Карламанский сахар» не является автором дизайна этикетки, соответственно права на распоряжение данным объектом авторского права также не имеет;

- доказательств использования ООО «Карламанский сахар» для маркировки продукции словесного элемента «КАРЛАМАНСКОЕ» к возражению не приложено;

- согласно фотоиллюстрации из статьи о деятельности ООО «Карламанский сахар», опубликованной в книге «Агропромышленный комплекс Республики Башкортостан» 15.02.2013, ООО «Карламанский сахар» выпускало продукцию без отражения наименования «КАРЛАМАНСКОЕ» с указанием «Молоко цельное сгущенное с сахаром» и лишь ООО «Торговый дом «КАРЛАМАН» с 2013 г. ввело в гражданский оборот наименование реализуемой молочной продукции «Карламанское молоко цельное сгущенное с сахаром».

В подтверждение изложенного правообладатель представил следующие документы (копии):

- устав ООО «Торговый дом «КАРЛАМАН» [24];

- сведения о юридическом лице ООО «Торговый дом «КАРЛАМАН» по состоянию на 14.03.2018 [25];

- приказ № 1 от 24.05.2013 о назначении на должность директора ООО «Торговый дом «КАРЛАМАН» [26];

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Торговый дом «КАРЛАМАН» от 24.05.2013 [27];

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Торговый дом «КАРЛАМАН» от 23.05.2013 [28];

- заявка на товарный знак по свидетельству №619255 [29];

- справки ООО «Карламанский сахар» № 14 от 22.09.2016 [30];

- фотоиллюстрация продукции ОАО «Карламанский сахар» [31];

- фотоиллюстрация продукции ООО «Карламанский продукт» [32];

- сообщение о результатах проведения комитета «Карламанский сахар» от 27.02.2018 [33];

- определение Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № А07- 15786/2014 от 28.02.2018 [34];

- определение Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № А07- 15786/2014 от 07.03.2018 [35];

- определение Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № А07- 15786/2014 от 30.01.2018 (13.02.2018) [36];

- заключение специалиста Ассоциации экспертов по содействию экспертной деятельности «Национальный общественный центр экспертиз» по результатам автороведческого, искусствоведческого исследования объектов интеллектуальной собственности № 6.Н./17 от 28.02.2017 [37].

На заседании коллегии, состоявшемся 19.04.2018, лицами, подавшими возражение, представлены следующие документы (копии):

- решение Суда по интеллектуальным правам от 29.03.2018 по делу №СИП-363/2017 [38];

- письменные пояснения ответчика ООО «Торфвый дом «Карламан» от 20 октября 2017 года [39];

- договор поставки СТМ №1809/13 от 18.09.2013, приложение №2, согласно которым ООО «ЭкоПрод» обязуется поставить ООО «Торговый дом «Карламан» продовольственные товары, маркированные товарным знаком «Карламанское» (в том числе осуществить упаковку произведенного или закупленного товара у третьих лиц) [40];

- письмо ЗАО «Любинский молочноконсервный комбинат», согласно которому комбинат подтверждает, что ООО «ЭкоПрод» является его эксклюзивным представителем на территории европейской части Российской Федерации [41];

- информационное письмо ООО «ЭкоПрод», согласно которому общество подтверждает, что молоко цельное сгущенное с сахаром ТМ «Карламанское» изготавливается эксклюзивно для ООО «Торговый дом «Карламан» [42];

- справки ООО «Карламанский продукт» о количестве произведенной продукции по состоянию на 16.04.2018 с приложением фото продукции [43];

- заявка №2016733685 на регистрацию товарного знака OOО «Карламанский продукт» от 12.09.2016 со статусом «принято решение о регистрации» [44].

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Поскольку материалы [39-43] отсутствовали в возражении, поступившем 23.01.2018, и не относятся к категории общедоступных словарно-справочных изданий, они представлены лицом, подавшим возражение, в нарушение требований пункта 2.5 Правил ППС и могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (16.02.2016) приоритета товарного знака по свидетельству №619255 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38572 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 43 Правил, изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №619255 с приоритетом от 16.02.2016 представляет собой комбинированное обозначение «», включающее прямоугольник голубого цвета на фоне которого размещено реалистическое изображение чайного сервиза и цветка красного цвета. Под изобразительным элементом размещен словесный элемент «КАРЛАМАНСКОЕ», являющийся неохраняемым элементом товарного знака и выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена на имя ООО «Торговый дом «Карламан» в отношении товаров 29 класса МКТУ «молоко сгущенное» и услуг 35 класса МКТУ «продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]». Товарный знак зарегистрирован в белом, сиреневом, красном, зеленом, сером, голубом, черном цветовом сочетании.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №619255 оспаривается ООО «Карламанский продукт» и ООО «Карламанский сахар».

В связи с отсутствием в возражении обоснования несоответствия товарного знака по свидетельству №619255 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия не имеет возможности оценить оспариваемый товарный знак на предмет соответствия указанной норме.

В рамках пункта 8 статьи 1483 Кодекса в возражении противопоставлено фирменное наименование ООО «Карламанский сахар», право на которое возникло 26.09.2008, то есть ранее даты приоритета оспариваемого знака [1].

Материалами возражения подтвержден факт осуществления деятельности ООО «Карламанский сахар» под фирменным наименованием в отношении товаров, однородных товарам 29 класса МКТУ «молоко сгущенное» и сопутствующим услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана оспариваемого товарного знака, до даты его приоритета (ООО «Карламанский сахар» изготавливало и реализовывало сгущенное молоко) [14-19].

Вместе с тем, в результате сравнительного анализа собственно фирменного наименования ООО «Карламанский сахар» и оспариваемого комбинированного товарного знака со словесным элементом «КАРЛАМАНСКОЕ» установлено, что они не являются сходными ввиду имеющихся фонетических и семантических различий.

Так, в противопоставленное фирменное наименование включен словесный элемент «САХАР», который не только отражается на длительности и характере звучания отличительной части фирменного наименования в целом, но и существенным образом влияет на его семантическую окраску. А именно, отличительная часть фирменного наименования представляет собой словосочетание, в котором логическое ударение падает на существительное «сахар», а прилагательное «Карламанский» является его определением, указывающим на географию происхождения сахара. Тогда как в оспариваемом товарном знаке самостоятельно прилагательное «КАРЛАМАНСКОЕ» не имеет смысловой привязки к какому-либо предмету. А если учитывать, что оспариваемый товарный знак предназначен для маркировки сгущенного молока, то прилагательное «КАРЛАМАНСКОЕ» может быть воспринято в качестве определения именно к данному товару.

То есть сравниваемые средства индивидуализации порождают в сознании потребителей различные смысловые ассоциации.

При этом коллегией принято во внимание, что словесный элемент «КАРЛАМАНСКОЕ» является неохраняемым элементом оспариваемого товарного знака, поскольку представляет собой прилагательное, образованное от названия географического объекта – деревни в Кармаскалинском районе Башкортостана, входящей в состав Кармаскалинского сельсовета (см., в частности, https://ru.wikipedia.org ), а, следовательно, вызывает представление о месте нахождения производителя товаров.

Таким образом, правообладатель не имеет исключительного права на словесный элемент «КАРЛАМАНСКОЕ» в составе оспариваемого товарного знака (данный элемент исключен из правовой охраны на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса). Другими словами регистрация оспариваемого товарного знака не ограничивает свободное использование словесного элемента «КАРЛАМАНСКОЕ» любым участником гражданского оборота.

В связи с изложенным у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №619255 не удовлетворяет требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса и способен ущемить исключительное право на фирменное наименование ООО «Карламанский сахар».

Относительно довода возражения о том, что ООО «Карламанский продукт» в настоящее время принадлежит исключительное право на дизайн этикетки, включающей изобразительный элемент, воспроизводящий изобразительный элемент оспариваемого товарного знака в виде реалистического изображения чайного сервиза, в связи с чем усматривается нарушение требований подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Материалы возражения не содержат документов, отражающих, кто именно являлся автором на спорное художественно-графическое решение, когда оно было создано, и каким образом и когда исключительное право на данный объект изобразительного искусства перешло к ООО «Карламанский сахар».

Согласно договору [11], на который ссылается лицо, подавшее возражение, ООО «Карламанский сахар» купило у ООО «Изаслав» пакеты из полимерных пленок, при этом вопрос о том, кто именно разработал спорное художественно-графическое решение, данный договор не проясняет.

Что касается договора об отчуждении исключительного права на спорный объект авторского права [12] от ООО «Карламанский сахар» к ООО «Карламанский продукт», то данный договор решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № А07-15786/2014 от 30.01.2018 (13.02.2018) [36] признан недействительным.

В связи с указанным у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям, регламентированным подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В связи с отсутствием доказательств нарушения требований пунктов 8 и 9 статьи 1483 Кодекса также был признан несостоятельным довод о несоответствии товарного знака по свидетельству №619255 требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, согласно которому «не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи».

В отношении неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в связи с несоответствием его требованиям, изложенным в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Анализ материалов возражения показал, что они не содержат документального подтверждения того, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака ООО «Карламанский сахар» в течение длительного времени в значительных объемах вводило в гражданский оборот сгущенное молоко, маркированное изобразительным элементом, воспроизводящим изобразительную часть оспариваемого товарного знака. Согласно фотографии, размещенной в книге «Агропромышленный комплекс Республики Башкортостан» за 2013 год, ассортиментная линейка продукции у ООО «Карламанский сахар» по сгущенному молоку широкая (продемонстрированы упаковки сгущенного молока, включающие различные изобразительные элементы). При этом из договоров и прилагаемых к ним товарных накладных [14 - 17] не представляется возможным установить, что речь идет о продукции, маркированной именно спорным изобразительным элементом. Дипломы и награды [19] также не представляется возможным соотнести с изобразительным элементом оспариваемого товарного знака.

Что касается довода возражения о вводе потребителей в заблуждение в связи с присутствием в оспариваемом товарном знаке элемента фирменного наименования ООО «Карламанский сахар», то, как уже было отмечено в данном заключении, сопоставляемые средства индивидуализации не являются сходными, а элемент «КАРЛАМАНСКОЕ» не имеет в составе оспариваемого товарного знака самостоятельной правовой охраны, в связи с чем, по мнению коллегии, отсутствуют предпосылки для ввода потребителей в заблуждение.

Относительно документа [23], представленного в качестве доказательства ввода потребителей в заблуждение, необходимо отметить, что данный документ представляет собой результаты опроса среди посетителей сайта vk.com (на странице ООО «Карламанский продукт» в социальной сети «ВКонтакте»). Вместе с тем, его результаты являются сомнительными с точки зрения объективности, поскольку исследование выполнено заинтересованным лицом (лицом, подавшим возражение) в рамках администрируемой им группы на указанном сайте.

Кроме того, данный опрос не имеет отношения к оспариваемому товарному знаку, поскольку респондентам задавались вопросы относительно упаковки сгущенного молока «Карламанская сгущенка». При этом отсутствуют документы, позволяющие установить, какая именно упаковка сгущенного молока демонстрировалась участникам опроса.

Довод лиц, подавших возражение, о том, что ООО «Торговый Дом «Карламан» не является изготовителем сгущенного молока, а осуществляет реализацию товаров, изготовленных АО «Люблинский молочноконсервный комбинат», расположенным в Омской области, касается фактического использования товарного знака и не может влиять на оценку соответствия товарного знака по свидетельству №619255 положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса на дату его приоритета.

В силу изложенного довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров/услуг, нельзя признать обоснованным.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о квалификации действий по регистрации товарного знака по свидетельству №619255 в качестве злоупотребления правом, то коллегия отмечает, что фактическое установление злоупотребления правом в действиях какого – либо лица, не входит в компетенцию Роспатента.

При этом Суд по интеллектуальным правам в своем решении от 29.03.2018 по делу №СИП-363/2017 [38] признал злоупотреблением правом действия ООО «Торговый Дом «Карламан» по регистрации иного средства индивидуализации, а именно, товарного знака по свидетельству №552328.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.01.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №619255.