Словесное обозначение «MagMa» по заявке №2021783182 с датой подачи от 14.12.2021 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 26 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 08.02.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021783182 было принято только в отношении части заявленных товаров 26 класса МКТУ. В отношении другой части товаров заявителю было отказано в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующими доводами.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком "MAGMA", зарегистрированным под № 752365 [1] с датой приоритета от 13.08.19, на имя Агабубаева Мурада Сейфудиновича, 368604, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Генерала Садыкова, 74, в отношении товаров 25 класса МКТУ, признанных экспертизой однородными заявленным товарам 26 класса МКТУ.

В Роспатент поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- в обжалуемом решении о регистрации указано следующее: "Противопоставляемый товарный знак № 752365 зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ, которые экспертиза признает однородными таким заявленным товарам 26 класса МКТУ как «броши [принадлежности одежды]; жабо [кружевные изделия]; зажимы для брюк велосипедистов; подплечики для одежды; шнурки для обуви», поскольку они соотносятся как род-вид, могут иметь одинаковый круг потребителей, условия реализации, а также являются взаимодополняемыми." При этом экспертиза не указывает, какие товары из перечня товаров 26 класса товарного знака № 752365 соотносятся как род-вид, могут иметь одинаковый круг потребителей, условия реализации, а также являются взаимодополняемыми товарам «броши [принадлежности одежды]; жабо [кружевные изделия]; зажимы для брюк велосипедистов; подплечики для одежды; шнурки для обуви». Также в обжалуемом решении отсутствует анализ однородности товаров по основным и вспомогательным критериям однородности;

- в соответствии с пунктом 7.2.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утв. Приказ ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 № 12, для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Аналогичный подход изложен в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации";

- признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся род (вид) товаров, назначение товаров, вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Признание товаров однородными без проведения анализа по основным и вспомогательным критериям однородности нельзя признать обоснованным, что подтверждается судебной практикой (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.07.2022 № С01-854/2022 по делу № СИП-383/2021). В соответствии с правовой позицией Суда по интеллектуальным правам вывод об однородности (неоднородности) товаров может быть сделан только по результатам анализа сравниваемых товаров по всем основным и вспомогательным критериям однородности;

- в решении о регистрации от 08.02.2023 отсутствуют основания для отказа в регистрации товаров броши [принадлежности одежды]; жабо [кружевные изделия]; зажимы для брюк велосипедистов; подплечики для одежды; шнурки для обуви на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Таким образом, Роспатент не определил, какие товары противопоставленного товарного знака являются однородными указанным товарам рассматриваемой заявки, не исследовал надлежащим образом вопрос их однородности, в связи с чем принял решение, нарушившее права и законные интересы ООО «АРТОПТИМА».

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021783182 в отношении всех заявленных товаров.

При подготовке к заседанию коллегии и рассмотрении возражения были выявлены основания, препятствующие регистрации товарного знака, а именно несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для более широкого перечня заявленных товаров 26 класса МКТУ, однородных товарам 25 класса МКТУ противопоставленного экспертизой товарного знака по свидетельству №752365 [1] по сравнению с указанным в заключении по результатам экспертизы. Информация о данных основаниях была занесена в протокол в соответствии с пунктом 45 Правил ППС и доведена до заявителя посредством направления уведомления о переносе заседания коллегии, в котором были приведены основания для отказа в регистрации, в том числе с указанием перечня товаров, для которых регистрация товарного знак будет нарушать исключительное право третьего лица.

Заявителем было представлено мнение относительно указанного коллегией основания на заседании коллегии, которое повторяет доводы возражения об отсутствии в уведомлении коллегии, равно как и в обжалуемом решении Роспатента, анализа однородности товаров.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.12.2021) подачи заявки №2021783182 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «MagMa» представляет собой словесный товарный знак, выполненный латинскими буквами. Регистрация товарного знака испрашивалась в отношении товаров 26 класса МКТУ - аппликации [изделия галантерейные]; банты галантерейные; бахрома; блестки для одежды; блочки обувные; бороды накладные; брелоки, не для ювелирных изделий и ключей; броши [принадлежности одежды]; булавки для шляп, за исключением ювелирных изделий; булавки энтомологические; булавки, за исключением ювелирных изделий и бижутерии; бусины, за исключением используемых для изготовления ювелирных изделий; венки из искусственных цветов; венки рождественские искусственные; венки рождественские искусственные с подсветкой; волосы накладные; волосы человеческие; галуны; гирлянды искусственные; гирлянды рождественские искусственные; гирлянды рождественские искусственные с подсветкой; грибок для штопки; держатели для рукавов; жабо [кружевные изделия]; зажимы для брюк велосипедистов; зажимы для волос; заколки для волос; заплаты для ремонта текстильных изделий, приклеиваемые путем нагревания; застежки для корсажей; застежки для обуви; застежки для одежды; застежки для подтяжек; застежки для поясов; застежки-липучки; застежки-молнии; застежки-молнии для сумок; знаки нагрудные не из драгоценных металлов; знаки номерные для участников спортивных состязаний; иглы вышивальные; иглы для гребнечесальных машин для шерсти; иглы для переплетных работ; иглы для шорного дела; иглы сапожные; иглы швейные; иглы штопальные; иглы; игольники; изделия басонные; изделия вышитые; изделия галантерейные, за исключением ниток; изделия декоративные для волос; изделия декоративные, текстильные, приклеиваемые нагреванием [галантерейные изделия]; изделия для отделки тканые, крученые или плетеные; изделия плетеные для отделки; изделия, вышитые золотом; изделия, вышитые серебром; катушки для намотки нитей для вышивания или шерсти [не части машин]; кисти [басонные изделия]; кнопки-застежки; коробки для принадлежностей для шитья и рукоделия; косы из волос; кромки ложные; крючки [галантерейные изделия]; крючки для вышивания; крючки для ковров; крючки для корсетов; крючки для обуви; ленты [басонные изделия]; ленты для волос; ленты и бантики для упаковки подарков небумажные; ленты клейкие двухсторонние для одежды; ленты клейкие для подтяжки груди; ленты наградные; ленты шляпные; ленты эластичные; метки бельевые буквенные; метки бельевые цифровые; метки бельевые цифровые или буквенные; наборы для шитья; накладки из искусственных волос; наперстки; нитковдеватели для игл; оборки для женской одежды; обручи для волос; пайетки; папильотки бумажные; парики; перья [принадлежности одежды]; перья птиц [принадлежности одежды]; перья страусов [принадлежности одежды]; петли для одежды; пико [кружево]; пластинки из китового уса для корсетов; повязки для волос; повязки нарукавные; подвязки для занавесей; подплечики для одежды; подушечки для булавок; подушечки для игл; помпоны; приспособления для завивки волос, электрические и неэлектрические, за исключением ручных инструментов; пряжки [принадлежности одежды]; пряжки для обуви; пуговицы; пуговицы-эмблемы; растения искусственные, за исключением рождественских елок; розетки [басонные изделия]; рюши для одежды; сетки для волос; синель [басонные изделия]; спицы вязальные; тесьма для отделки одежды; украшения для обуви; украшения для одежды; украшения для шляп; усы накладные; фестоны [вышивка]; фрукты искусственные; футляры для игл; цветы искусственные; челноки для изготовления рыболовных сетей; шапочки для окраски волос; шилья портновские; шиньоны; шнурки для обуви; шнуры для одежды; шнуры шерстяные; шпильки для волос; шпильки для завивки волос; элементы жесткости для воротников.; аксессуары для волос; бигуди; бисер; блестки для рукоделия; валики для волосиглички; иглы для поднятия петель; иглы для фильцевания (валяния); изделия галантерейные для волос; инструменты для вышивания; инструменты для вязания; инструменты для шитья и рукоделия; канекалоны; канты для одежды; кокарды; коклюшки; крючки вязальные; люверсы; наборы для вышивания, включая вышивание нитями, лентами, бисером, пайетками; наборы для рукоделия, включенные в 26 класс; принадлежности (аксессуары) для вышивания; принадлежности (аксессуары) для вязания; принадлежности (аксессуары) для шитья и рукоделия; приспособления для плетения шнуров, включенные в 26 класс; резинки для волос; резинки для плетения; стеклярус; стразы для рукоделия; стразы, за исключением используемых для изготовления ювелирных изделий; сутаж; термоаппликации; термопатчи; хольнитены [клепки]; части цветов искусственных; шнуры декоративные; шнуры, включенные в 26 класс; элементы для создания картин; эмблемы [изделия галантерейные].

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении части указанных в перечне заявки товаров 26 класса МКТУ основано на его противоречии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду сходства с товарным знаком [1].

Противопоставленный товарный знак [1] состоит из словесного обозначения MAGMA, выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена знаку, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ - апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подпяточники для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются между собой в целом за счет фонетического и семантического тождества (Magma в переводе с английского означает «магма, лава, см., например, Яндекс. Переводчик), несмотря на некоторые графические отличия, что позволяет прийти к выводу о высокой степени сходства сравниваемых обозначений.Следует отметить, что сходство обозначений в возражении не оспаривается.

Согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Кодекса», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что испрашиваемые товары 26 класса МКТУ «блестки для одежды; блочки обувные; броши [принадлежности одежды]; булавки для шляп, за исключением ювелирных изделий; жабо [кружевные изделия]; зажимы для брюк велосипедистов; застежки для корсажей; застежки для обуви; застежки для одежды; застежки для подтяжек; застежки для поясов; крючки для корсетов; крючки для обуви; ленты клейкие двухсторонние для одежды; ленты шляпные; метки бельевые буквенные; метки бельевые цифровые; метки бельевые цифровые или буквенные; оборки для женской одежды; перья [принадлежности одежды]; перья птиц [принадлежности одежды]; перья страусов [принадлежности одежды]; петли для одежды; пластинки из китового уса для корсетов; подплечики для одежды; пряжки [принадлежности одежды]; пряжки для обуви; рюши для одежды; тесьма для отделки одежды; украшения для обуви; украшения для одежды; украшения для шляп; шнурки для обуви; шнуры для одежды; элементы жесткости для воротников; канты для одежды» корреспондируют/являются однородными товарам 25 класса МКТУ «одежда, обувь, белье нижнее, бюстгальтеры, корсеты, корсажи, лифы, манжеты, манишки, пояса, воротники, шляпы, окантовка металлическая для обуви, ранты для обуви, уборы головные, подтяжки, союзки для обуви, голенища для сапог, части обуви носочные», указанным в перечне противопоставленного товарного знака, так как сравниваемые товары представляют собой одежду, обувь и головные уборы и их части и принадлежности, имеют одинаковое назначение (кроме защиты от негативного воздействия окружающей среды одежда, обувь, головные уборы и их части выполняют также эстетические функции — создают образ человека, демонстрируют его социальный статус, красоту и индивидуальность, удобство и функциональность), могут иметь одинаковый круг потребителей (взрослые люди разного возраста), одинаковые условия их реализации потребителям (магазины, маркетплейсы), а также являются взаимодополняемыми (булавки для шляп, за исключением ювелирных изделий; застежки для корсажей; застежки для обуви; застежки для одежды; застежки для подтяжек; застежки для поясов; крючки для корсетов; крючки для обуви; петли для одежды; пластинки из китового уса для корсетов; подплечики для одежды; шнурки для обуви; шнуры для одежды; элементы жесткости для воротников; канты для одежды, метки бельевые буквенные; лента шляпная; метки бельевые цифровые; метки бельевые цифровые или буквенные и одежда, обувь, корсажи, подтяжки, корсеты, воротники, белье нижнее, шляпы).

Также следует отметить, что жабо [кружевные изделия](отделочный элемент для украшения выреза блузки, платья или мужской рубашки в виде оборки, воланов или рюшей из ткани или кружев, спускающихся вниз по груди. Жабо бывают втачными и съёмными, прикрепляемыми брошью или декоративными булавками, см., например, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%BE); оборки для женской одежды; рюши для одежды однородны таким товарам противопоставленного товарного знака как галстуки-банты с широкими концами, манжеты, манишки, воротники съемные, вставки для рубашек, так как они относятся к деталям и принадлежностям одежды, имеют одинаковое назначение (для пошива одежды), один круг потребителей (лица, занимающиеся пошивом и производством одежды) и одинаковые условия их реализации (магазины). Что касается товаров «блочки обувные; застежки для обуви; крючки для обуви; пряжки для обуви; украшения для обуви; шнурки для обуви», то указанные товары также являются однородными товарам «окантовка металлическая для обуви, ранты для обуви, подошвы, подпяточники для обуви, голенища сапог, союзки для обуви, части обуви носочные», так как представляют собой части и элементы обуви, имеют одинаковое назначение (изготовление обуви), один круг потребителей (производители обуви) и одинаковые условия их реализации (оптовые и розничные магазины). Товары «зажимы для брюк велосипедистов» корреспондируют товарам «брюки, одежда для велосипедистов», так как они являются сопутствующими товарами и представляют собой части одежды велосипедистов.

Отнесение сопоставляемых товаров к одним родовым группам (одежда, обувь, головные уборы и их части), их назначение, круг потребителей и условия их оказания предопределяет вывод об однородности сравниваемой части товаров 26 класса МКТУ с частью товаров 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1].

Таким образом, с учетом высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака и однородности сопоставляемых товаров коллегия пришла к выводу о существующей вероятности смешения потребителями этих товаров в гражданском обороте в случае маркировки их сравниваемыми обозначениями.

Указанными обстоятельствами обусловлен вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 26 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.04.2023, изменить решение Роспатента от 08.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021783182 с учетом дополнительных обстоятельств.