Оспариваемый словесный товарный знак «» по заявке №2021788055 с приоритетом от 29.12.2021 зарегистрирован 01.11.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №901164 в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ИП Сорокин П.Ю., Новосибирская обл., г.Новосибирск (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.11.2023 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

В доводах возражения было указано следующее:

- правообладатель товарного знака не обозначил в сведениях из ЕГРИП в перечне кодов своей экономической деятельности код ОКВЭД, связанный со строительством, ремонтом и прочими услугами 37 класса МКТУ, вместо этого, в качестве основного кода ОКВЭД, по сведениям из ЕГРИП, у ИП Сорокина П.Ю. зарегистрирован вид деятельности под кодом 50.30. «Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта»;

- на дату приоритета товарного знака № 901164 в сети Интернет существовали зарегистрированные и используемые иными лицами доменные имена, основанные на словесном элементе «almazprofi», сходном до степени смешения со словесным элементом «АЛМАЗПРОФИ» товарного знака № 901164;

- лицо, подавшее возражение, являлось владельцем доменного имени «almazprofi161.com», а также оказывало однородные услуги 37 класса МКТУ, в том числе зафиксированные в сведениях из ЕГРЮЛ - деятельность по коду ОКВЭД 43.11 «Разборка и снос зданий»;

- информация об оказании лицом, подавшим возражение, однородных услуг размещалась на сайте almazprofi161.com, начиная с 2019г., и имела общедоступный характер, что в последствии повлекло за собой фактическое введение потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 37 класса МКТУ с использованием обозначения «almazprofi»;

- в настоящее время правообладатель товарного знака оказывает услуги 37 класса МКТУ с использованием товарного знака № 901164;

- вместо этого, в сети Интернет размещена информация (на сайте https://almaznsk.ru/) о реализации услуг под обозначением «АЛМАЗ профи», однако, обозначение, используемое на данном сайте, визуально отличается от зарегистрированного товарного знака по свидетельству № 901164;

- правообладатель товарного знака обратился с иском в Арбитражный суд Ростовской области о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству №901164 против лица, подавшего возражение (дело №А53- 34303/2023);

- все вышесказанное указывает на признаки недобросовестности правообладателя товарного знака и злоупотребление правом с его стороны;

- спорный товарный знак № 901164 со словесным элементом «АЛМАЗПРОФИ» является сходным до степени смешения в части значительного совпадения по фонетическому и семантическому критериям сходства с доменным именем лица, подавшего возражение, «almazprofi161.com»;

- в сети Интернет были зарегистрированы и другие доменные имена, в состав которых входит спорный словесный элемент «almazprofi».

Принимая во внимание все вышеприведенные доводы, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №901164 полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРИП ИП Сорокин П.Ю. (1);

- выписка из ЕГРИП ИП Фолимонов А.Н. (2);

- протокол осмотра доказательств (нотариальный) от 13.11.2023г. по истории доменного имени almazprofi161.com (3).

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- в возражении не представлено каких-либо доказательств возникновения у среднего российского потребителя устойчивой ассоциативной связи между обозначением «АЛМАЗ ПРОФИ» и лицом, подавшим возражение;

- лицо, подавшее возражение, не представило каких-либо документов, подтверждающих известность используемого им обозначения, более раннюю дату начала осуществления деятельности и непрерывность такой деятельности;

- сам по себе домен средством индивидуализации не является и не обладает старшинством права по отношению к товарному знаку или иным средствам индивидуализации;

- доменное имя не является объектом исключительных прав, что подтверждается Постановлениями Суда по интеллектуальным правам;

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств фактического смешения услуг правообладателя спорного товарного знака и заявителя в глазах потребителей, тем самым потребитель не будет введен в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №901164.

Правообладателем товарного знака представлены следующие материалы:

- сведения об администраторе домена ALMAZNSK.RU (4);

- скриншоты сайта правообладателя за разные периоды (5);

- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «АЛМАЗ-ПРОФИ» (6).

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 07.02.2024, лицо, подавшее возражение, отказалось от рассмотрения настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в ходе рассмотрения возражения лицо, подавшее возражение, выдвинуло новые основания для признания предоставления правовой охраны недействительным полностью, указав при этом на несоответствие оспариваемой регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Так, лицо, подавшее возражение, считает, что обозначение «АЛМАЗПРОФИ» является простой совокупностью двух словесных элементов «АЛМАЗ» и «ПРОФИ», которые не обладают различительной способностью для услуг 37 класса МКТУ, поскольку являются указанием на характеристики и способ оказываемых услуг.

Множество зарегистрированных юридических лиц с тождественным наименованием, а также большое количество сходных по наименованию сайтов в сети «Интернет» подтверждают позицию ИП Фолимонова А.Н. по поводу описательности обозначения, а также отсутствия у него различительной способности в силу семантического значения и распространенного использования.

Лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- уведомления о результатах проверки товарных знаков по заявкам №№2023718881, 2022786054, 2022735078, 2023704192, 2021789070, 2021738280, 2023778068 (7);

- выписки из ЕГРЮЛ различных организаций (8);

- выгрузки из веб-архива с сайтов almazprofi-nn.ru, almazprofi.info, almaz-profi.ru, profalmaz 161.ru, prof-almaz.info, almazprof.ru (9).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, выразило мнение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №901164 противоречит пункту 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, следовательно, правовая охрана данного товарного знака должна быть признана недействительной полностью.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.12.2021) приоритета товарного знака по свидетельству №901164 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Между правообладателем оспариваемого товарного знака и лицом, подавшим возражение, ведутся судебные споры о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству №901164.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, считает, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью и не выполняет индивидуализирующую функцию товарного знака, а также способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №901164 по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №901164 представляет собой комбинированное обозначение «», в состав которого входит изобразительный элемент в виде оригинальной фигуры, включающей в себя стилизованное изображение циркулярной пилы и алмазов, а также словесный элемент "АЛМАЗПРОФИ", выполненный заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Анализ несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №901164 требованиям положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак содержит в своем составе словесный элемент «АЛМАЗПРОФИ», образованный путем соединения двух словесных элементов «АЛМАЗ» и «ПРОФИ».

Общедоступные источники информации (https://dic.academic.ru/) позволяют усмотреть следующие семантические понятия данных элементов. Слово «АЛМАЗ» - это драгоценный камень, бесцветный и прозрачный, отличающийся большой твердостью. Алмаз, ограненный в известную форму, называется брильянтом. Слово «ПРОФИ» является сокращением от слова профессионал.

Таким образом, смысловое значение, заложенное в состав словесного элемента «АЛМАЗПРОФИ» можно интерпретировать как «алмазный профессионал» или «профессиональный драгоценный камень» и т.д. Учитывая приведенные выше семантические значения каждого словесного элемента видно, что они не образуют какую-либо единую семантику, понятную среднему российскому потребителю, следовательно, для того, чтобы сформировать четкое значение данного элемента потребителю понадобятся какие-либо домысливания и рассуждения. В этой связи у коллегии есть все основания для вывода о том, что словесный элемент «АЛМАЗПРОФИ» оспариваемого товарного знака по свидетельству №901164 будет восприниматься как фантазийное обозначение, не способное указывать на какие-либо характеристики услуг 37 класса МКТУ, относящиеся к проведению дорожно-строительных услуг, услуг горнодобывающей промышленности, услуг по ремонту транспортных средств, по уходу за одеждой, санитарно-уборочным работам, металлоремонту и т.д.

Помимо этого, лицо, подавшее возражение, считает, что оспариваемый товарный знак со словесным элементом «АЛМАЗПРОФИ» утратил свою различительную способность в силу использования сходных с ним обозначений в качестве наименований различных юридических лиц и доменных имен. Данные обстоятельства никоим образом не могут повлиять на отсутствие у словесного элемента «АЛМАЗПРОФИ» оспариваемого товарного знака различительной способности, поскольку безотносительны к фактической сфере деятельности данных фирменных наименований и доменных имен. При этом, представленные выписки из ЕГРЮЛ и интернет-распечатки с сайтов не являются документальным подтверждением фактического оказания различными лицами каких-либо услуг 37 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №901164 не противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №901164 требованиям положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В силу указанного выше семантического значения словесный элемент «АЛМАЗПРОФИ» оспариваемого товарного знака не несет в себе каких-либо указаний относительно изготовителя товара, позволяющих прийти к выводу о том, что российским потребителем оно воспринимается как вводящее в заблуждение.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации с иным производителем, которая возникает в сознании потребителя на основании его предшествующего опыта.

Представленные с возражением сведения (3) не позволяют коллегии сделать вывод об использовании какого-либо обозначения, которое являлось бы сходным до степени смешения со словесным элементом «АЛМАЗПРОФИ» оспариваемого товарного знака в отношении услуг 37 класса МКТУ. Сама по себе информация о том, что лицо, подавшее возражение, использует доменное имя almazprofi161.com, сходное до степени смешения со словесным элементом «АЛМАЗПРОФИ» рассматриваемого товарного знака, без фактических доказательств является недостаточной.

Таким образом, представленные сведения не позволяют прийти к выводу о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего соответствующие услуги, так как для такого вывода обязательно необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обусловливающих саму возможность порождения в сознании российского потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных услугам и их единственном известном потребителю конкретном производителе.

Так, не были представлены документы, которые непосредственно свидетельствовали бы о самих фактах оказания лицом, подавшим возражение, соответствующих услуг в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также позволили бы определить на период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака какие-либо объемы по оказанию услуг, затрат на рекламу, территорию их распространения, степень информированности потребителей об услугах, маркированных обозначением «АЛМАЗПРОФИ» и т.д.

Отсутствуют и какие-либо сведения о проведении лицом, подавшим возражение, рекламных кампаний и размещениях им рекламы в средствах массовой информации.

При этом коллегия не располагает и какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение. Так, например, не были представлены какие-либо результаты социологического опроса российских потребителей.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает оснований для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.11.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №901164.