Обозначение по заявке №2017704533, поданной 09.02.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 и услуг 35, 42, 44, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее слово «cosme», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и элемент «@», которые расположены на стилизованном графическом элементе, представляющем собой круг с лентой. В центре круга, над словесным элементом «cosme» расположено стилизованное изображение короны, над которой располагается графический орнамент в виде стилизованного изображения иероглифов.

Роспатентом 21.06.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017704533 в отношении заявленных товаров 03 и услуг 35, 42, 44, 45 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 и услуг 35, 42, 44, 45 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №1311939 с конвенционным приоритетом от 28.12.2015 – (1), зарегистрированным на имя Elegant Resort Co., Ltd., Япония в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 и услугам 35, 44 классов МКТУ.

Кроме того, экспертизой указано, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «@» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, является общепринятым символом, означающий коммерческое и специальное сокращение со значением предлогов «по», «на»; используется в сетевых службах для отделения имени пользователя (учѐтной записи) от названия домена, языках программирования, химии и т.д. (см. https://dic.academic.ru/).

В Роспатент 19.10.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель сообщает, что согласен с исключением элемента «@» из самостоятельной правовой охраны;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) не являются сходными, так как отличаются фонетически (сравниваемые обозначения имеют разное звучание) и визуально (производят различное общее зрительное впечатление), в связи с чем данное противопоставление может быть снято;

- также заявитель отмечает, что рассматриваемые обозначения сосуществуют в Японии;- при экспертизе обозначения по заявке № 2017704531, принадлежащей заявителю, противопоставление международной регистрации №1311939 было снято и обозначение зарегистрировано в отношении полного перечня товаров и услуг;

- заявитель обращает внимание на то, что согласно решению об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 21 июня 2018 года, заявленное обозначение по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг 03, 35, 44 классов МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении услуг 42 и 45 классов МКТУ с исключением элемента «@» из самостоятельной правовой охраны.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 21.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017704533 в отношении всех заявленных товаров и услуг с исключением элемента «@» из самостоятельной правовой охраны.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.02.2017) поступления заявки №2017704533 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные в пункте 34 настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).Обозначение по заявке №2017704533 представляет собой комбинированное обозначение, включающее слово «cosme», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и элемент «@», которые расположены на стилизованном графическом элементе, представляющем собой круг с лентой. В центре круга, над словесным элементом «cosme» расположено стилизованное изображение короны, над которой располагается графический орнамент в виде стилизованного изображения иероглифов.

Входящий в состав заявленного обозначения элемент «@» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью (согласно словарно-справочным источникам информации является официальным названием символа в соответствии со стандартами ITU/Unicode - коммерческое at. Символ используется в сетевым сервисах для отделения имени пользователя (учетной записи от названия домена), см. https://dic.academic.ru/). Данный вывод заявителем не оспаривается, кроме того, в возражении заявитель указал, что согласен с исключением из самостоятельной охраны данного элемента.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан знак по международной регистрации №1311939 – (1).

Противопоставленный знак (1) представляют собой комбинированное обозначение, в верхней части которого расположен графический элемент, включающий буквы «ER», выполненные оригинальным шрифтом, в нижней части – словесный элемент «cosme», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «cosme», несущий в заявленном обозначении и противопоставленном знаке основную индивидуализирующую нагрузку.

При этом коллегия учитывала, что в случае, когда обозначение состоит их охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов. Основным элементом в комбинированном обозначении является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Что касается визуально признака сходства, то между сравниваемыми обозначениями имеются визуальные различия. Вместе с тем, в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными.

Согласно доводам, изложенным в заключении экспертизы, товары 03 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака (1), однородны заявленным товарам 03 и услугам 35, 44 классов МКТУ.

Сравнение перечней товаров и услуг с целью определения их однородности показало следующее.

Сопоставляемые товары 03 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемой заявки и противопоставленного знака (1), относятся к одной родовой категории товаров «косметика и парфюмерия», соответственно имеют одно назначение, один рынок сбыта и один круг потребителей, в связи с чем признаются однородными.

Следует также отметить, что однородными могут быть признаны товары и связанные с ними услуги.

В данном случае заявленные услуги 35 класса МКТУ связаны с продвижением парфюмерно-косметических товаров, а услуги 44 класса МКТУ связаны с предоставлением информационных услуг в сфере красоты, то есть представляют собой совокупность услуг, связанных с заявленными товарами 03 класса МКТУ, которые как было указано выше, относятся к парфюмерно-косметическим товарам.

Учитывая вышеизложенное заявленные услуги 35, 44 классов МКТУ однородны товарам 03 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака (1), поскольку тесно связаны с ними.

В возражении заявитель не оспаривает однородность товаров и услуг.

Вместе с тем при анализе доводов, изложенных в заключении экспертизы, коллегией были выявлены следующие обстоятельства.

В заключении экспертизы был сделан вывод о неохраноспособности заявленного обозначения только в отношении товаров 03 и услуг 35, 44 классов МКТУ.

В связи с этим коллегия проанализировала однородность услуг 42, 45 классов МКТУ и товаров 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (1) и пришла к выводу о том, что указанные услуги не являются однородными с товарами 03 класса МКТУ, поскольку не являются связанными с ними, так как относятся к услугам в области дизайна и разработки веб-сайтов, прокату программного обеспечения, предоставлению информации в области компьютерных технологий (услуги 42 класса МКТУ) и услугам в области вопросов стиля/моды (услуги 45 класса МКТУ). То есть данные услуги не относятся к парфюмерно-косметическим товарам.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента в следует признать правомерным только в части товаров 03 и услуг 35, 44 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.10.2018, отменить решение Роспатента от 21.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017704533 в отношении услуг 42, 45 классов МКТУ.