Товарный знак по свидетельству №478674 с приоритетом от 10.05.2011 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.01.2013 на имя ООО Научно-производственное предприятие «ГЕТЬМАН», Украина в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), а именно водка».

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 17.05.2013 за №РД0124059, в отношении всех товаров 33 класса МКТУ исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к ГСХ Трейдмаркс Лимитед, Афродитис, 25, 2-ой этаж, офис 204, Никосия, Кипр (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №478674 представляет собой словесное обозначение , выполненное буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.09.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №478674, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 и пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, поскольку по его заказу организуется производство алкогольной продукции, оно имеет реальное намерение использовать обозначение «ПЕРВАК» в своей деятельности для однородных товаров 33 класса МКТУ и осуществило необходимые подготовительные действия к такому использованию, а именно заключило договор с непосредственным производителем алкогольной продукции, имеющим необходимую лицензию, разработало рецептуры и технологические инструкции по производству алкогольной продукции под обозначениями «ПЕРВАК ШАЛЬНОЙ», «ПЕРВАК ЛЮКС», «ПЕРВАК ХЛЕБНЫЙ», «ПЕРВАК МАГАРЫЧ», «ПЕРВАК ДОМАШНИЙ», «ПЕРВАК ХМЕЛЬНОЙ», «ПЕРВАК ПШЕНИЧНЫЙ», «ПЕРВАК МЕДОВЫЙ», разработало упаковку для продукции и подало заявку на регистрацию промышленного образца, а также разработало этикетку продукции и подало заявку на регистрацию этикетки в качестве товарного знака в Российской Федерации и Республике Беларусь;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №478674 состоит из единственного словесного элемента «ПЕРВАК»;

- слово «ПЕРВАК» является значимым словом русского языка и синонимом слова «самогон» и «первач» (самогон - алкогольный напиток, изготовляемый кустарным способом из хлеба, картофеля, корнеплодов);

- согласно словарно-справочным изданиям значение слова «ПЕРВАК» определяется как «высококачественная первая фракция перегонки барды при изготовлении самогона» (см. «Энциклопедический словарь спиртных напитков»); как «самогон первого сорта, очень крепкий» (см. «Толковый словообразовательный словарь русского языка И.А. Ширшова»); как «народное название самогона, который образуется на начальной стадии перегонки» (см. сайт Википедия (https://ru.wikipedia.org);

- в заключение Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы национальной академии наук Республики Беларуси, подписанное профессором, доктором филологических наук А.А. Лукашанецом, сделаны следующие выводы: 1. Словесное обозначение «ПЕРВАК» является значимым словом русского языка; 2. Слово «ПЕРВАК» содержит указание на определенный вид продукта - самогон, а также на его определенные свойства - высокую крепость; 3. Слово «ПЕРВАК» содержит указание на определенное качество товара (первосортный, лучший в ряду подобных). Оценочная коннотация обозначения «ПЕРВАК» усиливается тем, что рассматриваемое слово относится к разряду просторечной лексики;

- таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, для товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки» словесный элемент «ПЕРВАК» является описательным;

- обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, т.к. у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Таким образом, подобные обозначения не могут выполнять основную функцию товарного знака;

- в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса описательные обозначения могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. В данном случае оспариваемый товарный знак состоит исключительно из описательного элемента, в связи с чем ему не могла быть предоставлена правовая охрана;

- поскольку слово «ПЕРВАК» является описательным и указывает на конкретный вид товара 33 класса МКТУ, то, очевидно, что для всех остальных товаров (в данном случае для товара «водка») оно является ложным, так как самогон и водка являются двумя разными видами алкогольных напитков. С учетом изложенного выше регистрация оспариваемого товарного знака «ПЕРВАК» для товара «водка» произведена в нарушение требований пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что на территории Республики Беларусь в отношении заявки на объемный товарный знак № 20133952 с приоритетом от 25.09.2013, заявленной в виде изображения бутылки с надписью «ПЕРВАК» на имя ООО «УОЛЛ-СТРИТ» для товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», было вынесено решение об отказе в регистрации, мотивировочная часть которого содержит указание в том числе на тот факт, что «словесное обозначение «ПЕРВАК», входящее в состав заявленного обозначения и указывающее на определенный вид товара, является ложным в отношении иных заявленных товаров».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №478674 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- распечатка с сайта ФИПС товарного знака «ПЕРВАК» по свидетельству №478674 – [1];

- копия Договора № 940/11 от 20.09.2011 на поставку алкогольной продукции, заключенного ООО «УОЛЛ-СТРИТ» с РУП «Гродненский ликероводочный завод «Неманофф» и Дополнительные соглашения к нему – [2];

- копия Лицензии № 03220/22 от 06.02.2013 на право осуществления деятельности, связанной с производством алкогольной продукции, выданной ОАО «Гродненский ликероводочный завод» – [3];

- копии товарно-транспортных накладных за 2014 г. – [4];

- копия Лицензионного договора № 4 Гр. От 02.099.2013 на использование товарного знака № 36282 «НАША МАРКА», заключенного ООО «УОЛЛ-СТРИТ» с ОАО «Гродненский ликероводочный завод», зарегистрированного в Республике Беларусь и приложение к нему – [5];

- копия Акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 27.03.2014 г. между ООО «УОЛЛ-СТРИТ» и ОАО «Гродненский ликероводочный завод» – [6];

- распечатка с сайта ФИПС заявки № 2014710372 на комбинированный товарный знак со словесным элементом «ПЕРВАК» – [7];

- копии заявок №20133952, № f 20140136, № f 20140130, № 20141022, поданных на территории Республики Беларусь на имя ООО «УОЛЛ-СТРИТ» – [8];

- копии первых листов рецептур и технологических инструкций по производству горьких настоек «ПЕРВАК ШАЛЬНОЙ», «ПЕРВАК ЛЮКС», "»ЕРВАК ХЛЕБНЫЙ», «ПЕРВАК МАГАРЫЧ», «ПЕРВАК ДОМАШНИЙ», «ПЕРВАК ХМЕЛЬНОЙ», «ПЕРВАК ПШЕНИЧНЫЙ», «ПЕРВАК МЕДОВЫЙ», разработанных в 2013г. – [9];

- распечатки страницы 683 «Толкового словаря русского языка» СИ. Ожегов и Н.Ю. Шведова», М. Азъ, 1996 – [10],

- распечатки страниц 975, 956-959, 293, 294 «Энциклопедического словаря спиртных напитков», Г.Ю.Багриновский, М. АСТ-Астрель, 2003 – [11];

- распечатки страницы 630 «Толкового словообразовательного словаря русского языка», И.А. Ширшов, М,.Астрель, 2004 – [12];

- распечатки с сайта Википедия – [13];

- копия заключения «Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы национальной академии наук Беларуси», подписанное профессором, доктором филологических наук А.А. Лукашанецом и приложение к нему – [14].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 19.09.2014, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в подаче настоящего возражения, так как:

- из представленных лицом, подавшим возражение, материалов следует, что ООО «УОЛЛ-СТРИТ» является либо покупателем алкогольной продукции, либо грузополучателем, но не производителем товаров 33 класса МКТУ «водка»;

- лицом, подавшим возражение, была подана заявка №2014710372 на регистрацию комбинированного товарного знака со словесным элементом «ПЕРВАК» в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива»). В обозначении по данной заявке словесный элемент «ПЕРВАК» исполнен в графике сильно приближенной к словесному элементу «ПЕРВАК» оспариваемого товарного знака, а также практически идентичен словесным элементам «ПЕРВАК» товарных знаков по свидетельствам №307246, №307538, №307537, правообладателем которых является ГСХ Трейдмаркс Лимитед, правовая охрана которым предоставлена с 2006 года;

- таким образом, по мнению правообладателя, интерес ООО «УОЛЛ-СТРИТ» заключается в получении исключительных прав на обозначение, получившее охрану на территории Российской Федерации, введенное в гражданский оборот и приобретшее узнаваемость;

- правообладатель также отмечает, что в современном русском языке слово «ПЕРВАК» не имеет безусловной привязки к алкогольной продукции вообще и его конкретной разновидности и воспринимается потребителем как фантазийное обозначение, не вызывая конкретных ассоциаций.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №478674.

Правообладателем были представлены следующие материалы:

- информационное письмо ООО НПП «Гетьман» исх.№1505 от 22.01.2015 – [15];

- распечатка с сайта ФИПС комбинированного товарного знака со словесным элементом «ПЕРВАК» по свидетельству №307246– [16];

- распечатка из сети Интернет значения слова «ПЕРВАК» (Словарь синонимов, сайт www.synonymizer.ru/; Словарь Даля, сайт http://slovar-dalya) – [17];

- справка компании ГСХ Трейдмаркс Лимитед о длительности использования товарного знака «ПЕРВАК» (сл.) – [18];

- справка компании ГСХ Трейдмаркс Лимитед об объемах производства товаров, маркируемых товарным знаком «ПЕРВАК» (сл.) – [19];

- справка компании ГСХ Трейдмаркс Лимитед об объемах реализации на территории Российской Федерации товаров, маркируемых товарным знаком «ПЕРВАК» (сл.) – [20];

- копии Договоров поставки товаров за 2005, 2007-2010, 2012-2014гг. и приложения к ним – [21];

- копия Договора №17/54 от 01.09.2014 об оказании услуг по распространению рекламных материалов и приложения к нему – [22];

- копия Договора №21-07/14 от 21.07.2014 о размещении рекламы в непериодических печатных изданиях и приложения к нему – [23];

- копия Договоров на оказание услуг (выполнение работ) и приложения к ним за 2010, 2012, 2013гг. – [24];

- копия Договора №АБ 140709 от 09.07.2014, касающегося изготовления и распространения каталога «АЛКОБИЗНЕС Россия» и приложение к нему – [25];

- распечатки из журналов и каталогов – [26];

- копия Контракта № 22/2012-ЕК от 12.09.2012 и приложение к нему – [27].

На заседании коллегии, состоявшемся 25.02.2015, представителем лица, подавшего возражение, повторно было заявлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок в связи с необходимостью дополнительного времени для изучения документов, представленных с отзывом на возражение от правообладателя товарного знака №478674.

В удовлетворении данного ходатайства коллегией Палаты по патентным спорам было отказано, ввиду того, что лицу, подавшему возражение, было предоставлено дополнительное время для изучения представленных правообладателем материалов на основании ходатайства, заявленного лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии 29.01.2015. Данное ходатайство было удовлетворено и заседание коллегии перенесено на 25.02.2015.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (10.05.2011) товарного знака по свидетельству №478674 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса, может быть подано в Палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В качестве обоснования заинтересованности в подаче настоящего возражения, лицо, подавшее возражение, представило материалы [2-9], анализ которых показал следующее.

Согласно Договору на поставку алкогольной продукции [2] ООО «УОЛЛ-СТРИТ» является покупателем алкогольной продукции.

Из представленного приложения к Лицензионному договору [5] усматривается, что ООО «УОЛЛ-СТРИТ» является правообладателем товарного знака «НАША МАРКА» по свидетельству №36282, правовая охрана которому предоставлена на территории Республики Беларусь в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка, настойки горькие».

Согласно Лицензионному договору [5] ООО «УОЛЛ-СТРИТ» предоставило лицензию на использование товарного знака «НАША МАРКА» по свидетельству №36282 ОАО «Гродненский ликероводочный завод».

На имя ООО «УОЛЛ-СТРИТ» подана заявка №2014710372 [7] на регистрацию комбинированного товарного знака со словесным элементом «ПЕРВАК» в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

ООО «УОЛЛ-СТРИТ» в 2013 году были разработаны рецептуры и технические условия на производство следующих товаров:

- настойки горькие «ПЕРВАК ШАЛЬНОЙ», «ПЕРВАК ЛЮКС», «ПЕРВАК ДОМАШНИЙ»;

- водки особые «ПЕРВАК ХЛЕБНЫЙ», «ПЕРВАК МАГАРЫЧ», «ПЕРВАК ХМЕЛЬНОЙ»;

- водки «ПЕРВАК ПШЕНИЧНЫЙ», «ПЕРВАК МЕДОВЫЙ».

Таким образом, несмотря на то, что лицо, подавшее возражение, не является непосредственным изготовителем алкогольной продукции, в распоряжении коллегии Палаты по патентным спорам имеется информация (указанная выше), иллюстрирующая обстоятельства, связанные с тем, что ООО «УОЛЛ-СТРИТ» имеет реальное намерение использовать обозначение «ПЕРВАК» в отношении товаров 33 класса МКТУ на территории Российской Федерации, осуществило необходимые подготовительные действия к такому использованию, в связи с чем существование оспариваемого товарного знака создает угрозу ущемления прав ООО «УОЛЛ-СТРИТ» как хозяйствующего субъекта.

В связи с изложенным коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №478674 представляет собой словесное обозначение , выполненное буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива), а именно водка».

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку противоречит требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку слово «ПЕРВАК» является описательным и указывает на конкретный вид товара (самогон), в связи с чем в отношении товаров 33 класса МКТУ оспариваемой регистрации является ложным.

Анализ на соответствии требованиям пункта 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса оспариваемого товарного знака показал следующее.

Согласно пункту 2.2 Методических рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39 (далее – Методические рекомендации), заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, в частности указывающему на вид товара, не предоставляется правовая охрана, а производителям – исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

Необходимо, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Если в процессе экспертизы возникает вопрос – является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего.

В том случае, когда для того чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Для установления (подтверждения) того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную литературу.

Элементу, который на основании изложенного может быть отнесен к описательным, может быть предоставлена правовая охрана, если представленные заявителем материалы подтверждают то, что заявленный описательный элемент воспринимался потребителем как обозначение товаров производителя до даты подачи заявки.

Анализ материалов, которые, по мнению, лица, подавшего возражение, доказывают, что слово «ПЕРВАК» является описательным, показал следующее.

Согласно сведениям словарно-справочных источников [11, 12] первак – это высококачественная первая фракции перегонки барды при изготовлении самогона, очень крепкая. В настоящее время слово первак практически полностью вытеснено лексемой «первач».

Согласно сведениям сети Интернет [13] первач (другое название первак) – головная фракция, первая часть от общего выгона самогона. Как правило, первач содержит от 60 % этилового спирта. В перваче также повышено содержание альдегидов, метанола и эфиров до опасных для жизни и здоровья человека концентраций. Первач более токсичен, чем следующая фракция «сердце» выгонки.

Согласно представленному Заключению, подготовленному «Центром исследования белорусской культуры, языка и литературы национальной академии наук Беларуси» [14] слово первак относится к разряду просторечной лексики русского языка.

С учетом вышеизложенного слово «ПЕРВАК» относится к разряду просторечной лексики представляет собой название промежуточной фракции перегонки барды, не употребляемой для питья, в связи с чем не может быть отнесено к разряду обозначений, которые указывают на вид товара.

Указанное подтверждается также тем, что лицом, подавшим возражение, были представлены рецептуры и Технические условия [9], согласно которым ООО «УОЛЛ-СТРИТ» намерено использовать слово «ПЕРВАК» в качестве названия таких товаров, как «водка» «водка особая», «настойка горькая».

Следует также отметить, что материалы возражения также не содержат документов, доказывающих, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака на рынке алкогольной продукции присутствовал такой вид продукции как первак.

В этой связи довод лица, подавшего возражение, относительно того, что у любого лица может возникнуть необходимость использовать в гражданском обороте обозначение «ПЕРВАК» в отношении определенного вида товаров 33 класса МКТУ является неубедительным.

Коллегией также приняты во внимание доводы правообладателя и представленные им материалы [16], согласно которым ГСХ Трейдмаркс Лимитед является правообладателем серии товарных знаков по свидетельству №307246, по свидетельству №307538 и по свидетельству №307537 с приоритетом от 27.02.2001, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

При этом, несмотря на то, что исключительное право на указанные выше товарные знаки перешло к ГСХ Трейдмаркс Лимитед на основании зарегистрированного Роспатентом от 17.05.2013 договора №РД012405, водка под обозначением «ПЕРВАК» до даты подачи заявки (по крайней мере, начиная с 2001 года), производимая правообладателем, присутствовала на российском рынке [15].

Кроме того, и в настоящее время правообладателем предпринимается ряд действий, направленных на использование товарных знаков в гражданском обороте. Так, за период с июня по декабрь 2014 года по заказу правообладателя компанией ООО «Русский Север» было выпущено 2 299 697 бутылок алкогольной продукции (водка особая, настойка горькая), маркированной обозначением «ПЕРВАК», которая в дальнейшем была реализована на территории Российской Федерации [18-20]. Также, осуществлялся ряд рекламных мероприятий [23-26].

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, относительно того, что обозначение «ПЕРВАК» указывает на конкретный вид товаров 33 класса МКТУ «первак», в связи с чем в отношении товаров «алкогольные напитки [за исключением пива], а именно водка» оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров является недоказанным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 19.09.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №478674.