Комбинированное обозначение по заявке №2018722699 подано на регистрацию 01.06.2018 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 27.06.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018722699 для всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 28, 35, 41 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «ШАРА»

- используемое пользователями название общего сетевого ресурса от англ. «to share» - совместно использовать (см., например, Словарь компьютерного сленга https://comp_slang.academic.ru/280/шара), не обладает различительной способностью, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует заявленные товары 09 класса МКТУ, а именно указывает на назначение товаров.

Кроме того, словесный элемент «ШАРА» является лексической единицей блатного жаргона - халява, то есть что-либо полученное бесплатно или с очень малыми затратами (см., например, Словарь современной лексики, жаргона и сленга. 2014 г.), следовательно, регистрация заявленного обозначения противоречит общественным интересам, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.10.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 27.06.2019, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «ШАРА» заявленного обозначения и английское слово «share» не могут быть признаны сходными, поскольку они существенно отличаются фонетически;

- транслитерация английского слова «share» буквами русского алфавита «схаре», произносится [схаре];

- фонетически в слове «ШАРА» и в транслитерации слова «share» совпадают только 2 звука в середине - [ар];

- транскрипция слова «share» - [ˈʃɛər]. Следовательно, фонетически в слове «ШАРА» и в транскрипции слова «share» совпадает только первый звук обоих слов - [ш], [ʃ];

- слова «ШАРА» и «share» отличаются семантически;

- словесный элемент «шара» - 1) родительный падеж слова «шар»; 2) выварки кирпичного чая; 3) нечто бесплатное, даровое, без значительных усилий, без подготовки; 4) в кругах музыкантов, играющих на свадьбах - работа, по-другому – халтура; 5) жирнохвостые овцы мясо-шерстного направления продуктивности; 6) имена собственные Шара - коммуна в Италии, в регионе Сицилия; село в Лакском районе Дагестана, река в Нижегородской области России; художественный фильм Наоми Кавасэ; бог плодородия в шумеро- аккадской мифологии;

- слово «share» - в переводе с английского языка: существительное - 1) доля, пай, удельный вес; 2) акция; 3) совместное использование; глагол - 1) делить, распределять; 2) делить, разделять (с кем-л. что-л.); 3) пользоваться совместно; 4) участвовать (в чём-л.), делить; 5) иметь долю или часть; быть пайщиком; 6) делить (горе, радость и т. п.); 7) разделять (чужое горе и т. п.), сопереживать;

- российский потребитель не примет русское слово «ШАРА» за английское слово «share» и, следовательно, русское слово «ШАРА» не может характеризовать заявленные товары 09 класса МКТУ (указывать их назначение);

- слово «шара» в значении «бесплатное, даровое» используется с предлогом «на» (Ценится то, что достается трудом, а не то, что достается на шару. Сдать экзамены на шару), которого нет в заявленном обозначении;

- заявитель считает, что в современном обществе даже государство гарантирует и предоставляет определенным категориям граждан блага, за которые самим гражданам не надо платить, например, пенсионерам - бесплатный проезд на общественном транспорте; детям из многодетных семей - бесплатное питание в школе, бесплатные билеты в театр, музеи;

- слово, обозначающее предоставление чего-либо бесплатно, даром, само по себе не может вызывать неприятные ассоциации. Неприятные ассоциации могут возникать не из-за слова, а в конкретной неприятной ситуации;

- слово «ШАРА» отсутствует в кратком словаре «Блатного жаргона криминального мира» (https://www.trend.az/life/socium/1594967.html), в Словаре "Воровского жаргона" (http://www.biometrica.tomsk.ru/ftp/dict/slang/jargon/htm) в словаре «Блатной жаргон» (https://oiarqone.ru/blatnoj-zharqon/);- заявленное обозначение включает в себя два словесных элемента (ОСТАНЕТСЯ и ШАРА) и используется заявителем совместно с цифрой «2» или «3», расположенной между указанными словесными элементами;

- словесный элемент «ШАРА» в заявленном обозначении используется в значении слова «шар» в родительном падеже, что не противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали;

- заявитель является правообладателем товарного знака по свидетельству №696708 аналогичного по расположению словесных элементов;

- заявитель просит внести в обозначение по заявке №2018722699 изменение, включив в него между словесными элементами цифру «3» .

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018722699 с учетом внесенных изменений в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 35, 41 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.06.2018) поступления заявки №2018722699 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;

- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из словесных элементов «ОСТАНЕТСЯ ШАРА», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета, расположенных на деревянной дощечке в стиле русского деревянного зодчества с декоративными элементами. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в коричневом, белом, сером, светло-коричневом, темно-коричневом, песочном, светло-песочном цветом сочетании в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 35, 41 классов МКТУ.

В решении Роспатента изложен довод о том, что согласно Словарю компьютерного сленга (см. https://comp_slang.academic.ru/280/шара) словесный элемент «ШАРА» (от англ. «to share» - совместно использовать ) – разговорное название общего сетевого ресурса, в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно данного довода, коллегия отмечает, что указанный экспертизой словарь компьютерного сленга, является узкопрофильным и используется в основном профессиональными пользователями компьютеров, в связи с чем, мало знаком среднему российскому потребителю.

Таким образом, заявленное обозначение, включающее словесный элемент «ШАРА», не будет восприниматься как указывающее на назначение товаров 09 класса МКТУ. Следовательно, в отношении данных товаров исследуемое обозначение является фантазийным и соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, большинство потребителей знает данное обозначение как «шара» - нечто бесплатное, даровое, халява (см. Интернет-словарь: https://russian_argo.academic.ru/словарь русского арго, Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013.), которое относится к жаргонным словам и, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Таким образом, в силу того, что, слово «шара» является жаргонным словом, принадлежит к относительно автономной социальной группе и используется для обозначения искажённой, неправильной речи, предоставление правовой охраны товарному знаку с указанным словесным обозначением будет нарушать положения, установленные пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, товары и услуги 09, 16, 28, 35, 41 классов МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению со словесным элементом «ШАРА», имеют разновозрастные группы потребителей, в связи с чем, вероятность восприятия данного обозначения потребителями младшего и старшего возраста, как противоречащего принципам гуманности и морали очевидна.

Указанные выводы совпадают с выводами, изложенными в решении Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2016 по делу №СИП-123/2016, в котором сделан вывод о том, что регистрация синонимичного обозначения «ХАЛЯВА», признана противоречащей принципам гуманности и морали.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение включает в себя два словесных элемента (ОСТАНЕТСЯ и ШАРА) и используется заявителем совместно с цифрой «2» или «3», расположенной между указанными словесными элементами, является неубедительным, поскольку анализ обозначения проводится по тому обозначению, которое подано на регистрацию.

Следует отметить, что в ходе рассмотрения возражения, заявителем на заседании коллегии, состоявшемся 25.11.2019, было подано заявление о внесении изменений в заявленное обозначение, касающихся включения цифры «3» между словесными «ОСТАНЕТСЯ» и «ШАРА». По результатам рассмотрения заявления, просьба о внесении изменений не была удовлетворена, поскольку в соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса такие изменения являются существенными и могут повлиять на восприятие заявленного обозначения в целом. Данные изменения могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.

Ссылка заявителя на регистрацию товарного знака по свидетельству №696708 не может служить основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, так как не имеет отношения к рассматриваемому возражению, поскольку указанная регистрация не является в соответствии с Кодексом основанием для регистрации заявленного обозначения и не устраняет препятствий в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, послуживших основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для пересмотра вынесенного решения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.10.2019, оставить в силе решение Роспатента от 27.06.2019.