Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2021727823, поданной 06.05.2021, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 01, 16 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение в цветовом сочетании: «белый, черный, малиновый».

Роспатентом 27.04.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021727823 в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 01, 16 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждения относительно изготовителя товара. Согласно сведениям из сети Интернет заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией ООО «РОСЭЛ» для маркировки товаров, однородных заявленным (см. https://e-ecolog.ru/crc/RU.01.%D0%A0%D0%90.02.008.%D0%95.001294.09.21, https://kavkazhoztorg.ru/index.php?route=product/product&product_id=28460, https://xn--80ahdutrh5b4d.xn--p1ai/index.php?route=product/product&product_id=176108), в связи с чем, способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку заявителем является Савченко Павел Даниилович;

- доводы заявителя о том, что ООО «РОСЭЛ» будет производить продукцию, маркируемую заявленным обозначением, по лицензионному договору, между Савченко П.Д. и ООО «РОСЭЛ», который в данный момент не заключен, носят декларативный характер и не подтверждены документально;

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «» [2], зарегистрированным по свидетельству № 287769, с приоритетом от 21.04.2004 г. (срок действия продлён до 21.04.2024 г.), на имя «Кидде Продактс Лимитед», Мэтисен Уэй, Колнбрук, Слау, Беркшир, SL3 0HB, Великобритания, в отношении товаров 01 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 01 класса МКТУ;

- со знаком «ARGANID» [3] по международной регистрации № 1416164, конвенционный приоритет от 29.11.2017, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «Moroccanoil, Inc.», Suite 1200, 16311 Ventura Blvd. Los Angeles CA 91436, в отношении товаров 01 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 01 класса МКТУ;

- вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] сделан на основании фонетического сходства: «ORGANID / ARGANID», «ORGANIDE / ARGONITE», при этом буквы «O» и «A», «T» и «D» являются созвучными. Кроме того, все обозначения выполнены буквами одного алфавита, что усиливает их сходство;

- сопоставляемые товары 01 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков [2,3] и заявленного обозначения [1], относятся к одной родовой категории товаров, могут иметь одно назначение, один рынок сбыта и круг потребителей, в связи с чем, являются однородными.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 17.06.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.04.2022.

Доводы возражения, поступившего 17.06.2022, сводятся к следующему:

- ООО «Росэл» намерен производить продукцию, маркируемую заявленным обозначением [1], по лицензионному договору, между заявителем и ООО «Росэл», который стороны намерены заключить после регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака;

- в настоящий момент между заявителем (лицензиар) и ООО «Росэл» (лицензиат) заключен предварительный лицензионный договор от 20.12.2021 г.;

- ООО «Росэл» представил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2021727823 [1] в качестве товарного знака на имя заявителя;

- заявитель оспаривает сходство сравниваемых обозначений [1] и [2,3], а также однородность сопоставляемых товаров 01 класса МКТУ. Следует отметить несовпадение по общему зрительному восприятию противопоставленных товарных знаков [2,3] и заявленного обозначения [1]. По мнению заявителя, при наличии частичного (по части букв словесного элемента) визуального и звукового сходства заявленного обозначения [1] с противопоставленными товарными знаками [2,3], общее зрительное впечатление остается различным, что влечет отсутствие ассоциирование обозначений в целом;

- в заявленном обозначении [1] есть один словесный элемент и оригинальный изобразительный элемент, который напоминает часть структурной химической формулы вещества, тогда как противопоставленные товарные знаки [2,3] содержат по одному словесному элементу без каких-либо изобразительных элементов, имеют некоторое количество отличающихся букв, что влечет разное произношение;

- в перечне противопоставленного товарного знака [2] указаны специфические товары 01 класса МКТУ, которые в рознице не продаются и распространяются производителем под заказ. Правовая охрана противопоставленного знака [3] распространяется только на косметические товары, изготовленные на основе арганового дерева, которое произрастает, в основном, в Марокко и Алжире. Такие товары распространяются в косметических магазинах или косметических отделах магазинов. Заявленные товары 01 класса МКТУ обозначения [1] относятся к клеящим средствам, распространяемым в хозяйственных, канцелярских, строительных магазинах. В связи с чем, сравниваемые товары 01 класса МКТУ не являются однородными по всем применяемым критериям однородности товаров.

На основании изложенного в возражении, поступившем 17.06.2022, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех товаров 01 и 16 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем с материалами возражения были представлены:

- копия предварительного лицензионного договора от 20.12.2021 г. - [4];

- письмо-согласие на регистрацию товарного знака, выданное ООО «Росэл» - [5].

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания коллегии.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.05.2021) подачи заявки № 2021727823 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является комбинированным, включает словесный элемент «organide», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение части химической формулы. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении заявленного перечня товаров 01 класса МКТУ «вещества и материалы клеящие для промышленных целей; средства для обуви клеящие; клеи для ремонта разбитых изделий; клеи для кожи; клеи для промышленных целей, в том числе на основе цианоакрилатов, в жидкой и гелевой формах», товаров 16 класса МКТУ «материалы клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; клеи канцелярские или бытовые, в том числе на основе цианоакрилатов, в жидкой и гелевой формах».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Экспертиза при применении к заявленному обозначению пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса ссылается на сведения сети Интернет (см. https://e-ecolog.ru/crc/RU.01.%D0%A0%D0%90.02.008.%D0%95.001294.09.21, https://kavkazhoztorg.ru/index.php?route=product/product&product_id=28460, https://xn--80ahdutrh5b4d.xn--p1ai/index.php?route=product/product&product_id=176108), согласно которым заявленное обозначение [1] воспроизводит обозначение, используемое компанией ООО «РОСЭЛ» для маркировки товаров, однородных заявленным.

Как известно, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Согласно «Справке по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации» «сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара. С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем. Таким образом, норма пункта 3 статьи 1483 ГК РФ подлежит применению в том случае, когда судом установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем товарного знака.

При этом установление судом фактов разработки данного обозначения не правообладателем, а каким-либо другим лицом, использования обозначения иным производителем, а также сообщения информации о разработанном обозначении в общедоступных источниках информации не является само по себе основанием для применения пункта 3 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации, поскольку не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара».

Анализ приведенных экспертизой сайтов сети Интернет показал следующее. На сайте https://e-ecolog.ru/crc/RU.01.%D0%A0%D0%90.02.008.%D0%95.001294.09.21 представлено свидетельство о государственной регистрации на клей «ORGANIDE», изготовителем которого является компания «Росэл Компани Лимитед», Китай, получателем является ООО «НОВОТЭК», при этом данный документ датирован 30.09.2021, то есть позже даты подачи заявки (06.05.2021). В связи с чем, данный источник не может быть положен в основу выводов коллегии о возникновении недостоверных ассоциаций у потребителя относительно производителя товаров. На сайте https://kavkazhoztorg.ru/index.php?route=product/product&product_id=28460 представлена информация о клее-геле «ORGANIDE», производства «РОСЭЛ».

Вместе с тем, согласно предварительному лицензионному договору от 20.12.2021 г.

[4] заявитель и ООО «РОСЭЛ» обязуются заключить в будущем лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака по заявке № 2021727823 в отношении всех товаров. В письме-согласии [5] отражены сведения о предварительном лицензионном договоре от 20.12.2021 г., а также выражено согласие ООО «Росэл» на регистрацию заявленного обозначения [1] на имя заявителя в отношении всех товаров 01 и 16 классов МКТУ. В письме-согласии [5] также указаны намерения о производстве ООО «Росэл» продукции, маркируемой заявленным обозначением [1], на основании лицензионного договора. Анализ ссылки на сайт https://xn--80ahdutrh5b4d.xn--p1ai/index.php?route=product/product&product_id=176108 показал, что какие-либо сведения по ней не доступны.

В материалах дела также отсутствуют какие-либо сведения о длительном и активном использовании обозначения «ORGANIDE» в качестве средства индивидуализации заявленных товаров 01 и 16 класса МКТУ, сведения об объемах и рекламе, данные о социологических исследованиях, которые способствовали возникновению у потребителей недостоверного представления о производителе заявленных товаров, не соответствующего действительности. Также необходимо отметить, что в материалах дела отсутствует обращение третьего лица, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям статей 1477 и 1483 Кодекса (см. абзац 3 пункта 1 статьи 1493 Кодекса).

В связи с чем, коллегия не усматривает противоречия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного перечня товаров 01, 16 классов МКТУ.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы противопоставлены следующие товарные знаки:

- «» [2] по свидетельству № 287769, с приоритетом от 21.04.2004 г.

(срок действия продлён до 21.04.2024 г.). Правообладатель: «Кидде Продактс Лимитед», Великобритания. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 01 класса МКТУ «химические вещества, продукты, соединения и смеси для тушения огня и защиты от взрывов; огнеупорные и стойкие к воздействию огня препараты; порошки, предназначенные для борьбы с огнем; пена; испаряющиеся жидкости и химические вещества в жидкой форме, используемые для борьбы с огнем»;

- «ARGANID» [3] по международной регистрации № 1416164, конвенционный приоритет от 29.11.2017. Правообладатель: «Moroccanoil, Inc.», Suite 1200, 16311 Ventura Blvd. Los Angeles CA 91436. Правовая охрана предоставлена знаку [3] на территории Российской Федерации в отношении товаров 01 класса МКТУ «chemical preparations and ingredients made in whole or in part from kernels and/or oil of the Argan tree used for the production of soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions, hair care preparations, shampoos, hair conditioners, cosmetics preparations for body care, skin care, hair and scalp, and body and beauty care cosmetics» («химические препараты и ингредиенты, полностью или частично изготовленные из ядер и/или масла арганового дерева, используемые для производства мыла, парфюмерии, косметики, лосьонов для волос, средств по уходу за волосами, шампуней, кондиционеров для волос, косметических препаратов для ухода за телом, ухода за кожей, волосами и скальпом, а также для тела и красоты уходовая косметика»).

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, в комбинированном обозначении [1] основным элементом является словесный элемент «organide», так как именно он обуславливает индивидуализирующую нагрузку обозначения в целом.

Сходство сравниваемых обозначений [1] и [2,3] обусловлено фонетическим сходством словесных элементов: «organide» [1] / «ARGONITE» [2] / «ARGANID» [3], обусловленным одинаковым числом слогов (3), близостью (либо тождеством) произношения гласных и согласных звуков, составляющих обозначения и расположенных в одинаковом порядке: «o-a-i-e» [1] / «A-O-I-E» [2] / «A-A-I-» [3]; «- rg-n-d-» [1] / «-RG-N-T-» [2] / «-RG-N-D» [3]. Анализ общедоступных словарей и справочников не выявил перевод на русский язык обозначений: «organide» [1] / «ARGONITE» [2] / «ARGANID» [3]. В связи с чем, сопоставительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений не представляется возможным. Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2,3] близки, поскольку выполнены буквами латинского алфавита. Кроме того, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. В связи с чем, наличие изобразительного элемента и цветового решения в заявленном обозначении [1] не приводит к отсутствию сходства между сравниваемыми обозначениями.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности сравниваемых товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне, показал следующее.

Заявленные товары 01 класса МКТУ «вещества и материалы клеящие для промышленных целей; средства для обуви клеящие; клеи для ремонта разбитых изделий; клеи для кожи; клеи для промышленных целей, в том числе на основе цианоакрилатов, в жидкой и гелевой формах» предназначены для склеивания.

Товары 01 класса МКТУ «химические вещества, продукты, соединения» противопоставленного товарного знака [2] представляют собой обширное видовое понятие товаров, объединяющее химические вещества, соединения и материалы различного назначения, которые могут быть использованы в разнообразных видах деятельности, для достижения разных целей, в том числе и склеивания. Перечень товаров 01 класса МКТУ товарного знака [2] также включает такой товар как «пе́на» - дисперсная система с газовой дисперсной фазой и жидкой или твёрдой дисперсионной средой. В ряде случаев практического применения пен важны такие их свойства, как вязкость, теплопроводность, электропроводность, оптические свойства и т. д. Пены находят широкое применение во многих отраслях промышленности и в быту (см. электронный словарь: https://ru.wikipedia.org/wiki).

Пена-клей применяется для фиксации изолирующих материалов из пенополистирола к различным основаниям: керамической плитке, бетону, кирпичу. Клей-пена на основе полиуретана позволяет фиксировать пенопластовые плиты, выполняя наружные и внутренние работы. Фиксация, выполненная им, долговечна и надежна.

Клеящий состав обеспечивает прочность и высокое качество отделки.

Таким образом, вышеуказанные заявленные товары 01 класса МКТУ «вещества и материалы клеящие для промышленных целей; средства для обуви клеящие; клеи для ремонта разбитых изделий; клеи для кожи; клеи для промышленных целей, в том числе на основе цианоакрилатов, в жидкой и гелевой формах» и товары 01 класса МКТУ «химические вещества, продукты, соединения; пена» товарного знака [2] представляют собой химические вещества и материалы, которые имеют общее назначение (для склеивания), общий круг потребителей, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, относятся к одному сегменту рынка химической промышленности, что свидетельствует об их однородности.

Вместе с тем, товары 01 класса МКТУ «химические препараты и ингредиенты, полностью или частично изготовленные из ядер и/или масла арганового дерева, используемые для производства мыла, парфюмерии, косметики, лосьонов для волос, средств по уходу за волосами, шампуней, кондиционеров для волос, косметических препаратов для ухода за телом, ухода за кожей, волосами и скальпом, а также для тела и красоты уходовая косметика» товарного знака [3] представляют собой химические препараты и вещества, предназначенные для гигиенических и косметических целей. Таким образом, вышеуказанные заявленные товары 01 класса МКТУ, которые предназначены для склеивания, не могут быть признаны однородными товарам 01 класса МКТУ товарного знака [3], предназначенным для применения в области гигиены и косметики, поскольку они имеют разное назначение, иной круг потребителей, не являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми и не могут быть отнесены к одному и том же источнику происхождения.

Изложенные обстоятельства обуславливают принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 01 класса МКТУ одному лицу – правообладателю противопоставленного товарного знака [2].

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне, требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Как было установлено выше, в отношении товаров 16 класса МКТУ заявленное обозначение [1] не противоречит требованиям законодательства.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 17.06.2022, отменить решение Роспатента от 27.04.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021727823.