Международная регистрация знака № 1448556 с конвенционным приоритетом 12.01.2018, была произведена Международным Бюро ВОИС 11.07.2018 на имя заявителя в отношении услуг 35, 42 классов Международной классификации товаров и услуг далее МКТУ , указанны в перечне регистрации. Согласно публикации WIPO Gazette №4/2019 от 07.02.2019 заявителем ограничен перечень услуг, в отношении которы испрашивается правовая о рана знака по международной регистрации №1448556 в ряде стран, в том числе в России, а именно: в отношении услуг 35 класса МКТУ.Знак « по международной регистрации № 1448556 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ARC и изобразительный элемент в виде закрашенного кольца.

Роспатентом 06.04.2020 было принято решение об отказе в предоставлении правовой о раны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1448556, мотивированное его несоответствием в отношении все услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано с одством до степени смешения знака по международной регистрации № 1448556 и противопоставленны знаков по международным регистрациям №№833624, 1301678 и по свидетельству №374169.

В поступившем 31.07.2020 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы возражения сводятся к следующему. Владельцы противопоставленны знаков по международным регистрациям №№ №№833624, 1301678 предоставили письменные согласия на регистрацию знака по международной регистрации №1448556 в отношении все испрашиваемы услуг 35, 42 классов МКТУ.

Вместе с тем противопоставленный товарный знак по свидетельству №374169, по мнению заявителя, не с оден с обозначением, в отношении которого испрашивается предоставление правовой о раны. Отсутствие с одства обуславливается графическими и семантическими отличиями сравниваемы обозначений. Кроме того, заявитель отмечает тот факт, что противопоставленному товарному знаку по свидетельству №374169 о рана была предоставлена позднее даты приоритета знака по международной регистрации № 833624 , следовательно, Роспатент ранее не рассматривал эти обозначения в качестве с одны . Кроме того, заявитель уведомляет о том, что является аффилированной компанией с владельцем противопоставленной международной регистрации №833624, следовательно, знак по международной регистрации № 1448556 в одит в серию знаков группы компаний и ему не может быть отказано в регистрации в отношении те услуг 35 класса МКТУ, в отношении которы о рана предоставлена варианту знака по международной регистрации №833624.

В целя недопущения вероятности смешения знака по международной регистрации №1448556 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 374169, заявителем был сокращен перечень испрашиваемы услуг 35 и 42 классов МКТУ, в частности, исключены услуги, тождественные услугам, в отношении которы предоставлена правовая о рана товарному знаку по свидетельству №374169.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.04.2020 и предоставить правовую о рану знаку по международной регистрации № 1448556 в отношении все испрашиваемы услуг 35 и 42 классов МКТУ, за исключением следующи :

35 - advisory services in connection with sales promotion; promotion of products and services of others; procurement services for others (purchase of goods and services for other businesses); 42 - research and development of new products for others; graphic art design.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы: (1) – решение об отказе в предоставлении правовой о раны от 06.04.2020 и предварительное решение об отказе от 23.08.2019; (2) - общедоступная информация об аффилированности компаний Leo Burnett Company, Inc. и Publicis Groupe S.A.; (3) - копии писем согласий от владельцев противопоставленны товарны знаков по международным регистрациям №№833624, 1301678; (4) - информация о деятельности ARC MANAGEMENT&SERVICES с переводом на русский язык; (5) - информация о фактическом использовании противопоставленного товарного знака по свидетельству №374169; (6) - словарные выписки в отношении значений слов «ARC и «ARK .

На заседании коллегии, состоявшемся 10.09.2020, заявителем были представлены оригиналы писем-согласий от владельцев противопоставленны международны регистраций №№833624 и 1301678 приложение №1 к Протоколу заседания коллегии .

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (12.01.2018) конвенционного приоритета рассматриваемого знака правовая база для оценки его о раноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющи ся основанием для совершения юридически значимы действий по государственной регистрации товарны знаков, знаков обслуживания, коллективны знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 далее – Правила .

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарны знаков обозначения, тождественные или с одные до степени смешения с товарными знаками други лиц, о раняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородны товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородны товаров обозначения, с одного до степени смешения с каким-либо из товарны знаков, указанны в подпункта 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается с одным до степени смешения с другим обозначением товарным знаком , если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на и отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые в одят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении с одства комбинированны обозначений используются признаки, указанные в пункта 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или с одным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил с одство словесны обозначений оценивается по звуковым фонетическим , графическим визуальным и смысловым семантическим признакам, а именно:

1) звуковое с одство определяется на основании следующи признаков: наличие близки и совпадающи звуков в сравниваемы обозначения ; близость звуков, составляющи обозначения; расположение близки звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающи слогов и и расположение; число слогов в обозначения ; место совпадающи звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласны ; близость состава согласны ; арактер совпадающи частей обозначений; в ождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое с одство определяется на основании следующи признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом арактера букв например, печатные или письменные, заглавные или строчные ; расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое с одство определяется на основании следующи признаков: подобие заложенны в обозначения понятий, идей в частности, совпадение значения обозначений в разны языка ; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенны в обозначения понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различны сочетания .

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности эти товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, и потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы и реализации общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть , круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленны признаков в и совокупности в том случае, если товары или услуги по причине и природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику проис ождения изготовителю .

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме письмо-согласие и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.Знак « по международной регистрации № 1448556 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ARC и изобразительный элемент в виде закрашенного кольца. Правовая о рана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «Business management and organization consultancy, consultancy, development and implementation of commercial, advertising, communication and marketing strategies; market studies; research, compilation, processing and analysis of business data; updating and maintenance of data in computer databases; advertising and marketing services; marketing, advertising, content development and brand consulting in the field of brand communication strategy services; branding services, namely, analysis and consulting on brands for businesses; advertising management services, namely management of commercial and advertising materials and media, rental and purchase of time and advertising space on all communication means and media; creation, writing, editing, publication and distribution of texts, visuals, content and advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter, samples); production, post-production, editing, publishing, distribution, rental and projection of sound, video and cinematographic works for advertising purposes; scriptwriting for advertising purposes; modeling services for advertising purposes; consultancy services relating to websites traffic optimization; organization, development and management of events for commercial or advertising purposes; organization consultancy, development and conducting of events for commercial or advertising purposes; public relations; advisory services relating to advertising sponsorship research; social media strategy consultancy; management of social media communities; economic forecasts; online advertising on a computer network; advertising agency services (Консультации по вопросам управления и организации бизнеса, консультации, разработка и внедрение коммерческих, рекламных, коммуникационных и маркетинговых стратегий; исследования рынка; исследование, компиляция, обработка и анализ бизнес-данных; обновление и ведение данных в компьютерных базах данных; рекламные и маркетинговые услуги; маркетинг, реклама, разработка контента и бренд-консалтинг в сфере услуг по стратегии коммуникации бренда; услуги по брендингу, а именно анализ и консультирование по брендам для бизнеса; услуги по управлению рекламой, а именно управление коммерческими и рекламными материалами и СМИ, аренда и покупка времени и рекламных площадей на всех средствах связи и носителях; создание, написание, редактирование, публикация и распространение текстов, визуальных материалов, контента и рекламных материалов (листовок, проспектов, печатной продукции, образцов); производство, постпродакшн, монтаж, издательство, распространение, прокат и демонстрация звуковых, видео и кинематографических произведений в рекламных целях; написание сценариев в рекламных целях; услуги моделирования в рекламных целях; консультационные услуги по оптимизации посещаемости сайтов; организация, развитие и проведение мероприятий в коммерческих или рекламных целях; консультации по организации, разработке и проведению мероприятий коммерческого или рекламного характера; связи с общественностью; консультационные услуги, связанные с исследованиями спонсорства рекламы; консультации по стратегии в социальных сетях; управление сообществами в социальных сетях; экономические прогнозы; интернет-реклама в компьютерной сети; услуги рекламного агентства)».Противопоставленный знак « [1] по международной регистрации №833624 с датой конвенционного приоритета 21.04.2004, является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного закрашенного кольца, внутри которого расположен словесный элемент «arc , выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая о рана товарного знака действует в отношении услуг 35 класса МКТУ «Advertising agency services in all media (Услуги рекламных агентств во всех СМИ) . Действие товарного знака продлено, о чем имеется запись в информационном бюллетене ВОИС WIPO Gazette №2014/30 от 07.08.2014.Противопоставленный знак « [2] по международной регистрации №1301678 с конвенционным приоритетом 01.02.2016, является комбинированным. Графический элемент обозначения представляет собой три сосуда разной формы и цвета, расположенный один внутри другого. Словесный элемент «ARC выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая о рана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ «business management; commercial administration; business management and organization consultancy (управление бизнесом; коммерческое администрирование; консультации по управлению бизнесом и организации) .Противопоставленный товарный знак « [3] по свидетельству №374169 с приоритетом 27.12.2007, является комбинированным. Графический элемент обозначения представляет собой стилизованное изображение кораблика на фоне контрастного полукруга. Словесный элемент «ARK выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая о рана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: синий, красный, белый.

В своем возражении заявитель не оспаривает выводы Роспатента о с одстве до степени смешения знака по международной регистрации №1448556 и противопоставленны товарны знаков [1-2], однако, указывает на обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

Как было указано выше, заявителем представлены оригиналы письменны согласий на регистрацию знака по международной регистрации №1448556 в отношении все услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанны в перечне регистрации, на имя компании Publicis Groupe S.A., 133 avenue des Champs-Elysees, F-75008 Paris от следующи компаний:

- владельца знака по международной регистрации №1301678 - компании ARC MANAGEMENT & SERVICES, зарегистрированной по адресу 104 avenue du Général de Gaulle, F-62510 ARQUES Франция ;

- владельца знака по международной регистрации №833624 - компании Leo Burnett Company, Inc., зарегистрированной по адресу 35 West Wacker Drive, Chicago, Illinois 60601 Соединенные Штаты Америки .

Учитывая представленные документы, а также отсутствие тождества между знаком « по международной регистрации №1448556 и противопоставленными знаками « и « по международным регистрациям №№833624, 1301678 противопоставления [1-2] преодолены.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 1448556 и противопоставленного знаков [3] показал следующее.

Знак по международной регистрации № 1448556 и противопоставленный товарный знак [3] являются комбинированными. В комбинированны обозначения основным является словесный элемент, так как он легче, чем изобразительный, запоминается потребителем, позволяет воспроизвести обозначение в речи.

Словесные элементы «ARC и «ARK сравниваемы обозначений имеют тождественное фонетическое воспроизведение буквами русского алфавита «АРК , так как буква «C латинского алфавита после предшествующего согласного звука «R произносится как звук «К .

Кроме того словесные элементы «ARC и «ARK с одны с точки зрения визуального критерия, так как выполнены идентичными либо с одными графемами букв латинского алфавита.

С точки зрения семантики словесные элементы сравниваемы обозначений имеют следующие значения:

- слово «ARC в переводе с английского языка на русский имеет значение «дуга, арка, сварочная дуга ;

- слово «ARK в переводе с английского языка на русский имеет значение «ковчег, кивот, сундук .

Таким образом, словесные элементы «ARC и «ARK отличаются друг от друга с точки зрения заложенны в ни понятий и идей. Вместе с тем, сравниваемые словесные элементы могут быть восприняты потребителями в качестве фантазийны вследствие незнания значений английски слов «ARC и «ARK в переводе на русский язык.

Критерий общего зрительного впечатления не может быть превалирующим в данном случае, так как в знаке по международной регистрации № 1448556 присутствует не крупный, малоактивный изобразительный элемент в виде серого закрашенного кольца, расположенный в одной строке со словесным элементом. В знаке по международной регистрации №1448556 основным элементом является словесный, фонетическое с одство которого с противопоставленным товарным знаком [3] установлено выше. Следовательно, имеющиеся визуальные различия сравниваемы обозначений имеют второстепенное значение, ввиду превалирования с одства доминирующи словесны элементов по фонетическому критерию с одства словесны обозначений.

Таким образом, знак по международной регистрации №1448556 и противопоставленный товарный знак [3], несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются с одными.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №374169 о раняется в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, продвижение товаров (для третьих лиц); сбыт товара через посредников; услуги снабженческие (закупка товаров и услуги предприятиям) являющи ся видовыми относительно родовы групп услуг «реклама , «продвижение товаров , «бизнес-услуги .

Все услуги 35 класса МКТУ, представляющие собой консультационные услуги, управление бизнесом, бизнес-исследования, маркетинг, реклама, услуги по разработке и продвижению бренда, являются однородными услугам противопоставленного товарного знака, так как соотносятся друг с другом по виду/роду, имеют одинаковый круг потребителей и назначение. Услуги 35 класса МКТУ «public relations; management of social media communities (связи с общественностью; управление сообществами в социальных сетях) , в отношении которы испрашивается предоставление правовой о раны, представляют собой специализированную деятельность компаний по созданию благоприятного имиджа организации, ее представителей, конкретной личности, продукта или идеи в глаза общественности и социальны групп. Понятие "связи с общественностью" тесно связано с такими понятиями как реклама, агитация, маркетинг. В этой связи можно сделать вывод об однородности указанны услуг с такими услугами 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3] как “продвижение товаров”.

Таким образом, знак по международной регистрации №1448556 с одно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [3] в отношении однородны услуг 35 класса МКТУ.

Что касается услуг 35 класса МКТУ «updating and maintenance of data in computer databases; обновление и ведение данных в компьютерных базах данных , указанны в перечне международной регистрации №1448556, то они представляют собой самостоятельный вид услуг, относящийся к родовой группе информационно-справочны услуг, отличны по назначению и условиям оказания от услуг по продвижению товаров.

Что касается доводов заявителя о неоднородности услуг 42 класса МКТУ сравниваемы обозначений, то коллегия сообщает, что в отношении международной регистрации №1448556 правовая о рана испрашивается на территории Российской Федерации только для услуг 35 класса МКТУ, поэтому возможность предоставления правовой о раны заявленному обозначению в отношении услуг 42 класса МКТУ не исследовалась при экспертизе заявленного обозначения.

В отношении довода заявителя о том, что знаки по международным регистрациям №1448556 и №833624 представляют собой серию знаков одной группы компаний, коллегия отмечает, что действующее законодательство в области товарны знаков не содержит нормы, предписывающей учитывать наличие у заявителя более раннего исключительного права на с одный товарный знак. Указанное обстоятельство не исключает также необ одимости проведения экспертизы заявленного обозначения, в том числе его проверки на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Кроме того наличие товарного знака с более ранней датой приоритета, права на который принадлежат заявителю, к исключению, предусмотренному абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, не относится.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 31.07.2020, отменить решение Роспатента от 06.04.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1448556 в отношении услуг 35 класса МКТУ “ updating and maintenance of data in computer databases ”.