Оспариваемый словесный товарный знак «БОТОЛАЙК» по заявке № 2005704748/50 с приоритетом от 09.03.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.08.2005 за № 294345 в отношении товаров 03 и услуг 44 классов МКТУ.
Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «Ботолайк», которое является фантазийным символом товаров, содержащихся в перечне регистрации.
В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.10.2007 выражено мнение о том, что регистрация № 294345 товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 и пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с дополнениями и изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).
Возражение содержит следующие доводы:
- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с международным знаком № 826203 и товарными знаками по свидетельствам 2 №№108399, 192282, 216446, 216985, 218897, 222036 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ – мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты; и услуг 44 класса МКТУ – медицинские услуги, услуги в области гигиены и косметики для людей;
- сравнительный анализ товарных знаков (оспариваемого «Ботолайк» и по международной регистрации № 826203 и свидетельству № 192282) по критериям сходства словесных обозначений показывает, что они обладают шестью такими признаками, а именно: наличие близких и совпадающих звуков – 5 из 8, составляющих обозначение «Ботолайк», и совпадающих 5 из 6 звуков, составляющих обозначение «BOTOX»; одинаковое расположение совпадающих звуков и звукосочетаний, так как оба обозначения начинаются со звукосочетания «БОТО», которое является сильным элементом сравниваемых обозначений; расположением совпадающих слогов «БОТО» в начале рассматриваемых обозначений, что усиливает сходство их звучания; близость состава гласных: 2 из 3 гласных, присутствующих в обозначении «Ботолайк», совпадают с 2 из 2 гласных в обозначении «BOTOX»; близость состава согласных – 3 из 5 согласных, присутствующих в обозначении «Ботолайк», совпадают с 3 из 4 согласных в обозначении «BOTOX»; одинаковый характер совпадающих частей обозначений, в частности, звукосочетание «БОТО», присутствующее и в том и в другом слове, используется в основном в названии косметических средств, в состав которых входит ботокс, протеиновый препарат (ботулинический токсин);
- совпадающая часть «БОТО» является сильным, интенсивным с фонетической точки зрения элементом: по способу образования оба согласных звука (б) и (т), составляющих звукосочетание «БОТО», относятся к взрывным (смычным) согласным, звук этих согласных воспринимается как короткий шум или взрыв; при этом в рассматриваемом звукосочетании обе согласные находятся в сильной позиции, поскольку сильной считается позиция, при которой звук не изменяется, для согласного звука это позиция перед гласным: бо, то; основной особенностью гласного [o], образующего оба слога элемента «БОТО», является то, что данный звук является лабиализованым и характеризуется активной работой губ при его произношении; различительный признак лабиализации 3 гласных звуков образует в русском языке один из важнейших параметров их классификации, так как лабиализованность характерна только для звуков [о] и [у]; при этом элемент «БОТО» характеризуется максимальным контрастом по интенсивности между согласными и гласными звуками (взрывные согласные+гласные), что создает сильный фонетический эффект при его произнесении;
- высока степень графического сходства сравниваемых товарных знаков обусловлена стандартным шрифтом в черно-белом варианте (шрифт arial), при написании в кириллице одинаково расположены и совпадают первые четыре буквы обозначений;
- обозначение «BOTOX» является аббревиатурой, образованной из двух слов, обозначающих препарат «ботулинический токсин», который лежит в основе товаров, разрабатываемых, производимых и реализуемых компанией Аллерган под товарным знаком «BOTOX» («БОТОКС»); обозначение «Ботолайк» - фантазийное слово, однако в его составе четко выделяются два элемента «бото» и «лайк»; поскольку ботулинический токсин не входит в состав продукции, выпускаемый и реализуемый под товарным знаком «Ботолайк», можно утверждать, что элемент «бото» является сокращенным вариантом слова «ботокс» и таким образом, подчеркивает ассоциативную связь с продукцией «BOTOX» компании Аллерган. Даная ассоциация усиливается за счет второго элемента – «лайк» - обозначения «Ботолайк», который представляет собой русскую транслитерацию английского слова, означающего в переводе на русский язык «подобный», «похожий», «сходный», «аналогичный», «равный»; слово «ботолайк» передает значение «подобный ботоксу», «похожий на ботокс», «сходный с ботоксом», «аналогичный ботоксу», «равный ботоксу»; следовательно, в обоих рассматриваемых обозначения основным элементом является «БОТО-»\ «BOTO», который вызывает ассоциации с протеиновым препаратом, широко применяемым в косметологии и эстетической медицине для лечения многих нейромышечных болезней и борьбы с возрастными признаками, и в частности, для разглаживания мимических морщин; элемент «БОТО-» обладает оригинальностью и сильной различительной способностью, которую он приобрел 4 в силу широкой известности и частого употребления слова «BOTOX» для обозначения товаров компании «Аллерган», содержащих данный протеиновый препарат; тождество заложенных в рассматриваемых обозначениях понятий и совпадение элемента обозначений, на который падает логическое ударение («БОТО-»\ «BOTO»), свидетельствует о сильном ассоциативно-семантическом сходстве обозначений «Ботолайк» и «BOTOX», основанном на ассоциативном восприятии знаков;
- товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров и услуг, относящихся к одной родовой группе и имеющих сходное назначение – препараты, применяемые в косметологии и эстетической медицине для борьбы с возрастными признаками; медицинские услуги, услуги в области косметологии и гигиены;
- препараты под знаками «BOTOX» компании Аллерган настолько известны на территории Российской Федерации не только среди специалистов в области косметологии и эстетической медицины, но и среди рядовых потребителей, что любое другое обозначение, имеющее в своем названии элемент «БОТО-» («Boto»), особенно в начальной позиции, неизбежно вызывает ассоциации с товарами «BOTOX»; если товары под таким обозначением относятся к той же родовой группе, что и товары «BOTOX», то вполне вероятна возможность возникновения у потребителя представления об одном и том же производителе;
- вероятность смешения товаров под указанными знаками еще более возрастает из-за того, что в описании продукции под знаком «Ботолайк», представленном на Интернет-сайте, содержится прямое указание на сходство лечебного и косметического эффекта от данной продукции с эффектом применения товаров «BOTOX»; поскольку в составе продукции под товарным знаком «Ботолайк» препарата «ботулинический токсин» нет, следовательно, указанный товарный знак можно признать вводящим в заблуждение относительно состава и свойств маркированных этим товарным знаком товаров.
К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников: 5 - сведения о регистрации товарного знака по свидетельству № 294345 на 1 л. [1];
- сведения о регистрации товарных знаков по свидетельствам №№ 108399, 192282, 216446, 216985, 218897, 222036 и по международной регистрации № 826203 на 9 л. [2];
- распечатки с Интернет сайтов с описанием состава продукции «BOTOX» и продукции «Ботолайк» на 5 л. [3];
- выдержки из стандарта № 51391-99 «Изделия парфюмерно-косметические», утвержденного постановлением Госстандарта России от 09.12.1999 № 490-СТ и введенных в действие от 12.01.2000 на 3 л. [4];
- выдержка из Федерального закона «О лекарственных средствах» на 1 л. [5];
- результаты запросов по словам «BOTOX» и «БОТОКС» в поисковой системе google и yandex на 4 л. [6];
- распечатки страниц Интернет с описанием продукции «Ботолайк» на 4 л. [7];
Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении от 16.10.2007 в корреспонденции от 13.11.2007 и о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражению, назначенной на 23.05.2008 уведомлением от 11.04.2008. На заседании коллегии правообладатель отсутствовал и своим правом представления отзыва на возражение не воспользовался.
Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам признала доводы возражения не убедительными.
С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (09.03.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).
6 В соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.
К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.
При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.
В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).
7 Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.
Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.
Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.
Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «БОТОЛАЙК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.
Противопоставленный товарный знак по международной регистрации № 826203 и товарные знаки по свидетельствам № 108399 и № 216985 (далее – 8 товарный знак [1]) представляют собой словесное обозначение «BOTOX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.
Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 192282 [2] представляет собой словесное обозначение «BOTOX/БОТОКС», выполненное заглавными буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом в две строки.
Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 216446 [3] представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «BOTOX» и изобразительным элементом в виде трех скругленных дорожек.
Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 218897 [4] представляет собой словесное обозначение «БОТОКС», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.
Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 222036 [5] представляет собой комбинированное обозначение, в котором под словесным элементом «BOTOX» и изобразительным элементом в виде трех скругленных дорожек расположены несущие информационный характер словесные элементы «Botulinum toxin type A» и «purified neurotoxin complex», разделенные чертой.
Анализ противопоставленных товарных знаков [1-5] показывает, что все они представляют собой или содержат доминирующий словесный элемент BOTOX или его транслитерацию БОТОКС. Учитывая изложенное при оценке сходства за основу должно быть взято сравнение словесных элементов BOTOX (БОТОКС) и БОТОЛАЙК.
Сравнительный анализ обозначенных выше словесных элементов показал следующее. Разное количество слогов и букв в товарном знаке «BOTOX» (два слога и пять букв) и оспариваемом товарном знаке, состоящем из трех слогов и восьми букв «БО», «ТО», «ЛАЙК» не позволяет вынести суждение о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений. Несмотря на тождество звучания начальных четырех букв, в оспариваемом обозначении наличествуют дополнительные четыре звука (Л, А, Й, К), отчетливо выделяемые при 9 произношении, что фонетически заостряет внимание на ином звучании всего обозначения и свидетельствует о звуковом различии знаков.
Довод лица, подавшего возражение, о наличии серии товарных знаков, в основе которых лежит сильный элемент «БОТО», не подтверждается самими регистрациями товарных знаков, представляющими или содержащими словесный элемент «BOTOX/БОТОКС». Именно такой элемент, а не его слоги положены в основу всей серии знаков.
По графическому критерию рассматриваемые обозначения не являются сходными, так как общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми знаками различно.
Отсутствие семантического значения у сравниваемых товарных знаков не позволяет провести их анализ по семантическому критерию. Довод лица, подавшего возражение, о якобы имеющемся значении «подобный ботоксу» и т.д. не подтверждается ссылками на конкретные общедоступные словарно-справочные издания, содержащие такую информацию.
Учитывая отсутствие сходства сравниваемых обозначений, анализ однородности товаров и услуг не требуется.
Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 294345 произведена в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона.
Оспариваемый товарный знак не имеет смыслового значения и носит фантазийный характер в отношении характеристик/сущности товаров/услуг, указанных в перечне оспариваемой регистрации, то есть он не содержит в своем составе сведений о товаре или об изготовителе товара, которые бы не соответствовали действительности.
Мнение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в нарушение требований абзаца третьего пункта 3 статьи 6 Закона, основывается на материалах сети Интернет [7], в которых правообладатель оспариваемого товарного знака использует обозначение «botox-like» для рекламы своей продукции. Такое обозначение не зарегистрировано в 10 качестве товарного знака. Использование незарегистрированного в качестве товарного знака обозначения для индивидуализации товаров может привести к нарушению прав третьих лиц, в том числе на ранее зарегистрированные товарные знаки и признано компетентным органом незаконным использованием чужого товарного знака. Рассмотрение этих вопросов не относиться к компетенции Палаты по патентным спорам.
Приведенные же в материалах [1-7] возражения сведения не позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак в том виде, как он зарегистрирован, несет в себе информацию о товаре или изготовителе товара, не соответствующую действительности.
По завершении заседания коллегии лицо, подавшее возражение, представило в корреспонденции от 28.05.2008 свое особое мнение. Доводы особого мнения сводятся к следующему:
- во время проведения заседания коллегии была нарушена процедура ведения заседаний коллегии; нарушение выразилось в том, что коллегией вместо вопросов было выражено несогласие с точкой зрения лица, подавшего возражение, по вопросу сходства обозначений;
- при составлении возражения были привлечены специалисты в области лингвистики, по мнению которых элемент «БОТО» является сильным элементом, этот очевидный факт коллегия не признала, что свидетельствует о ее некомпетентности;
- в ответ на поданное ходатайство о проведении видеосъемки было заявлено, что видеозапись уже ведется;
- председательствующий коллегии оказал давление на членов коллегии при принятии решения в совещательной комнате.
По существу доводов особого мнения, Палата по патентным спорам отмечает, что заседание коллегии проводилось в соответствии с положениями 4.1 – 4.10 Правил ППС. Установленная процедура не нарушалась.
11 В соответствии с пунктом 4.7 Правил ППС записывающая аппаратура на заседании коллегии Палаты по патентным спорам может быть использована с согласия членов коллегии и всех лиц, участвующих в рассмотрении возражения или заявления. С целью обеспечения безопасности проведения заседания коллегии, в помещении, в котором проводится заседание коллегии, осуществляется техническая аудио - видео запись. В соответствии с действующим процессуальным законодательством указанная техническая аудио - видео запись заседания коллегии может быть предоставлена судебным и правоохранительным органам.
В уведомлении о назначении даты заседания лицу, подавшему возражение, было сообщено о возможности проведения заседания коллегии с использованием видеозаписи, которая осуществляется уполномоченным сотрудником Роспатента.
Доводы о звуковом сходстве сравниваемых товарных знаков были проанализированы выше. Ссылка на мнение специалистов в области лингвистики не подкреплена конкретными источниками информации или заключениями специалистов.
Таким образом, особое мнение не содержит доводов, не учтенных при принятии настоящего решения.