Обозначение по заявке № 2018728192 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 05.07.2018 на имя заявителя в отношении услуг 43 и 44 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Окситания», выполненным буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.05.2019 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части приведенных в заявке услуг 43 и 44 классов МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 43 и 44 классов МКТУ с серией знаков по международным регистрациям №№ 1006051 («L’Occitane»), 1330027 («L’Occitane») и товарных знаков по свидетельствам №№ 434559 («Ʌ’ОКСИТАН»), 434560 («Ʌ’ОКСИТАН»), 434561 («Ʌ’ОКСИТАН»), 466230 («L’OCCITANE»), охраняемых на имя другого лица и имеющих более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.07.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.05.2019.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными, так как они отличаются количеством слогов, звуков и букв и составом звуков и букв, в том числе начальными и конечными звуками и буквами, и производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное их отличиями в цветовом и шрифтовом исполнении, наличием в составе заявленного обозначения изобразительного элемента, а в противопоставленных знаках – апострофа, не характерного для русского языка, а также разными смысловыми значениями, поскольку в заявленном обозначении имя существительное «Окситания» является названием исторической области на юге Франции и небольшой части Испании, а в противопоставленных знаках имя прилагательное «L’Occitane» с артиклем, обозначающим определенную форму, в переводе с французского языка означает «окситанский», «этот окситанский».

В возражении также указано, что заявителем используется заявленное обозначение в качестве коммерческого обозначения для индивидуализации его салона красоты.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке услуг.

К возражению приложены копии благодарственных писем и публикаций в журналах о салоне красоты «Окситания» [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (05.07.2018) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение , в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «Окситания», так как он акцентирует на себе внимание, занимая бóльшую часть пространства, и запоминается легче, чем изобразительный элемент.

В силу указанных обстоятельств данный словесный элемент несет в этом обозначении основную индивидуализирующую нагрузку и, следовательно, прежде всего, подлежит сравнительному анализу.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 05.07.2018 испрашивается в отношении услуг 43 и 44 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 1006051 («L’Occitane»), 1330027 («L’Occitane») и товарные знаки по свидетельствам №№ 434559 («Ʌ’ОКСИТАН»), 434560 («Ʌ’ОКСИТАН»), 434561 («Ʌ’ОКСИТАН»), 466230 («L’OCCITANE»), охраняемые на имя другого лица и имеющие более ранние приоритеты, представляют собой соответствующие словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского или русского алфавитов.

При этом слово «Ʌ’ОКСИТАН» представляет собой всего лишь транскрипцию слова «L’Occitane», что позволяет признать то, что данные знаки образуют собой целую серию знаков, индивидуализирующих товары и услуги их правообладателя – компании Laboratoires M&L, Société anonyme (Франция), причем независимо от использования для них букв латинского или русского алфавитов.

В этой связи следует отметить, что характерные для французского языка артикль и апостроф («L’») являются в составе этих знаков служебными элементами, то есть имеющими второстепенное значение, поэтому основную индивидуализирующую нагрузку в противопоставленных знаках несет именно само слово «Occitane» («ОКСИТАН»), которое, следовательно, и подлежит, прежде всего, сравнительному анализу.

Противопоставленные знаки охраняются на территории Российской Федерации, в частности, в отношении услуг 43 и 44 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и серии противопоставленных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составе несущих основную индивидуализирующую нагрузку доминирующих соответствующих слов «Окситания» и «Occitane» («ОКСИТАН»).

Сходство данных слов обусловливается наличием у них одинакового состава согласных звуков и близкого состава гласных звуков и совпадающих звукосочетаний, причем в их начальных частях, которые особенно акцентируют на себе внимание и являются, собственно, основами этих слов, формируя у них крайне близкое звучание в целом.

Сходство сравниваемых знаков в целом усиливается еще и за счет того, что слова «Окситания» и «ОКСИТАН» в их составе выполнены буквами одного и того же русского алфавита, в то время как слово «ОКСИТАН», как уже отмечалось выше, является, в свою очередь, транскрипцией слова «Occitane».

Кроме того, в заявленном обозначении слово «Окситания», как было отмечено в возражении самим же заявителем, является названием исторической области на юге Франции и небольшой части Испании (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Толкования» – https://dic.academic.ru), а в противопоставленной серии товарных знаков слово «Occitane» в сочетании с артиклем и апострофом («L’») представляет собой притяжательное прилагательное «L’Occitane», в переводе с французского языка означающее «окситанский» (см. Интернет-портал «Яндекс: Переводчик» – https://translate.yandex.ru), то есть «принадлежащий Окситании», «связанный с Окситанией» или «происходящий из Окситании», в силу чего, совершенно очевидно, усматривается подобие заложенных в сравниваемые знаки понятий и идей, то есть наличие у них также и смыслового сходства.

При этом некоторые имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по цветовому и шрифтовому исполнению, по количеству слогов, звуков и букв и составу звуков и букв, по наличию в заявленном обозначении изобразительного элемента, а в противопоставленных знаках – артикля и апострофа, не характерных для русского языка, играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и серии противопоставленных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено их сходство в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Поскольку противопоставленные знаки, как было отмечено выше, образуют собой целую серию знаков, индивидуализирующих товары и услуги их правообладателя, то данное фактическое обстоятельство усиливает опасность смешения на рынке услуг, для индивидуализации которых предназначены заявленное обозначение и эти противопоставленные знаки, когда заявленное обозначение вполне может быть воспринято российскими потребителями в качестве товарного знака, являющегося одним из указанной серии противопоставленных знаков. Так, данное обстоятельство обусловливает необходимость расширения диапазона соответствующих услуг, подлежащих признанию в качестве однородных.

Приведенные в заявке услуги 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"», представляющие собой различные услуги в сфере общественного питания (ресторанный бизнес) и услуги проката оборудования, для которых по результатам экспертизы было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, с одной стороны, и все услуги 43 класса МКТУ, для которых охраняются противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 434559, 434560, 434561 и 466230 и представляющие собой услуги в сфере общественного питания (ресторанный бизнес), и услуги 43 класса МКТУ «услуги по предоставлению питания и питья» противопоставленной международной регистрации знака № 1006051 и услуги 43 класса МКТУ «услуги кафе; предоставление еды и напитков; аренда стульев, столов, столового белья, посуды; аренда кухонного оборудования; аренда диспенсеров питьевой воды» противопоставленной международной регистрации знака № 1330027, с другой стороны, совпадают, соотносятся друг с другом как вид-род либо относятся к одним и тем же соответствующим определенным родовым группам услуг (услуги в сфере общественного питания либо услуги проката оборудования), то есть они являются однородными.

Приведенные в заявке услуги 44 класса МКТУ «бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; ваксинг / восковая депиляция; восстановление лесных массивов; дизайн ландшафтный; диспансеры / центры здоровья; имплантация волос; лечение гомеопатическими эссенциями / услуги в области ароматерапии; маникюр; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; огородничество; парикмахерские; пирсинг; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; разведение животных; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; салоны красоты; санатории; татуирование; уничтожение вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги бальнеологических центров; услуги в области аквакультуры; услуги визажистов; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги питомниковедов; услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по оплодотворению в пробирке / услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги саун; услуги соляриев; уход за газонами; уход за животными; уход за комнатными животными; физиотерапия; хирургия пластическая; хирургия растений», представляющие собой различные услуги в сферах гигиенического и косметического ухода за людьми или животными (услуги салонов красоты и спа-салонов), физиотерапии и растениеводства, для которых по результатам экспертизы было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, с одной стороны, и услуги 44 класса МКТУ «гигиенический и косметический уход за людьми или животными; салоны красоты; парикмахерские; садоводство» противопоставленной международной регистрации знака № 1006051 и услуги 44 класса МКТУ «маникюр; массаж; парикмахерские; салоны красоты; услуги бальнеологических центров, а именно спа-салонов; услуги визажистов; услуги соляриев; физиотерапия» противопоставленной регистрации товарного знака № 466230, с другой стороны, совпадают, соотносятся друг с другом как вид-род либо относятся к одним и тем же соответствующим определенным родовым группам услуг (услуги в сферах гигиенического и косметического ухода за людьми или животными, физиотерапии либо растениеводства), то есть они являются однородными.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг 43 и 44 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 43 и 44 классов МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении данных услуг.

Что касается довода возражения о том, что заявителем используется заявленное обозначение в качестве коммерческого обозначения для индивидуализации его салона красоты, и представленных им материалов [1], то следует отметить, что они никак не опровергают вышеуказанный вывод коллегии о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для части приведенных в заявке услуг, так как не имеют никакого отношения к вопросу о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными знаками до степени смешения в отношении однородных услуг, приведенных в соответствующих перечнях конкретных услуг в заявке и в противопоставленных регистрациях знаков.

Необходимо также отметить, что коммерческое обозначение и товарный знак представляют собой разные средства индивидуализации, которые выполняют разные функции, регулируются разными институтами права, и к ним предъявляются, соответственно, разные требования, в соответствии с которыми, к тому же, факт наличия у заявителя права на определенное коммерческое обозначение никак не может быть подтвержден, собственно, только лишь документами [1].

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.07.2019, оставить в силе решение Роспатента от 29.05.2019.