Регистрация оспариваемого товарного знака «» с приоритетом от 24.08.2017 по заявке № 2017734697 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 19.09.2018 за № 671671. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТИМТИМ РИТЕЙЛ», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 33, 35 и 43 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.03.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 671671 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака с товарным знаком «» по свидетельству № 398825, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение.

По мнению лица, подавшего возражение, сравниваемые товарные знаки являются сходными за счет наличия в них распространенного имени «ТИМ»/«TIM», в написании которого в кириллице и в латинице используются совпадающие буквы «Т» и «М».

Лицо, подавшее возражение, полагает, что прилагательное «ВЕСЁЛЫЙ» является уточняющим по отношению к слову «ТИМ», следовательно, его наличие не приводит к отсутствию сходства сопоставляемых обозначений (в возражении приведена судебная практика).

Возражение содержит также довод об однородности всех товаров 29 и 30 классов МКТУ, приведенных в перечне оспариваемой регистрации, товарам 30 класса МКТУ противопоставленной регистрации.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 671671 недействительным в отношении всех товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением, 17.05.2021 представил отзыв по его мотивам, в котором обращает внимание на то, что оспариваемый товарный знак, помимо словесного элемента «», содержит также изобразительные элементы «» (в виде ленты) и «» (в виде серф-борда – доски для серфинга), которые в своей совокупности создают цельный образ обозначения.

Правообладатель поясняет также то, что смысловое содержание элемента «» заключается в сочетании двух слов «TIM» и слова «AND», сокращенное написание которого использовано в оспариваемом товарном знаке.

Дополнительно в отзыве отмечаются фонетические и графические отличия сравниваемых товарных знаков.

Правообладатель также считает, что обращение в Роспатент с возражением является недобросовестным поведением лица, подавшего возражение.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон спора, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.08.2017) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 Правил.

Согласно пункту 44 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству № 671671 (приоритет от 24.08.2017) является комбинированным, включает стилизованное изображение лодки с лентой и словесный элемент «TIM N TIM», выполненный буквами латинского алфавита стилизованным шрифтом. Также в составе товарного знака имеются изображения якоря и двух звезд. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Мотивы возражения о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям законодательства основаны на исключительном праве лица, подавшего возражение, на товарный знак по свидетельству № 398825, что свидетельствует о наличии заинтересованности указанного лица, предусмотренной пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

В отношении довода правообладателя о том, что обращение в Роспатент с возражением является недобросовестным поведением лица, подавшего возражение, следует отметить, что оценка добросовестности сторон спора не относится к компетенции Роспатента. При этом положения статей 1512 и 1513 Кодекса допускают оспаривание прошедших экспертизу и зарегистрированных товарных знаков, в том числе, по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 398825 представляет собой словесное обозначение «», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного в возражении товарных знаков показал следующее.

Оценив значимость элементов оспариваемого комбинированного обозначения (пункт 44 Правил), коллегия установила, что доминирующим в оспариваемом товарном знаке является словесный элемент «TIM N TIM», расположенный в центральной части обозначения, выполненный крупным шрифтом и акцентирующий на себе внимание в первую очередь.

При анализе по фонетическому критерию (пункт 42 (1) Правил) установлено, что оспариваемый товарный знак произносится как [ТИМ-ЭН-ТИМ], словесный элемент противопоставленного товарного знака – [ВЕ-СЁ-ЛЫЙ-ТИМ]. Оба товарных знака включают часть [ТИМ], в связи с чем при сопоставлении элемента «TIM N TIM» с товарным знаком «ВЕСЁЛЫЙ ТИМ» оспариваемого товарного знака прослеживается фонетическое совпадение трех последних звуков. Вместе с тем удвоение спорного слова «TIM» в составе оспариваемой регистрации, и соединение этих слов при помощи буквы «N» удлиняют звукоряд, что приводит к иному фонетическому восприятию оспариваемого знака. Наличие элемента «ВЕСЁЛЫЙ» в товарном знаке по свидетельству № 398825 еще более усиливает фонетическое отличие знаков.

С точки зрения визуального критерия (пункт 42 (2) Правил) имеют место значительные графические отличия знаков, заключающиеся в выполнении доминирующих элементов буквами разных алфавитов, а также обусловленные наличием в исполнении словесного элемента оспариваемого товарного знака графической проработки. Кроме того, следует принимать во внимание и оригинальную симметричную композицию всего оспариваемого обозначения в целом. Таким образом, коллегия констатирует графическое несходство сравниваемых товарных знаков по всем признакам, перечисленным в пункте 42 (2) Правил.

Что касается смыслового признака сходства (пункт 42 (3) Правил), то следует согласиться с предложенным правообладателем наиболее вероятным восприятием элемента «TIM N TIM» как «TIM ‘N’ TIM», что равнозначно сочетанию «TIM AND TIM» (ТИМ и ТИМ), которое отличается по своему смысловому содержанию от словосочетания «ВЕСЁЛЫЙ ТИМ». Вместе с тем смысловой критерий в данном случае не является определяющим, поскольку в отличие от противопоставленного товарного знака, оспариваемый товарный знак, наиболее вероятно, будет воспринят российскими потребителями как фантазийный, что обусловлено графическим решением знака, никоим образом не связанным с каким-либо персонажем или персонажами, имя (имена) которого (которых) упоминаются в знаке.

Сочетание обозначенных признаков сходства не приводит к выводу о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Вероятность смешения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Анализ однородности товаров оспариваемой регистрации и товаров, указанных в перечне свидетельства № 398825, показал, что часть товаров сопоставляемых перечней, действительно однородны. Так, оспариваемые товары «ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для мороженого [пищевого льда]; галеты солодовые; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; йогурт замороженный [мороженое]; карамель [конфеты]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; леденцы; лепешки рисовые; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; марципан; мед; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки шоколадно-молочные; налитки шоколадные; овес дробленый; овес очищенный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; пралине; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудинг рисовый; пудра для кондитерских изделий; шоре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки жевательные; рис; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; сироп золотой; сладости; сорбет [мороженое]; спагетти; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; украшения шоколадные для тортов; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хлопья [продукты зерновые]; чизбургеры [сэндвичи]; шоколад; ячмень очищенный» 30 класса МКТУ однородны по роду и/или назначению товарам «мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; закуски легкие на базе хлебных злаков; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; мамалыга; мюсли; попкорн; сладости; хлопья из зерновых продуктов; кукурузные хлопья» противопоставленной в возражении регистрации № 398825.

Кроме того, обладающими признаками однородности (назначение, условия реализации, круг потребителей, взаимозаменяемость) являются оспариваемые товары 29 класса МКТУ – «варенье имбирное; желе фруктовое; закуски легкие на основе фруктов; изюм; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы фруктовые; крем сливочный; молоко сгущенное; мякоть фруктовая; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; пюре клюквенное; пюре яблочное; салаты фруктовые; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; цедра фруктовая; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые» и противопоставленные товары «закуски легкие на базе хлебных злаков; сладости; хлопья из зерновых продуктов».

В свою очередь, иные оспариваемые товары 29 класса МКТУ («айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы; арахис обработанный; артишоки консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские обжаренные; гнезда птичьи съедобные; горох консервированный; грибы консервированные; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; изделия колбасные; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыбная обработанная; йогурт; капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; коктейли молочные; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; концентраты бульонные; корнишоны; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое жидкое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко рисовое [заменитель молока]; молоко соевое [заменитель молока]; молоко с повышенным содержанием белка; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мясо; мясо консервированное; напитки молочные с преобладанием молока; овощи консервированные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; овощи сушеные; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; порошок яичный; продукты молочные; продукты пищевые рыбные; простокваша; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пыльца растений, приготовленная для пищи; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; салаты овощные; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки взбитые; сливки [молочный продукт]; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; соки овощные для приготовления пищи; сок томатный для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трепанги неживые; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыбное; финики; хумус [паста из турецкого гороха]; чеснок консервированный; чечевица консервированная; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; яйца; яйца улитки; молоко арахисовое; молоко миндальное») и 30 класса МКТУ («ароматизаторы; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вещества связующие для колбасных изделий; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; горчица; загустители для пищевых продуктов; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; имбирь [пряность]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; карри [приправа]; кетчуп [соус]; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; куркума; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; майонез; маринады; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; настои нелекарственные; орех мускатный; паста соевая [приправа]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; подливки мясные; порошок горчичный; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; пряности; релиш [приправа]; семя анисовое; семя льняное для употребления в пищу; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы для пасты; соусы [приправы]; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]») не имеют основных признаков однородности с товарами противопоставленного перечня. Наличие менее двух второстепенных признаков однородности не оказывает влияния на вероятность смешения сравниваемых товарных знаков.

Никаких дополнительных материалов, направленных на обоснование наличия или отсутствия вероятности смешения сопоставляемых средств индивидуализации, сторонами не представлено.

При этом отсутствие сходства сравниваемых обозначений обуславливает отсутствие вероятности их ассоциирования друг с другом в целом даже в случае маркировки ими однородных товаров.

Таким образом, оценив в совокупности степень сходства обозначений и степень однородности товаров, для маркировки которых они зарегистрированы, коллегия не находит оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим положениям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, как нарушающим исключительное право лица, подавшего возражение, на товарный знак по свидетельству № 398825.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.03.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 671671.