Словесное обозначение «iMode» по заявке № 2007723463/50 с приоритетом от 31.07.2007 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 09, 12, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.
Согласно приведенному в заявке описанию «заявленное словесное обозначение представляет собой словесный элемент iMode (транслитерация - иМоде)».
Решением Роспатента 15.05.2009 заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 09, всех товаров 12 классов МКТУ, приведенных в перечне. В отношении другой части товаров 09, всех услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (знака обслуживания).
Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
Заключение обосновано следующими доводами:
1. заявленное обозначение «iMode» сходно до степени смешения с товарными знаками "I - MODE" по свидетельствам № 290612 с приоритетом от 04.12.2003, № 283773 с приоритетом от 09.01.2004;
2. правообладателем знаков по свидетельствам №№ 290612, 283773 является «НТТ ДоКоМо, Инк.», Япония;
3. правовая охрана знакам по свидетельствам №№ 290612, 283773 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, которые являются однородными заявленным товарам 09 и услугам 35 классов МКТУ;
4. степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а также однородность товаров и услуг установлены в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.
В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.09.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:
- заявленное обозначение «iMode» и противопоставленный товарный знак "I - MODE" по свидетельству № 290612 с приоритетом от 04.12.2003 не ассоциируются друг с другом;
- заявленное обозначение «iMode» представляет собой вымышленное слово, не имеющее смыслового значения, а противопоставленный товарный знак "I - MODE" по свидетельству № 290612 с приоритетом от 04.12.2003 состоит из двух частей, разделенных дефисом, при этом слово «MODE» имеет значение – метод, способ, манера поведения, вид, форма (http://lingvo.yandex.ru);
- отсутствие семантического сходства обуславливает вывод об отсутствии смешения заявленного обозначения «iMode» и противопоставленного товарного знака "I - MODE" по свидетельству № 290612 с приоритетом от 04.12.2003 в хозяйственном обороте;
- противопоставленный товарный знак "I - MODE" по свидетельству № 290612 с приоритетом от 04.12.2003 не используется правообладателем в отношении товаров 09 класса МКТУ, в связи с чем, заявителем подано заявление о досрочном прекращении его правовой охраны в связи с неиспользованием.
На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ.
Заявителем была выражена просьба в корреспонденции № 356 от 01.02.2010 о переносе заседания коллегии, назначенного на 03.02.2010, в связи с назначением в Арбитражном суде города Москвы судебного заседания на ту же дату и время в отношении ООО «Табэлла», генеральным директором которого является представитель заявителя. В удовлетворении данной просьбы было отказано коллегией Палаты по патентным спорам, поскольку заявителем по заявке № 2007723463/50 является юридическое лицо, имеющее возможность назначить нового представителя, с учетом того, что его представитель был извещен заблаговременно о дате проведения заседания коллегии уведомлением № 2007723463/50(976531) от 27.11.2009.
Заседание коллегии, состоявшееся 03.02.2010, было перенесено на более поздний срок по инициативе коллегии Палаты по патентным спорам в связи с выявлением новых обстоятельств, препятствующих предоставлению обозначению «iMode» правовой охраны в качестве товарного знака, отсутствующих в решении Роспатента. Новое заседание коллегии Палаты по патентным спорам состоялось 30.03.2010 с предварительным извещением представителя заявителя уведомлением № 2007723463/50(976531) от 10.02.2010.
Заявитель был извещен письмом № 2007723463/50(976531) от 10.02.2010 о выявлении дополнительных обстоятельств, препятствующих предоставлению обозначению «iMode» правовой охраны в качестве товарного знака в соответствии с положением, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенным Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон). А именно, заявленное обозначение по заявке № 2007723463/50 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 290612 в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы, аппаратура и инструменты электронные, части и принадлежности для всех вышеперечисленных товаров», являющихся однородными товарам 09 класса МКТУ «детекторы, звонки (устройства тревожной сигнализации), звонки аварийные электрические, звонки сигнальные, зуммеры электрические, кнопки для звонков, лазеры, за исключением используемых в медицинских целях, сигнализация световая или механическая, сирены, термометры (за исключением медицинских), указатели количества, устройства для регистрации времени, устройства звуковые сигнальные, устройства сигнальные аварийные, устройства сигнальные, используемые при тумане (за исключением сигналов с использованием взрыва), фонари сигнальные» заявленного обозначения. На заседании коллегии, состоявшемся 30.03.2010, заявитель выразил устное несогласие с данной позицией коллегии Палаты по патентным спорам и считает сравниваемые товары 09 класса МКТУ неоднородными. Вместе с этим, заявитель представил ходатайство о переносе заседания коллегии, состоявшемся 30.03.2010, мотивированное тем, что заявителем ведутся переговоры с правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 290612 по вопросу предположительного заключения договора в связи с отчуждением исключительных прав на данный товарный знак. В удовлетворении ходатайства заявителя о переносе заседания коллегии было отказано коллегией Палаты по патентным спорам по следующим основаниям.
Исходя из пункта 2 статьи 1248 Кодекса и пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение Роспатента заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке. В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению. Таким образом, поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (27.11.2009) исключительные права на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 290612 принадлежали иному лицу, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения данного ходатайства. При этом следует отметить, что просьба о проведении переговоров, изложенная в ходатайстве, носит декларативный характер и не подтверждена документально.
Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 24.09.2009, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.
С учетом даты (31.07.2007) поступления заявки № 2007723463/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеупомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322 (далее — Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).
Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; вхождение одного обозначения в другое; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).
Графическое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; алфавит, буквами которого написано слово (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).
Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).
Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. пункт 14.4.2.2 подпункт (г) Правил).
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.
Заявленное обозначение «iMode» (1) по заявке № 2007723463/50 выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом вторая буква слова «iMode» выполнена заглавной, остальные буквы исполнены строчными, что позволяет воспринимать его как сочетание буквы «i» и слова «Mode».
Регистрация обозначения испрашивается в отношении перечня товаров 09, 12, услуг 35 классов МКТУ.
Решение Роспатента в отношении услуг 35 класса МКТУ заявителем согласно материалам возражения от 24.09.2009 не оспаривается. В связи с этим, коллегия Палаты по патентным спорам считает нецелесообразным проведение анализа на тождество, сходство сравниваемых обозначений, а также однородности противопоставленного в решении Роспатента товарного знака «i-mode» по свидетельству № 283773 с приоритетом от 09.01.2004 в отношении услуг 35 класса МКТУ.
Противопоставленный товарный знак «i-mode» (2) по свидетельству № 290612 является словесным и выполнен строчными буквами латинского алфавита. При этом буква «i» отделена от слова «mode» черточкой. Правовая охрана предоставлена товарному знаку (2) на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.
Анализ заявленного обозначения (1) и противопоставленного товарного знака (2) на тождество и сходство показал следующее.
Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства показал звуковое тождество заявленного обозначения (1) и противопоставленного товарного знака (2).
Графически заявленное обозначение и противопоставленный знак также являются сходными в силу общего зрительного впечатления. Данный вывод обусловлен латинским исполнением и стандартным шрифтом букв обозначения (1) и противопоставленного товарного знака (2).
При этом разделение буквы «i» и составляющей «mode» в знаке (2) посредством дефиса не приводит ни к иному его произношению, ни к иному его визуальному восприятию.
Семантическое значение у заявленного обозначения (1) и противопоставленного знака (2) как самостоятельных лексических единиц отсутствует, что не позволяет провести сопоставительный анализ по смысловому критерию. Довод заявителя относительно семантического значения противопоставленного товарного знака (2) как «метод, способ, манера поведения, вид, форма» признан коллегией Палаты по патентным спорам несостоятельным, поскольку при оценке смыслового сходства учитывается наличие семантики у слова «i-mode» в целом, а не у его части «mode».
Фонетический и графический факторы сходства являются в данном случае основополагающими для признания заявленного обозначения (1) и противопоставленного товарного знака (2) сходными.
На основании вышеизложенного, заявленное обозначение (1) и противопоставленный товарный знак (2) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения (1) и товары 09 класса МКТУ противопоставленного знака (2) имеют одинаковое назначение, круг потребителей, соотносятся как род(вид) [«компьютерное оборудование и их комплектующие, устройства связи, аппаратура и устройства для записи, передачи, обработки, анализа, воспроизведения данных, приборы и аппаратура электронные, носители информации»], что позволяет признать их однородными. При этом следует отметить, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные. В данном случае заявленное обозначение (1) фонетически тождественно противопоставленному товарному знаку (2) и сходно графически с ним до степени смешения, следовательно, при анализе однородности коллегией Палаты по патентным спорам учитывалось также совместная встречаемость товаров в обиходе и в продаже, близкий принцип работы. Так, коллегией Палаты по патентным спорам признаны однородными товары 09 класса МКТУ «приборы, аппаратура и инструменты электронные, части и принадлежности для всех вышеперечисленных товаров» противопоставленного товарного знака (2) и товары 09 класса МКТУ «детекторы, звонки (устройства тревожной сигнализации), звонки аварийные электрические, звонки сигнальные, зуммеры электрические, кнопки для звонков, лазеры, за исключением используемых в медицинских целях, сигнализация световая или механическая, сирены, термометры (за исключением медицинских), указатели количества, устройства для регистрации времени, устройства звуковые сигнальные, устройства сигнальные аварийные, устройства сигнальные, используемые при тумане (за исключением сигналов с использованием взрыва), фонари сигнальные» заявленного обозначения (1).
Сходство знаков и однородность товаров свидетельствует о сходстве знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ. Следовательно, существует потенциальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности анализируемых товаров 09 класса МКТУ одному производителю, а именно правообладателю противопоставленного товарного знака (2).
Довод заявителя в части неиспользования противопоставленного товарного знака (2) признан коллегией Палаты по патентным спорам несостоятельным в силу его декларативности. При этом коллегией Палаты по патентным спорам принято во внимание, что правовая охрана товарного знака (2) на территории Российской Федерации действует как на дату принятия возражения к рассмотрению (27.11.2009), так и на дату заседания коллегии.
Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения (1) в отношении товаров 09 класса МКТУ требованиям законодательства, является правомерным.