Регистрация товарного знака со словесным элементом «ЧЕСТНЫЙ» по заявке №2004707166/50 с приоритетом от 05.04.2004 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.03.2005 за №284290 на имя Общества с ограниченной ответственностью «МОРОЗ», г. Брянск (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 16, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.
Товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, которое включает словесный элемент «ЧЕСТНЫЙ», а также графическую композицию, состоящую из круга коричневого цвета, на фоне которого выполнена пятиугольная фигура желтого цвета, а внутри пятиугольника по центру расположена геометрическая фигура сложной конфигурации, образованная сочетанием горизонтальных и наклонных полос, данная композиция вписана в окружность желтого цвета. Внутри окружности в верхней части выполнен вышеуказанный словесный элемент, а в нижней части расположены вертикальные линии коричневого цвета.
В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.10.2009 поступило заявление от 14.10.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №284290 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.
На заседании коллегии, состоявшемся 17.08.2010, лицом, подавшим заявление, было представлено ходатайство с просьбой рассмотреть заявление от 14.10.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №284290 в связи с его неиспользованием в отношении части товаров 29 класса МКТУ и части товаров 30 класса МКТУ (товаров, относящихся к мясным продуктам, пищевому льду и мороженому). Таким образом, на правообладателе лежит бремя доказывания использования товарного знака по свидетельству №284290 в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ: «дичь; желе мясное; жир свиной; жиры животные; жиры пищевые; изделия колбасные; колбаса кровяная; консервы мясные; концентраты бульонные; мясо; мясо консервированное; паштеты из печени; печень; продукты соленого свиного окорока; птица домашняя [неживая]; сало; свинина; солонина; сосиски в сухарях; смеси жировые для бутербродов; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; субпродукты; экстракты мясные», и следующих товаров 30 класса МТКУ: «вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для пищевого льда; йогурт замороженный; кулебяки; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мороженое; мороженое фруктовое; порошки для мороженого; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; равиоли; сэндвичи».
Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв и документы, касающиеся использования товарного знака. Доводы отзыва сводятся к следующему:
- правообладатель – ООО «МОРОЗ» и ИП Дергачева являются составными частями группы компаний «ЧЕСТНЫЙ ПРОДУКТ». Компания осуществляет скоординированную деятельность по производству (путем размещения заказов) и дистрибуции продовольственной продукции. В данную группу компаний входит также компания ООО «Брянскхолод»;
- ООО «МОРОЗ» является головной компанией группы, руководит процессом в целом, разрабатывает новые продукты, осуществляет размещение заказов на производствах, осуществляет оптовые поставки продукции, является держателем всех брендов. ИП Дергачева осуществляет дистрибуцию продовольственной продукции, закупку готовой продукции у производителя, хранение ее на складах и дальнейшую реализацию. ООО «Брянскхолод» осуществляет доставку;
- между ООО «МОРОЗ» и ИП Дергачевой заключен агентский договор, по которому товары закупались, хранились ИП Дергачевой только по указанию, в сроки и по ценам, указанным ООО «МОРОЗ»;
- ИП Дергачева заключала договоры с производителями продукции, а именно мороженного, пельменей и колбасы. Она закупала продукцию, хранила и реализовывала ее ООО «МОРОЗ», то есть не осуществляла самостоятельной деятельности, а действовала по указанию ООО «МОРОЗ». Впоследствии ООО «МОРОЗ» распространяло данные товары по торговым точкам;
- указанное свидетельствует об использовании товарного знака под контролем правообладателя, а также самим правообладателем;
- правообладатель отмечает, что учредителем ООО «МОРОЗ» является Дергачев В.А., который является супругом ИП Дергачевой, что свидетельствует о том, что деятельность ИП Дергачевой осуществляется под контролем правообладателя. Предприятия, входящие в группу компаний, являются устойчивым формированием, способным вести скоординированную политику на определенном рынке;
- использование товарного знака осуществляется с незначительными изменениями, не влияющими на его различительную способность;
- правообладатель ООО «МОРОЗ» участвует в выставках и конкурсах, где представляет торговую марку «ЧЕСТНЫЙ ПРОДУКТ», получает дипломы и призовые места.
К отзыву правообладателем были представлены следующие документы:
1. агентский договор от 20.12.2006;
2. устав ООО «МОРОЗ», сведения об участниках и учредителях;
3. справка об объемах продаж;
4. уведомление ООО «МОРОЗ» на безвозмездное использование ИП Дергачевой Н.В. торговой марки «Честный»;
5. договор №32 от 11.01.2008 на обеспечение продовольственной продукцией между ООО «МОРОЗ» и ИП Дергачевой;
6. договор об оказании услуг №16/06 между ИП Дергачевой и ООО «Калинов мост» со счетами-фактурами, платежными поручениями и дополнительным соглашением;
7. договоры от 15.08.2008, от 21.11.2008, от 06.11.2009 между ИП Дергачевой и ООО «В.И.Д» на изготовление полиграфической продукции;
8. договор на поставку продукции от 01.01.2008, заключенный между ИП Львовым С.А. и ИП Дергачевой;
9. договор о сотрудничестве №08-319-ос/12 между ООО «Производственная Компания «Мириталь» и ИП Дергачевой со счетами-фактурами, платежными поручениями;
10. договор поставки от 01.01.2007 между ООО «МОРОЗ» и ООО «Брянскмол-сервис» с накладными и приходным кассовым ордером;
11. договор поставки от 01.01.2007 между ООО «МОРОЗ» и ИП Мишиной с накладными;
12. договор поставки от 01.01.2009 между ООО «МОРОЗ» и ООО «Тонус» с накладными и приходным кассовым ордером;
13. договор поставки от 01.01.2008 между ООО «МОРОЗ» и ООО «Влана» с накладными и приходным кассовым ордером;
14. фотографии дипломов и продукции, календарь, копия упаковки для пельменей, образцы этикеток, информация из сети Интернет;
15. свидетельство о заключении брака.
На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №284290.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 14.10.2009 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и упомянутые Правила. На основании пункта 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.
На основании пункта 3 статьи 22 Закона доказательства товарного знака представляются правообладателем. Использованием признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.
Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.
С учетом даты (30.10.2009) поступления заявления, период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 30.10.2006 по 29.10.2009 включительно.
Анализ представленных документов показал следующее.
Между правообладателем - ООО «МОРОЗ» (Принципал) и ИП Дергачевой Н.В. (Агент) был заключен агентский договор от 20.12.2006, согласно которому Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала действия, связанные с приобретением, хранением и дальнейшей реализацией Принципалу продовольственной продукции.
Кроме того, между ООО «МОРОЗ» и ИП Дергачевой Н.В. был заключен договор №32 от 11.01.2008 на обеспечение продовольственной продукцией, согласно которому ИП Дергачева Н.В. обязуется обеспечить производство продовольственной продукции (в частности, мороженое пломбир, колбаса, пельмени классические) под товарным знаком «ЧЕСТНЫЙ» по свидетельству №284290. При чем ИП Дергачева Н.В. вправе производить продукцию, как лично, так и размещать заказы на производство продукции у третьих лиц.
Во исполнение указанных договоров ИП Дергачева Н.В. заключала договоры с производителями продовольственной продукции. При этом, в договорах указано, что на каждой единице продукции должен быть размещен товарный знак «ЧЕСТНЫЙ» по свидетельству №284290.
ИП Дергачевой Н.В. заключены договоры с ООО «Калинов Мост» [4], ИП Львовым С.А. [6] и ООО «Производственная Компания «Мириталь» [7] на поставку товаров (мороженное, колбаса, пельмени), маркированных товарными знаками «ЧЕСТНЫЙ» и «по-Брянски», принадлежащими правообладателю. В представленных материалах присутствуют доказательства исполнения данных договоров.
Кроме того, ИП Дергачевой Н.В. были заключены договоры с ООО «В.И. Д.» [5] на изготовление календаря, упаковки пельменей, самоклеющейся этикетки, листовок, с изображением логотипа Группы компаний «ЧЕСТНЫЙ ПРОДУКТ». Исполнение подтверждено платежными поручениями.
Из представленных материалов также следует, что впоследствии ООО «МОРОЗ» заключает договоры [8-11] с третьими лицами, согласно которым осуществляет поставку товаров (мороженное, колбаса, пельмени) согласно накладным. Исполнение данных договоров подтверждено накладными и приходными кассовыми ордерами.
На заседании коллегии, состоявшемся 23.08.2010, лицом, подавшим заявление, было выражено мнение о том, что продукция, закупаемая у третьих лиц, маркируется обозначением, отличающимся от спорного товарного знака. Отличия заключаются в том, что в товарный знак по свидетельству №284290 дополнительно включены словесные элементы «Продукт» и «Группа компаний», в связи с чем меняется семантическое восприятие обозначения в целом.
Относительно вида использования товарного знака по свидетельству №284290 коллегией установлено следующее. На упаковках продукции, маркируемой товарным знаком по свидетельству №284290, помимо словесного элемента «ЧЕСТНЫЙ», расположенного в верхней части дуги, используется неохраняемый словесный элемент «ПРОДУКТ» - в нижней части дуги, а также в центре композиции наряду с геометрической фигурой сложной конфигурации расположен неохраняемый словесный элемент «группа компаний». Необходимо отметить, что, использование словесных элементов «продукт» и «группа компаний» при маркировке продуктов питания не оказывает существенного влияния на запоминание товарного знака с точки зрения индивидуализирующей способности обозначения в целом, что позволяет констатировать их несущественность. Несмотря на включение указанных словесных элементов в состав обозначения, при данном характере использования товарного знака сохраняются отличительные черты знака: использование оригинальных геометрических элементов, их взаимоположение по отношению друг к другу и цветовое решение.
Проанализировав представленные представителем правообладателя документы в их совокупности, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что они служат доказательством использования товарного знака по свидетельству №284290 его правообладателем на территории Российской Федерации в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ: «изделия колбасные», и следующих товаров 30 класса МКТУ: «мороженое; равиоли».
Что касается остальных товаров 29 и 30 классов, для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №284290, то в их отношении доказательства использования знака правообладателем не представлены.