Регистрация комбинированного товарного знака «» с приоритетом от 12.02.2016 по заявке № 2016704060 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 05.06.2017 за № 618854. Товарный знак зарегистрирован на имя Унимакс Статионери, Индия (далее – правообладатель), в отношении товаров 16 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.07.2018, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 618854 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков «» и «» по свидетельствам №№ 146388 и 154530, зарегистрированных в отношении товаров 16 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак «» сходен до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение, ввиду тождества элемента «UNI», входящего в состав рассматриваемых обозначений;

- вхождение элемента «UNI» в состав каждого из рассматриваемых обозначений в начальной доминирующей позиции позволяет говорить о визуальном сходстве оспариваемого и противопоставленных товарных знаков;

- элемент «UNI» происходит от слова «UNUS» – «один», имеет следующий перевод на русский язык: одно-, едино-, что свидетельствует о сходных идеях, заложенных в сравниваемые обозначения – «один», «едины», «уникальный»;

- на сайтах Интернет-магазинов, предлагающих к продаже товары лица, подавшего возражение, и правообладателя, указывается, что слово «UNI» происходит от слова «unique» – «уникальный»;

- элемент «МАХ», входящий в состав оспариваемого товарного знака, является слабым элементом, поскольку означает «максимум»;

- лицо, подавшее возражение, является обладателем серии товарных знаков, объединенных словом «UNI», оспариваемый товарный знак сходен с товарными знаками по свидетельствам №№ 146388 и 153530, можно сделать вывод о том, что у потребителя может сложиться ошибочное представление о принадлежности товаров, маркированных обозначением «», лицу, подавшему возражение;

- оспариваемый товарный знак может восприниматься как имитирующий более ранние товарные знаки лица, подавшего возражение;

- товары, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются тождественными, следовательно, велика вероятность совместной встречаемости товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, что способствует вероятности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров 16 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, представляет собой компанию, занимающуюся производством ручек и карандашей, которые распространяются в более чем 100 странах, в том числе, России;

- первая в мире шариковая ручка с чернилами на водной основе создана лицом, подавшим возражение, в 1979 году;

- правообладатель, согласно сведениям сети Интернет, также осуществляет производство ручек и карандашей и тому подобной продукции;

- красный фон с оранжевым кругом, которые используются в оспариваемом товарном знаке, указывают на восход, ассоциируются с флагом Японии, олицетворяющим восходящее солнце, следовательно, с лицом, подавшим возражение, являющимся японской компанией;

- в действиях правообладателя усматривается намерение использовать репутацию лица, подавшего возражение.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 618854 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 618854;

(2) распечатка сведений о товарных знаках по свидетельствам № 154530 и 146388;

(3) распечатка сведений о переводе слова «UNI» на русский язык;

(4) распечатка сведений о переводе слова «MAX» на русский язык;

(5) распечатка статьи «Uni-ball» с сайта https://en.wikipedia.org с переводом на русский язык;

(6) распечатка с сайта https://unipen.ru;

(7) распечатка с сайта https://getpen.ru;

(8) распечатка с сайта https://penfan.ru;

(9) распечатка с сайта http://unimaxworld.in с переводом на русский язык.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, содержащий следующие доводы:

- графическая часть оспариваемого обозначения является доминирующей, что обусловлено, в том числе, выбором цветового решения: правообладателем выбрана именно красно-оранжевая цветовая гамма, которая действует возбуждающе, вызывает душевный подъем;

- графическая часть обозначения представляется наиболее притягательной и запоминающейся, нежели словесный элемент – это следует также из сравнения изображений товаров (например, шариковые ручки), на которых нанесено оспариваемое и противопоставленные обозначения: «» и «»;

- оспариваемый товарный знак существенно отличается от противопоставленных товарных знаков, в первую очередь, за счет удачной притягивающей внимание графической части, противопоставленное обозначение на такой продукции увидеть можно только при внимательном осмотре товара;

- канцелярские товары имеют небольшие размеры (ручки, карандаши, скрепки и т.д.), надписи на них выполнены достаточно мелким шрифтом, следовательно, для привлечения внимания именно к своему товару необходимо выделить свой товарный знак иным способом – яркой графической частью, что и сделано правообладателем оспариваемой регистрации;

- дифференцировать от других ручку правообладателя, маркированную товарным знаком по свидетельству № 154530, либо товарным знаком по свидетельству № 146388, без внимательного осмотра и выявления надписи «uni» не представляется возможным;

- при тождестве элемента «UNI», словесная часть оспариваемого обозначения включает дополнительный элемент «МАХ», который существенно меняет фонетическое воспроизведение оспариваемого обозначения: словесный элемент содержит 6 букв (7 звуков) в отличие от товарного знака по свидетельству № 154530, ударение при воспроизведении словесного элемента смещается на элемент «МАХ», что также способствует усилению дифференциации относительно противопоставленного товарного знака;

- в товарном знаке по свидетельству № 146388 ударение смещается на словесный элемент «ball», при этом часть «ball» имеет определенный смысл, не ассоциируются с элементом «МАХ» с точки зрения визуального и фонетического критериев сходства обозначений;

- правообладатель оспариваемой регистрации является известным производителем и поставщиком канцелярской продукции как в России, так и за рубежом, его изделия приобрели известность, в том числе, благодаря использованию узнаваемой маркировки;

- правообладатель сотрудничает с известными российскими Интернет-магазинами (например, https://www.komus.ru/), поставляя широкую линейку канцелярских товаров;

- интересы лица, подавшего возражение, ограничены только производством пишущих средств (https://unipen.ru);

- противопоставленные товарные знаки на других канцелярских товарах (кроме пишущих средств) не используются, в результате чего возможность введения в заблуждение потребителя относительно производителя товара в принципе отсутствует;

- объемы поставок продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, растут с каждым годом и составляют десятки и сотни тысяч долларов США;

- продукция правообладателя пользуется заслуженным спросом, товарный знак легко узнаваем и ассоциируется с наименованием компании правообладателя.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

(10) распечатки с сайта https://www.komus.ru;

(11) распечатка с сайта https://unipen.ru;

(12) сводная таблица об объемах поставок товаров на иностранном языке;

(13) копии счетов на иностранном языке;

(14) копия сертификата компании «UNIWIN SIA» на иностранном языке.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 12.12.2018, лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные материалы:

(15) решение по возражению, касающемуся товарных знаков сторон спора в Европейском Союзе, с переводом на русский язык;

(16) сведения о спорах лица, подавшего возражение, и правообладателя в других странах;

(17) распечатка с сайта http://gramota.ru: значение слова «канцелярия».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.02.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является правообладателем товарных знаков «» и «» по свидетельствам №№ 146388 и 154530, зарегистрированных в отношении товаров 16 класса МКТУ, а также осуществляет деятельность, связанную с производством и реализацией товаров 16 класса МКТУ.

Изложенные обстоятельства позволяют установить заинтересованность МИЦУБИСИ ПЕНСЛ КОМПАНИ, ЛИМИТЕД, Япония, в подаче возражения, предусмотренную пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 618854 представляет собой комбинированное обозначение «», выполненное в виде прямоугольника красного цвета, внутри которого размещены словесный элемент «UNI-MAX», выполненный заглавными буквами латинского алфавита белого цвета, и изобразительный элемент в виде круга оранжевого цвета. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: красный, оранжевый, белый, черный. Правовая охрана действует в отношении товаров 16 класса МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 618854 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 154530 представляет собой словесное обозначение «», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует с приоритетом от 26.06.1995 в отношении товаров 16 класса МКТУ «канцелярские принадлежности, включенные в 16 класс».

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 146388 представляет собой словесное обозначение «», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует с приоритетом от 26.06.1995 в отношении товаров 16 класса МКТУ «канцелярские принадлежности, включенные в 16 класс».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 618854 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 146388 и 154530 показал следующее.

Фонетическое сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков обусловлено такими признаками звукового сходства как наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, наличие совпадающих слогов и их расположение, характер совпадающих частей обозначений, а также полное фонетическое вхождение одного обозначения в другое (противопоставленного товарного знака по свидетельству № 154530 в оспариваемый товарный знак).

С точки зрения смыслового признака сходства также следует констатировать сходство обозначений на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей, а также совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение («UNI» – часть сложных слов со значением «одно-», «едино-» (3)).

Доводы правообладателя о том, что часть «МАХ» придает оспариваемому товарному знаку достаточные отличия от противопоставленных товарных знаков, не могут быть признаны убедительными по следующим причинам.

Как справедливо указано в возражении, часть «МАХ» представляет собой сокращение от слова «maximum», означающего «максимум» (4). Данный элемент широко используется различными субъектами хозяйственной деятельности, в том числе, в составе товарных знаков, предназначенных для маркировки товаров 16 класса МКТУ (например, «» по свидетельству № 621818, «» по свидетельству № 566033, «» по свидетельству № 539376, «» по свидетельству № 487808, «» по свидетельству № 423989, «» по свидетельству № 331993 и т.д.).

Кроме того, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 154530 состоит только из одного слова «UNI», предназначенного для индивидуализации товаров 16 класса МКТУ.

Таким образом, часть «UNI-» не может быть признана слабым элементом оспариваемого обозначения.

При сопоставлении с товарным знаком «» по свидетельству № 146388 доминирующей также следует признать часть «UNI-», поскольку она располагается в начальной, сильной позиции, акцентирует на себе внимание потребителя.

Что касается визуального признака, то его роль не может быть признана определяющей, поскольку превалирует, в данном случае, фонетическое и смысловое сходство, которые обеспечивают ассоциирование друг с другом сравниваемых обозначений.

Доводы правообладателя о том, что визуальные отличия сравниваемых обозначений обеспечивают отсутствие угрозы смешения сравниваемых товарных знаков, являются неубедительными по следующим причинам.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из словесного и изобразительного элементов.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в-отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Так, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

В оспариваемом товарном знаке изобразительный элемент в виде красного прямоугольника с размещенным в его центральной части кругом оранжевого цвета не является достаточно оригинальным, так как служит фоном для словесного элемента и не способствует осуществлению обозначением его основной функции – отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. При этом цвет сам по себе является характеристикой (свойством) обозначения, предназначенного для индивидуализации товаров, он предназначен для использования в товарных знаках неограниченного круга лиц, то есть сам по себе не способен выполнять отличительную функцию, присущую товарному знаку. В связи с указанным значимость изобразительного элемента в оспариваемом товарном знаке не является достаточной, поэтому основным в данном комбинированном обозначении является словесный элемент «UNI-MAX».

Изложенные выше обстоятельства приводят к выводу о том, что оспариваемый товарный знак сходен с товарными знаками лица, подавшего возражение, ввиду ассоциирования друг с другом доминирующего элемента «UNI-MAX» и товарных знаков «UNI» и «UNI-BALL».

При этом фактическое использование сравниваемых обозначений осуществляется на одном товарном рынке, что позволяет коллегии усмотреть угрозу смешения на рынке товаров, маркированных сравниваемыми товарными знаками.

В отношении однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товаров, указанных в перечнях свидетельств №№ 146388 и 154530, коллегия отмечает следующее.

Товары 16 класса МКТУ противопоставленных регистраций включают родовое наименование товаров, к которым могут быть отнесены все товары оспариваемого перечня.

Так, согласно материалам (17) канцелярскими товарами называют совокупность товаров для письма и делопроизводства.

Товары оспариваемой регистрации «авторучки; баллоны сменные для шариковой ручки; грифели для карандашей; карандаши; карандаши автоматические; карандаши корректирующие [канцтовары]; карандаши угольные; картриджи чернильные для авторучек; маркеры для документов; наконечники для шариковой ручки; перья для письма [офисные принадлежности]; принадлежности письменные; принадлежности пишущие; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; ручки шариковые; ручки чернильные; фломастеры; чернила для письменных принадлежностей; шарики для шариковых ручек» предназначены для письма, следовательно, очевидным образом соотносятся как вид-род с товарами «канцелярские принадлежности», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, следовательно, сравниваемые товары однородны по роду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Товары «блоки листов для художественных целей, склеенные по одной стороне [канцтовары]; буквы и цифры самоклеящиеся [канцтовары]; бумага в листах [канцелярские товары]; бумага для канцелярских целей; бумага для творчества [канцтовары]; бумага копировальная [канцелярские товары]; бумага оберточная для канцелярских целей; держатели для документов [канцелярские принадлежности]; доски монтажные [канцтовары]; жидкость корректирующая для печати на пишущей машинке [канцтовары]; камедь [клеи] для канцелярских целей; карандаши клеевые для канцелярских целей; картон из древесной массы [канцелярские товары]; картотеки [канцтовары]; клеи канцелярские; клейковина [клей] для канцелярских целей; клеи с эффектом блеска для канцелярских целей; клеи желатиновые из красных водорослей для канцелярского использования; клеящие вещества для канцелярских целей; кнопки канцелярские; корзины настольные для канцелярских принадлежностей; коробки канцелярские; ленты клейкие [канцелярские товары]; ленты липкие для канцелярских целей; лотки для файлов [канцтовары]; материалы канцелярские для запечатывания; материалы клеящие [клеи] канцелярские; машины фальцевальные [канцелярские товары]; несессеры для письменных принадлежностей [канцелярские товары]; органайзеры персональные [канцтовары]; печати [канцелярские товары]; пленки клейкие [канцтовары]; портфели для документов [канцтовары]; прорезиненные ленты для канцелярских целей; скобы канцелярские; скрепки канцелярские; футляры канцелярские; шкафы настольные канцелярские» в силу имеющегося непосредственного указания также относятся к канцелярским принадлежностям, следовательно, однородны товарам противопоставленных регистраций по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Товары «бумага офисная; держатели для настольных принадлежностей; держатели письменных принадлежностей; дыроколы [офисные принадлежности]; жидкости корректирующие для документов; зажимы для ручек; колпачки защитные для карандашей; колпачки для карманных ручек; коробки для карандашей; коробки для ручек и карандашей; крышки лотков для бумаги [конторские принадлежности]; лекала [канцелярские принадлежности]; линейки; лотки для ручек и карандашей; машины этикетировочные ручные [офисные принадлежности]; наборы типографские портативные [офисные принадлежности]; ножи для разрезания бумаги [офисные принадлежности]; подставки для ручек и карандашей; подставки для степлеров; резинки для стирания; резинки офисные; скрепки для бумаги; степлеры [конторские принадлежности]; точилки для карандашей механические; точилки для карандашей электрические; увлажнители [офисные принадлежности]; устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности]; шкафчики для канцелярских принадлежностей [офисное оборудование]» представляют собой товары, используемые в делопроизводстве, следовательно, данные товары также относятся к канцелярским принадлежностям и могут быть признаны однородными товарам противопоставленных регистраций по назначению, условиям реализации и роду.

Остальные товары оспариваемой регистрации «бумага оберточная для бытовых целей», «камедь [клеи] для бытовых целей», «клеи бытовые», «клейковина [клей] для бытовых целей», «клеи желатиновые из красных водорослей для домашнего использования», «краски и кисти», «ленты липкие для бытовых целей», «материалы клеящие [клеи] бытовые», «прорезиненные ленты для домашнего использования» коллегией также признаны однородными товарам «канцелярские принадлежности», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, по условиям реализации и кругу потребителей. При этом сравниваемые товары могут быть взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, следовательно, при необходимости могут использоваться для ведения делопроизводства.

Таким образом, все товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 618854, являются однородными товарам, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 154530 и 146388.

Таким образом, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ, следовательно, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, то они не доказаны материалами возражения.

В частности, представленные распечатки из сети Интернет (5) - (9) не содержат ретроспективных данных, в то время как охраноспособность товарного знака определяется на дату его приоритета.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 24.07.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 618854 недействительным полностью.