Комбинированное обозначение «» по заявке №2021785401, поданной 21.12.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Обозначение выполнено в черном, желтом цветовом сочетании.

Роспатентом 14.06.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021785401 в отношении заявленных всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что в отношении заявленных товаров 01, 05 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «» по свидетельству № 867265 с приоритетом от 04.02.2021 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Химсистем", Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, 50, в отношении однородных товаров 01, 05 классов МКТУ;

- с товарным знаком «» по свидетельству № 397257 с приоритетом от 21.12.2007 – (2), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ДЕЗСНАБ-ТРЕЙД", Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Томилино, мкр. Птицефабрика, в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

В Роспатент 13.10.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- указанный экспертизой вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков на основании фонетического сходства, обусловленного наличием одинаковых звуков «Ц», «Н» в конце сравниваемых слов и тем, что обозначения являются созвучными, не может быть признан убедительным, так как:

- на имя разных лиц зарегистрированы товарные знаки «» по свидетельству №186131; «» по свидетельству №238701; «» по свидетельству №457412; «» по свидетельству №199391; «» по свидетельству №593714; «» по свидетельству №916996 – (3), что свидетельствует о возможности регистрации созвучных обозначений, а также и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (данный довод подтверждается судебной практикой – решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-84/2013 от 17.12.2013;

- вместе с тем, заявитель отмечает, что отсутствие фонетического сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) обусловлено тем, что в сравниваемых словесных элементах «аквавицин» и «Аквамецен» конечные части [вицин] и [мецен], в которых последние слоги являются ударными, имеют разное звучание;

- отсутствие фонетического сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2) обусловлено тем, что в сравниваемых словесных элементах «аквавицин» - «АВИЦИН» совпадающие звукосочетания имеют конечное положение, в то время, как начальная часть «аква-» заявленного обозначения усиливает разницу в звуковом восприятии сравниваемых обозначений;

- провести анализ по смысловому признаку словесных элементов «аквавицин» - «Аквамецен» - «АВИЦИН» не представляется возможным, так как слова являются фантазийными;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1) и (2) не сходны визуально, так как производят разное общезрительное впечатление;

- товары, реализуемые под противопоставленными товарными знаками (1) и (2), и товары, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначение, не являются однородными, так как относятся к разным видовым категориям товаров, имеют разную область применения, условия реализации и круг потребителей;

- товары, маркируемые обозначением «Аквамецен», предназначены для применения в сельском хозяйстве для приготовления рабочих растворов для опрыскивающих устройств, которые позволяют достичь равномерного распределения пестицидов по листу и снизить пенообразование, возникающее при смешивании с водой агрохимикатов;

- товары, маркируемые обозначением «АВИЦИН», предназначены для борьбы с насекомыми;

- заявленное обозначение планируется использовать для товаров, способствующих повышению эффективности работы биологических очистных сооружений и животноводческих хозяйств, биодеградации нефти и нефтепродуктов при очистке почв, водоемов, акваторий, нефтешламов, стоков промышленных предприятий;

- заявитель отмечает, что в настоящее время зарегистрированы товарные знаки, включающих в себя буквенные сочетания «вицин», «аква», например, «» по свидетельству №556678; «» по свидетельству №153468; «» по свидетельству №336425; «» по свидетельству №277182 – (4). Отход от сложившейся практики Роспатента является нарушением принципа законных ожиданий заявителя, который полагал, что обозначение «аквавицин» будет зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии со сложившимся в Роспатенте подходом.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 14.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021785401 для всех заявленных товаров 01, 05 и услуг 35 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Сведения по рассматриваемой заявке № 2021785401;

2. Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021785401 от 14.06.2023;

3. Информация из сети Интернет в отношении слова «аква»;

4. Информация с сайта Агриферт в отношении товара «Аквамецен» по состоянию на 27.09.2023;

5. Информация с сайта Мультилаб в отношении товара «аквавицин» по состоянию на 27.09.2023;

6. Информация с сайта ДЕЗСНАБ-ТРЕЙД в отношении товара «АВИЦИН» по состоянию на 27.09.2023;

7. Поручение №11 от 28.08.2023 к Агентскому договору 522-2022 от 28.01.2022.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.12.2021) поступления заявки № 2021785401 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 - 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «» по заявке №2021785401 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в черном, желтом цветовом сочетании.

В качестве сходных до степени смещения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

- товарный знак «» по свидетельству № 867265 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом;

- товарный знак «» по свидетельству № 397257 – (2), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия также учитывала, что в заявленном обозначении, состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, поскольку он занимает доминирующее положение, легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов «АКВАВИЦИН» - «АКВАМЕЦЕН» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показал их сходство, обусловленное тем, что сравниваемые словесные элементы, содержат тождественную начальную часть [АКВА-] и сходные конечные части [- ВИЦИН] – [-МЕЦЕН], а также сходством звучания звуков [И] и [Е], которые в безударной позиции могут иметь сходное звучание, а также одинаковым числом букв, звуков, слогов расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу.

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов «АКВАВИЦИН» - «АВИЦИН» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2) показал их сходство, обусловленное тем, что сравниваемые словесные элементы, содержат тождественную часть [-ВИЦИН], начинаются с одинаковой буквы/звука.

Отсутствие лексических значений сравниваемых обозначений не позволяет их оценить по семантическому фактору сходства.

Что касается визуального признака сходства, то между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками (1) и (2) имеются визуальные различия, вместе с тем исполнение сравниваемых словесных элементов буками одного алфавита, стандартным шрифтом усиливает их сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому фактору сходства основных индивидуализирующих словесных элементов.

Согласно заключению по результатам экспертизы отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021785401 для всех заявленных товаров 01 класса МКТУ «вещества для умягчения воды; вещества поверхностно-активные; гидраты; детергенты, используемые в производственных процессах; жидкости вспомогательные для использования с абразивами; жидкости для гидравлических систем; жидкости для десульфатирования электрических аккумуляторов; изотопы для промышленных целей; ионообменники [препараты химические]; карбиды; катализаторы; катализаторы биохимические; кетоны; кислород для промышленных целей; кислота азотная; кислота антраниловая; кислота бензойная; кислота борная для промышленных целей; кислота винная; кислота вольфрамовая; кислота галловая для производства чернил; кислота глутаминовая для промышленных целей; кислота йодноватая; кислота карболовая для промышленных целей; кислота лимонная для промышленных целей; кислота молочная; кислота муравьиная; кислота надсерная; кислота олеиновая; кислота пикриновая; кислота пирогалловая; кислота салициловая; кислота себациновая; кислота серная; кислота сернистая; кислота соляная; кислота стеариновая; кислота угольная; кислота уксусная; кислота фосфорная; кислота фтористоводородная; кислота хлористоводородная; кислота холевая; кислота хромовая; кислота щавелевая; кислоты; кислоты бензольного ряда; кислоты жирные; кислоты минеральные; кислоты мышьяковистые; препараты для составов, препятствующих закипанию жидкости в двигателях; препараты для удаления накипи, за исключением используемых для бытовых целей; препараты коррозионные; препараты против накипи; препараты ферментативные для промышленных целей; препараты химические для конденсации; силикаты; силикаты алюминия; спирты; сульфаты; сульфиды; ферменты для промышленных целей; ферменты для химических целей; химикаты для предотвращения конденсации; химикаты для очистки воды; химикаты для промывки [очистки] радиаторов; химикаты промышленные; хлор; хлораты; хлоргидраты; хлориды; щелочи; элементы химические расщепляющиеся» и всех товаров 05 класса МКТУ «альгициды; антисептики; бактерициды; биоциды; инсектициды; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; йодоформ; препараты химико-фармацевтические; препараты для очистки воздуха; препараты для очистки сточных вод; препараты для стерилизации; препараты противоспоровые; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для уничтожения паразитов; средства противопаразитарные; средства антибактериальные для мытья рук».

В этой связи анализ однородности проводится в отношении указанных выше товаров.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров:

- 01 класса МКТУ - «адъювант для растений, помогающее, способствующее-вещество, улучшающее свойства рабочих растворов для обработки растений; бактерициды энологические [химические препараты, используемые при производстве вин]; вар садовый/замазки восковые для прививки деревьев; вещества, способствующие сохранению семян; вещества для дубления кожи и шкур животных; вещества для умягчения воды; вещества для флуатирования; вещества клеящие для промышленных целей; добавки химические для инсектицидов; добавки химические для фунгицидов; жидкости вспомогательные для использования с абразивами; ингибиторы солеотложения; ингибиторы коррозии; материалы фильтрующие из неорганических веществ; компосты, удобрения, навоз; мастики и другие наполнители пастообразные; материалы фильтрующие из растительных веществ; материалы фильтрующие из химических веществ; отходы органические [удобрения]; перегной для удобрения почвы; почва для выращивания растений; препараты биологические для промышленных и научных целей; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для повышения эффективности действия баковых смесей; препараты для сокращения накопления пестицидов в семенах и прочих органах растений; препараты для удобрения; препараты для регулирования роста растений; препараты коррозионные; препараты обеспечивающие экономное использование угля; препараты промышленные для ускорения процесса приготовления пищевых продуктов; препараты против накипи; препараты с микроэлементами для растений; препараты химические для защиты винограда от милдью; препараты химические для защиты злаков от головни; препараты химические для научных целей, за исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; препараты химические для профилактики болезней винограда; препараты химические для профилактики болезней зерновых растений; препараты, обеспечивающие экономное использование топлива; препараты, препятствующие прорастанию семян овощных культур; продукты обработки хлебных злаков побочные для промышленных целей; продукты химические, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; протравы для металлов; реагенты химические для умягчения воды, удобрения; смолы необработанные синтетические; материалы необработанные пластические; составы для тушения огня и предотвращения пожаров; химикаты для лесного хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для производства эмали, за исключением пигментов красок; химикаты для садоводства и огородничества, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для сельского хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для удобрения почвы; химические продукты»;

- 05 класса МКТУ – «изделия гигиенические для медицинских целей; инсектициды; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; пестициды; пластыри, материалы перевязочные; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты противоспоровые; препараты химические для обработки зерновых растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; фунгициды; фунгициды, гербициды дезинфектанты/средства дезинфицирующие».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2) предоставлена в отношении следующих товаров:

- 01 класса МКТУ - «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей».

Сравнение перечней товаров 01 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что заявленный перечень товаров, который, помимо товаров, имеющих указание на конкретную область применения (например, для промышленных целей; для химических целей) также содержит позиции товаров, которые представлены широким видовым понятием без указания на назначение или на область, к которой они относятся, например, заявленный перечень включает такие товары, как «кислоты», которые не содержат указание на название конкретной кислоты или область применения, в связи с чем товары «кислоты», в том виде как заявлены, могут применяться как для промышленных целей, так и в сельском хозяйстве. Кроме того, заявленный перечень также включает такие товары, как «азотная кислота», которая может применяться одновременно для промышленных целей, для производства взрывчатых веществ, так и в сельском хозяйстве при производстве удобрений; товары «аскорбиновая кислота», которая может применяться для консервирования пищевых продуктов.

Таким образом, заявленные товары 01 класса МКТУ однородны товарам, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков (1) и (2), поскольку относятся к таким родовым группам товаров, как «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях и сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве»; «удобрения»; «препараты для консервирования пищевых продуктов», соответственно, имеют одно назначение, круг потребителей и рынок сбыта.

Сравнение перечней товаров 05 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что заявленный перечень товаров, включает товары, которые относятся к таким родовым группам товаров как «дезинфекционные средства», «препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды».

При анализе однородности сопоставляемых товаров коллегия учитывала, что согласно ГОСТу Р 56994-2016 «Дезинфектология и дезинфекционная деятельность. Термины и определения» (далее - ГОСТ Р 56994-2016), см. сайт http://www.kodeks.ru/) дезинфекционные средства – это химические и биологические средства, изделия, предназначенные для проведения дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации, дезинсекции, дератизации, а также репеллентные средства, изделия и педикулоциды (пункт 2.1.5 ГОСТа Р 56994- 2016).

К дезинфекционным средствам относятся, в том числе, дизенфицирующие средства – средства, предназначенные для дезинфекции; антисептики – препараты (комплекс веществ), обладающие бактерицидным действием; биоциды – вещества, специально созданные для целей уничтожения или повреждения живых организмов – бактерициды, фунгициды, инсектициды, гербициды, зооциды, антисептические, дезинфекционные, консервирующие и другие средства.

Таким образом, заявленные товары 05 класса МКТУ однородны товарам 05 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака (1), поскольку тождественны, либо относятся к одной категории товаров, представляющих собой химические и биологические средства, предназначенные для защиты людей, сельскохозяйственных животных и растений, окружающей природной среды, соответственно имеют одно назначение и один круг потребителей.

Следует констатировать, что высокая степень однородности сравниваемых товаров (часть заявленных товаров 05 класса МКТУ идентична товарам, указанным в перечне противопоставленного товарного знака (1)), обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте, в этой связи при их восприятии у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 (далее – Постановление №10).

В отношении довода заявителя о том, что товары, маркируемые противопоставленным товарным знаком (1), предназначены для применения в сельском хозяйстве для приготовления рабочих растворов для опрыскивающих устройств; товары, маркируемые противопоставленным товарным знаком (2), предназначены для борьбы с насекомыми, а заявленное обозначение планируется использовать для товаров, способствующих повышению эффективности работы биологических очистных сооружений и животноводческих хозяйств, биодеградации нефти и нефтепродуктов при очистке почв, водоемов, акваторий, нефтешламов, стоков промышленных предприятий, коллегия отмечает, что анализу подлежат товары, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (1) и (2), и товары, указанные в перечне рассматриваемой заявки. При этом следует также отметить, что сопоставляемые перечни товаров, содержат широкий список товаров, а также представлены родовыми позициями товаров.

Что касается товарных знаков (3) и (4), зарегистрированных Роспатентом и приведенных заявителем в качестве подтверждения довода о возможности регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке, то коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

Кроме того, товарные знаки (3) и (4) зарегистрированы в отношении товаров 05 класса МКТУ, в отношении товаров 01 класса МКТУ правовая охрана данным товарным знакам не предоставлена, что касается товарного знака «» по свидетельству №593714, то правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 02, 17 классов МКТУ, которые имеют конкретное назначение – для строительства.

Указанные обстоятельства обуславливает вывод об отсутствии предпосылок для вывода о нарушении административным органом принципа правовой определенности.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с обозначением с товарными знаками по свидетельствам №867265 и №397257 в отношении однородных товаров 01, 05 классов МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.10.2023, оставить в силе решение Роспатента от 14.06.2023.