Обозначение «» по заявке №2019737588 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 31.07.2019 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.06.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров и услуг. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента от 22.06.2020, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров (услуг) товарными знаками, имеющими более ранний приоритет, а именно:

- с товарным знаком «» (свидетельство №424568 с приоритетом от 09.12.2008, срок действия регистрации продлен), зарегистрированным на имя ООО «Русская Трапеза», 199178, Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, д. 57, корп. 3, литера А, пом. 2Н, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «» (свидетельство №23918 с приоритетом от 26.02.1963, срок действия регистрации продлен), зарегистрированным на имя Интерпарфюм С.А., 4 Рон Пуэн дэ Шанз-Элизе, 75008 Париж, Франция, для товаров 03 класса МКТУ, признанных экспертизой однородными заявленным товарам и услугам 03 и 35 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель приводит доводы об имеющемся, по его мнению, отсутствии сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №424568, №23918, отмечая при этом следующее:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №424568, несмотря на наличии в их составе совпадающих в звуковом отношении фантазийных словесных элементов «FAM», тем не менее, отличаются визуально;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №23918 имеют существенные отличия, поскольку входящие в их состав слова «FAM» (фантазийное слово, произносится как [фам]) и «FEMME» (лексическая единица французского языка, произносится как [фемме]) отличаются по звучанию и семантике, а также сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление;

- заявленные товары 03 класса МКТУ «вещества клейкие для косметических целей; жиры для косметических целей; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла, используемые как очищающие средства» и услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; реклама товаров» не являются однородными товарам и услугам 03, 35 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №424568, №23918.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2019737588 в отношении товаров 03 класса МКТУ «вещества клейкие для косметических целей; жиры для косметических целей; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла, используемые как очищающие средства» и услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; реклама товаров».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (31.07.2019) поступления заявки №2019737588 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Обозначение «» по заявке №2019737588, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 31.07.2019, является комбинированным, включает в свой состав квадрат черного цвета и рамку желтого цвета, на фоне которых расположен выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом желтого цвета словесный элемент «FAM».

Учитывая доводы возражения, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ, а именно:

03 класс МКТУ - «вещества клейкие для косметических целей; жиры для косметических целей; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла, используемые как очищающие средства»;

35 класс МКТУ - «демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; реклама товаров».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для упомянутых товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ основан на наличии противопоставленных товарных знаков «» [1] по свидетельству №424568 и «» [2] по свидетельству №23918, принадлежащих иным лицам.

Противопоставленный товарный знак «» [1] по свидетельству №424568 с приоритетом от 09.12.2008 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде комбинации геометрических фигур темно-синего, серого, белого, голубого цветов, образующих квадрат, и расположенный справа от него словесный элемент «FAM», выполненный жирным шрифтом буквами латинского алфавита в темно-синем цветовом сочетании. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; бюро по найму; запись сообщений; информация и советы коммерческие потребителям; прокат торговых автоматов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги субподрядчика управление [коммерческое]; экспертиза деловая».

Противопоставленный товарный знак «» [2] по свидетельству №23918 с приоритетом от 26.02.1963 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ «парфюмерия, средства ухода за лицом, мыло, пудра, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос, средства ухода за зубами».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «» и противопоставленных товарных знаков «» [1], «» [2] на предмет их сходства показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

При этом, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредствам звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким индивидуализирующим элементом в составе заявленного обозначения «» и противопоставленного товарного знака «» [1] является слово «FAM».

Сравниваемые индивидуализирующие словесные элементы «FAM», как отмечается самим заявителем, не имеют конкретного семантического значения, являются фантазийными словами, в силу чего сравнение их по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

По основным факторам звукового сходства, установленным пунктом 42 Правил, индивидуализирующие словесные элементы «FAM» (произносится как [фам]) заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] являются тождественными, поскольку характеризуются совпадением гласных и согласных букв/звуков, входящий в их состав.

Кроме того, совпадает графическое начертание латинских букв в сравниваемых словесных элементах.

Указанные обстоятельства обуславливают вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] в целом, несмотря на визуальные отличия изобразительных элементов.

Вместе с тем обращение к перечням услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения и зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], показало следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; реклама товаров» заявленного обозначения относятся к такому роду деятельности как продвижение товаров, оказываются через магазины и рекламные агентства.

В свою очередь услуги 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; бюро по найму; запись сообщений; информация и советы коммерческие потребителям; прокат торговых автоматов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги субподрядчика управление [коммерческое]; экспертиза деловая» связаны с административной деятельностью в сфере бизнеса и офисной службой.

Сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ не являются однородными, поскольку относятся к разному роду деятельности, отличаются по назначению и характеризуются разным кругом потребителей.

Таким образом, отсутствие однородности услуг 35 класса МКТУ обуславливает вывод об отсутствии возможности смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] в гражданском обороте, и позволяет снять указанное противопоставление.

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения «» и противопоставленного товарного знака «» [2] показал, что сравниваемые обозначения характеризуются наличием в их составе выполненных буквами латинского алфавита индивидуализиирующих словесных элементов «FAM» и «FEMME», где слово «FAM» (произносится как [фам]) в составе заявленного обозначения воспринимается как фантазийное, а слово «FEMME» имеет определенную семантику (в переводе с французского языка означает «женщина», см. https://www.translate.ru), тем не менее, произносится как [фам] по правилам французского языка.

Как указывалось выше, отсутствие у индивидуализирующего словесного элемента «FAM» смыслового значения обуславливает вывод о невозможности его сопоставления с противопоставленным товарным знаком [2] по семантическому критерию сходства, и, как следствие, свидетельствует о второстепенности данного критерия при анализе сравниваемых обозначений.

Вместе с тем, индивидуализирующие словесные элементы «FAM» и «FEMME» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] характеризуются звуковым тождеством.

Коллегия приняла во внимание довод заявителя о визуальных отличиях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2], однако наличие фонетического тождества индивидуализирующих словесных элементов «FAM» и «FEMME» сравниваемых обозначений предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Сопоставительный анализ товаров 03 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] показал, что «вещества клейкие для косметических целей; жиры для косметических целей; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла, используемые как очищающие средства» и «парфюмерия, средства ухода за лицом, мыло, пудра, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос, средства ухода за зубами» относятся к одному роду – «парфюмерно-косметические изделия», характеризуются одинаковыми свойствами, назначением, кругом потребителей, что обуславливает вывод об их однородности.

Все вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] в целом до степени их смешения. Следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В этой связи основания для удовлетворения поступившего возражения имеются только в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; реклама товаров».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 13.11.2020, отменить решение Роспатента от 22.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019737588.