Международная регистрация №926246 знака с конвенционным приоритетом от 01.09.2006г. произведена на имя заявителя в отношении товаров/услуг 09, 16, 38 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне.
В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «WORLDACADEMY OF SPORT», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.
По результатам проведенной в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» экспертизы Роспатентом принято решение от 08.04.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации №926246 для услуг 41 класса МКТУ по мотивам его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).
Указанный вывод обосновывается тем, что знак, являющийся предметом международной регистрации №926246, сходен до степени смешения со знаком по международной регистрации №752073 знака «the WORD sports ACADEMY», ранее зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.
В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.05.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 08.04.2009 по следующим причинам:
- несмотря на совпадение фонетики отдельных слов, порядок их произнесения отличается и сравниваемые знаки звучат по-разному;
- заявленный знак по международной регистрации №926246 в переводе с английского означает «всемирная академия спорта», противопоставленный товарный знак «the WORD sports ACADEMY» означает «мир спортивных академий», что свидетельствует о различной семантике сравниваемых обозначений;
- сравниваемые знаки отличаются графически, поскольку производят совершенно разное зрительное впечатление;
- между заявителем и владельцем противопоставленного международного знака было достигнуто согласие о предоставлении компанией LAUREUS WORLD SPORTS AWARDS LIMITED разрешения на предоставление правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации №926246 в отношении услуг 41 класса МКТУ.
На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 08.04.2009г., и предоставлении правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации №926246 с учетом вновь открывшихся обстоятельств.
К возражению приложено письмо-согласие компании LAUREUS WORLD SPORTS AWARDS LIMITED [1].
Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.
С учетом даты (01.09.2006) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №926246 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92,
№ 3520-1 с изменениями и дополнениями от 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным пункте 1 статьи 7 Закона, допускается лишь с согласия правообладателя.
В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.
При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)– (в) пункта 14.4.2.2 Правил.
Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.
Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.
Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.
Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).
При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.
Заявленный знак по международной регистрации №926246 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «WORLDACADEMY OF SPORT», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита
Решение Роспатента от 08.04.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации №926246 основано на наличии старших прав, возникших у иного лица, в отношении однородных услуг 41 МКТУ по международной регистрации №752073 знака «the WORD sports ACADEMY».
Однородность товаров/услуг заявленного обозначения и противопоставленного в заключении экспертизы международного знака заявителем в возражении не оспаривается.
Сопоставительный анализ на сходство словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленного международного знака показывает, что данные обозначения следует признать сходными по фонетическому и графическому факторам сходства.
Фонетическое сходство выявлено на основании совпадения большинства признаков звукового сходства словесных обозначений, регламентированным пунктом 14.4.2.2 (а) Правил.
Словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного международного знака выполнены буквами латинского алфавита. Некоторое отличие в стиле написания словесных элементов и различное месторасположение слов не оказывает существенного влияния на вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений.
Небольшое различие в семантическом значении сравниваемых словесных элементов не изменяет вывод о сходстве знаков в целом.
Таким образом, заявленный знак по международной регистрации №926246 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ сходен до степени смешения с противопоставленным международным знаком.
При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.
К указанным обстоятельствам относится письменное разрешение владельца международных регистраций [1] компании LAUREUS WORLD SPORTS AWARDS LIMITED на предоставление правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ.
Изложенные выше достоверные сведения учтены Палатой по патентным спорам при рассмотрении настоящего возражения.
По указанным причинам нет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №926246 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 1 статьи 7 Закона.