Регистрация комбинированного товарного знака со словесными элементами "Торговый Дом КОСТА", "Trading House KOSTA" произведена 24.03.2004 за № 265915 по заявке № 2003721197/50 с приоритетом от 29.10.2003 на имя ЗАО «Торговый Дом КОСТА», г. Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30, 32, услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Словосочетания "Торговый Дом", "Trading House" исключены из самостоятельной правовой охраны товарного знака № 265915.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, знак представлен кольцом, внутри которого заключено стилизованное изображение земного шара. На фоне изображения расположены буквы "Т", "К", "Д", начертанные оригинальным шрифтом, имитирующим рукописную графику. В верхней части кольца нанесено обозначение "Торговый Дом КОСТА", выполненное тонким шрифтом с использованием прописных и строчных букв, совпадающее с частью фирменного наименования заявителя. Слово "КОСТА" имеет искусственное происхождение. Словосочетание "Торговый Дом" не является предметом самостоятельной правовой охраны. В нижней части кольца указано словосочетание на английском языке "Trading House KOSTA" с транслитерацией "ТРЕЙДИНГ ХАУС КОСТА".

Правовая охрана предоставлена знаку в следующем цветовом сочетании "белый, черный, красный".

В заявлении от 27.11.2007 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны полностью на территории Российской Федерации регистрации № 265915 комбинированного товарного знака со словесными элементами "Торговый Дом КОСТА", "Trading House KOSTA" в связи с его неиспользованием в течение трех лет, предшествующих дате подачи данного заявления, в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве.

В адрес правообладателя (ЗАО "Торговый Дом КОСТА", Варшавское ш., д. 152, корп. 4, Москва, 113405) и его представителя (ООО "ИННОТЭК" Патентному поверенному РФ Т.А. Вахниной, ул. Б.Семеновская, д. 49, оф. 404, Москва, 107023) в установленном порядке были направлены уведомления от 14.12.2007 за № 2003721197/50 (978803) о принятии заявления от 27.11.2007 к рассмотрению в Палате по патентным спорам.

Впоследствии по вышеуказанным адресам были направлены уведомления от 28.02.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 17.04.2008, при этом данное заседание было перенесено на 30.06.2008 в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела согласно обоюдному обращению сторон в виде ходатайств.

Заседание коллегии от 30.06.2008 было перенесено на основании ходатайства правообладателя с целью представления документов, касающихся использования знака. Ходатайство лица, подавшего заявление, об ограничении объема притязаний по заявлению от 27.11.2007 было удовлетворено коллегией Палаты по патентным спорам. На основании данного ходатайства испрашивалось досрочное прекращение правовой охраны знака по свидетельству № 265915 в отношении всех товаров, всех услуг 43 класса МКТУ, части услуг 35 класса МКТУ, за исключением позиций "изучение рынка", "продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе сбор для третьих лиц различных товаров (за исключением транспортировки) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями".

Правообладателем представлен отзыв на заявление от 27.11.2007 о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 265915. Доводы отзыва сводятся к следующему:

1. Товарный знак по свидетельству № 265915 используется правообладателем в полном объеме.

2. Знак размещается на сайте правообладателя www.kosta.ru, на котором правообладатель предлагает потенциальным потребителям кондитерские изделия, печенье, мармелад, сладости и т.д. Кроме того, товарный знак при помощи официального сайта используется для продвижения товаров/услуг польских производителей (Zajda, Lider Artur и т.д.), которые имеют партнерские взаимоотношения с правообладателем.

3. Правообладатель с целью изучения рынка кондитерских изделий проводит исследование рынка, в частности мониторинг конъюнктуры цен на кондитерские изделия.

4. В течение периода использования знака правообладателем устраивались акции, розыгрыши призов в коммерческих и рекламных целях. Правообладатель также принимал участие в продовольственных выставках, продажах кондитерских изделий, сладостей.

5. При заключении договоров с покупателями вводилась система скидок и учета покупателей путем выдачи пластиковой карты, на которой размещен товарный знак. Правообладателем также разработан новый эскиз печати с использованием товарного знака, при этом размещение печати на документах (в т.ч. договоры) свидетельствует о надлежащем использовании знака и введении продукции в гражданский оборот.

6. Знак размещается на официальных бланках, рекламной продукции, при изготовлении буклетов, календарей, рекламных листовок, при переписке с клиентами и поставщиками.

7. Учредительные документы свидетельствуют об использовании товарного знака в наименовании организации правообладателя.

8. При рассмотрении заявления от 27.11.2007 следует учитывать правовые нормы части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, введенного в действие с 01.01.2008.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- договор за № 132276 от 03.04.2007 по предоставлению прав доступа к Веб-системе и регистрации доменов, приложения к нему - на 15 л. (1);

- договор за № 106274/NIC-D от 19.04.2005, приложения к нему – на 9 л.

(2);

- отчеты за март 2005 "Ценовый анализ конкурентов" правообладателя - на 22 л. (3);

- сведения о рекламной акции "Скоро в школу" от 31.07.2006 – на 6 л. (4);

- сведения о розыгрыше ценных призов от фабрики "СОЛИДАРНОСТЬ" в период 01.10.2007-31.12.2007 – на 15 л. (5);

- сведения о рекламной акции "За каждые 25 000 – товарный бонус" в период 01.06.2006 - 30.06.2006 – на 4 л. (6);

- отчет по акциям, направленным на стимулирование сбыта печенья "Коста Браво" фабрики "Бискотти" в 2004-2005 – на 19 л. (7);

- отчет "Участие в выставке "ПРОДЭКСПО-2005" 14-18 февраля" – на 13 л.

(8);

- отчет "Маркетинговые мероприятия по фабрике "Солидарность" апрель-декабрь 2005" – на 11 л. (9);

- агентский договор за № 154 от 06.08.2004, заключенный между правообладателем и ООО "Экспо-Трейд"– на 4 л. (10);

- отчет по проведенным маркетинговым мероприятиям для ТД "КОСТА", Москва, 2004 – на 26 л. (11);

- дипломы правообладателя от кондитерских фабрик "АСТРА", "КУЯВЯНКА", "СОЛИДАРНОСТЬ" – на 3 л. (12);

- договор № 1 от 25.09.2003, заключенный между правообладателем и ООО "МАЖЕСТИК СТАЙЛ" – на 3 л. (13);

- договор об оказании услуг за № 2/И/Д от 16.01.2004, заключенный между правообладателем и ООО "Рекламно-выставочное агентство Икс-Имидж" – на 5 л. (14);

- подтверждение заявки на участие правообладателя в выставке "ПРОДЭКСПО-2005" – на 4 л. (15);

- договор за № 0503-100/5302 на участие в выставке "ПРОДЭКСПО-2006" от 12.10.2005, заключенный между правообладателем и ЗАО "ЭКСПОЦЕНТР" – на 1 л. (16);

- договор за № Д/100-0702736 от 02.11.2007, заключенный между правообладателем и ЗАО "ЭКСПОЦЕНТР" – на 1 л. (17);

- договор за № 200511069 участия в выставке от 09.11.2005, заключенный между правообладателем и ООО "АйТиИ" – на 1 л. (18);

- договор за № 200611037 участия в выставке от 03.11.2006, заключенный между правообладателем и ООО "АйТиИ" – на 1 л. (19);

- фотографии с выставок "ПРОДЭКСПО 98", "ПРОДЭКСПО 04", "WORLD FOOD – 2004", "ПРОДЭКСПО-2006" – на 4 л. (20);

- договор от 15.12.2005, заключенный между правообладателем и ООО "МГБ МЕТРО Групп Баинг РУС", товарная накладная к нему – на 15 л.

(21);

- договор поставки за № 790 от 18.11.2005, заключенный между правообладателем и ООО "Русель", товарная накладная – на 6 л. (22);

- договор поставки за № 6075 от 01.06.2005, заключенный между правообладателем и ООО "КОПЕЙКА-МОСКВА", товарная накладная – на 8 л. (23);

- договор купли-продажи за № 401213 от 20.06.2005, заключенный между правообладателем и ООО "РОСТ-ИНФО", товарная накладная к нему – на 3 л. (24);

- договор купли-продажи за № 401880 от 17.10.2005, заключенный между правообладателем и ИП Ярошенко С.А., товарная накладная к нему – на 4 л. (25);

- договор купли-продажи за № 102090 от 01.10.2007, заключенный между правообладателем и ООО "Сызрань-Продукт", товарная накладная, счет-фактура к нему – на 5л. (26);

- договор купли-продажи за № 401500 от 12.03.2007, заключенный между правообладателем и ЗАО "Оптово-розничная торговля и производственная фирма "Кубаньоптпродторг", товарная накладная, счет-фактура – на 6 л.

(27);

- расходные накладные от 20.09.2004 и 11.11.2004 – на 2 л. (28);

- фотография пластиковой карточки – на 1 л. (29);

- договор купли-продажи за № 103860/119 от 06.02.2006, заключенный между правообладателем и ООО "ТД Челны-хлеб", товарная накладная – на 5 л. (30);

- договор на поставку за № 49 кондитерских изделий от 07.02.2007, заключенный между правообладателем и ОАО Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна", товарная накладная – на 2 л. (31);

- договор поставки за № 20 от 27.10.2006, заключенный между правообладателем и ООО "Кондитерская фирма "Содружество", товарная накладная - на 3 л. (32);

- договор поставки за № ОП 11/07/07 от 11.07.2007, заключенный между правообладателем и ООО "Кондитерское предприятие "Суворовские конфеты", товарная накладная – на 3 л. (33);

- договор поставки за № 14-281206 от 28.12.2006, заключенный между правообладателем и ООО "Астерик – Трейд", товарная накладная – на 3 л.

(34);

- договор поставки за № 158 от 01.01.2007, заключенный между правообладателем и ООО ПФ "Авангард", товарная накладная – на 4 л.

(35);

- договор за № 02/07 от 02.07.2007 о разработке и изготовлении рекламной продукции, заключенный между правообладателем и ООО "Волви-МС", приложения – на 6 л. (36);

- бланк организации правообладателя – на 1 л. (37);

- свидетельство Московской регистрационной палаты от 19.08.1996 – на 1 л. (38);

- данные об эскизе печати – на 1 л. (39);

- устав организации правообладателя за 1996 – на 8 л. (40);

- устав организации правообладателя за 2003 – на 17 л. (41);

- отчет о доработке дизайна и производства упаковки для печенья "КОСТА БРАВО" – на 13 л. (42);

- упаковка продукции - 12 экземпляров (43);

- каталог продукции – 1 экземпляр (44);

- копии календарей за 2004, 2006, оригинал за 2008 – на 6 л. + 1 экземпляр (45);

- рекламные буклеты – 2 экземпляра (46);

- фотографии склада, выставок, прилавков, упаковки товара – 26 штук (47).

На основании представленного отзыва правообладатель просит Палату по патентным спорам отказать в удовлетворении заявления от 27.11.2007 и сохранить действие комбинированного товарного знака со словесным элементом «КОСТА KOSTA» по свидетельству № 265915 в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве.

Лицо, подавшее заявление, также представило отзыв за № ММ603437 от 30.06.2008 на представленные правообладателем материалы, доводы которого сведены к следующему:

1. Часть представленных документов не содержит даты размещения информации для ознакомления третьими лицами, либо упоминания о товарном знаке правообладателя, либо не входит в период доказывания использования знака, либо не содержит области применения.

2. Часть документов свидетельствует об оказании третьими лицами услуг правообладателю.

3. Часть договоров свидетельствует о дистрибьюторской деятельности правообладателя, что можно соотнести с некоторыми услугами оспариваемого перечня.

4. Договоров подряда, заказа или иных договоров, свидетельствующих о производстве правообладателем кондитерских изделий, представлено не было. Вместе с этим на этикетках содержатся указания на польских производителей, которые не являются лицензиатами правообладателя, который, напротив, упоминается в качестве дистрибьютора.

5. Доказательств применения товарного знака по свидетельству № 265915 в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 35, 42 классов МКТУ, за исключением "продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе сбор для третьих лиц различных товаров (за исключением транспортировки) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями" в рассматриваемый период доказывания правообладателем представлено не было.

6. Применение правовых норм части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, введенного в действие с 01.01.2008 (далее – Кодекс), не допустимо при рассмотрении заявления от 27.11.2007, поскольку правоотношения, связанные с использованием знака № 265915 возникли у правообладателя в период действия Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. № 3520 - I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002г. (далее — Закон).

На заседании коллегии, состоявшемся 02.10.2008, от лица, подавшего заявление, поступило ходатайство об отзыве ходатайства, поступившего 30.06.2008 от его имени по поводу ограничения объема притязаний. При этом, лицо, подавшее заявление, представило новое ходатайство за № ММ603437 от 01.10.2008 об ограничении объема притязаний по заявлению от 27.11.2007. На основании ходатайства за № ММ603437 от 01.10.2008 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны знака № 265915 в отношении всех товаров 29, 30, 32, всех услуг 43 классов МКТУ, всех услуг 35 класса МКТУ, за исключением позиций "изучение рынка, исследования в области маркетинга, продвижение товаров (для третьих лиц)".

Правообладатель представил дополнение к отзыву на заявление от 27.11.2007, в котором сообщил, что не заинтересован в правовой охране товарного знака № 265915 в отношении всех товаров 29, 30, 32, всех услуг 43 классов МКТУ, всех услуг 35 класса МКТУ, за исключением "изучение рынка, исследования в области маркетинга, продвижение товаров (для третьих лиц)".

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление 27.11.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 265915 в отношении уточненного лицом, подавшим заявление, в ходатайстве перечня услуг.

С учетом даты регистрации (24.03.2004) товарного знака по свидетельству № 265915 правовая база для рассмотрения заявления от 27.11.2007 включает вышеупомянутые Закон и Правила. При этом следует отметить, правовые нормы Кодекса при рассмотрении заявления от 27.11.2007 не применимы, поскольку анализируемое заявление подано в 2007 в период действия Закона.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.

Согласно пункту 5.2 Правил, в случае непредставления правообладателем отзыва на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Согласно заявлению от 27.11.2007 и представленному к нему на заседании коллегии 02.10.2008 уточнению от лица, подавшего заявление, испрашивается досрочное частичное прекращение правовой охраны товарного знака со словесными элементами "Торговый Дом КОСТА", "Trading House KOSTA" по свидетельству № 265915 в отношении всех товаров и услуг, за исключением услуг 35 класса МКТУ "изучение рынка, исследования в области маркетинга, продвижение товаров (для третьих лиц)".

На заседании коллегии 02.10.2008 правообладатель заявил, что в отношении уточненного лицом, подавшим заявление, в ходатайстве перечня товаров и услуг он не заинтересован в поддержании правовой охраны принадлежащего ему товарного знака. В связи с этим, правообладатель излагает просьбу об оставлении правовой охраны знака № 265915 в отношении услуг 35 класса МКТУ "изучение рынка, исследования в области маркетинга, продвижение товаров (для третьих лиц)". Вместе с этим, правообладатель также заявил, что в отношении остального перечня товаров и услуг знак не использовался ни самим правообладателем, ни в его интересах уполномоченным от его имени лицом.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании указанного товарного знака в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона срок, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 27.11.2007 в отношении скорректированного перечня услуг.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 27.11.2007, досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 265915 частично, сохранив её действие в отношении следующего перечня услуг: В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров“ (526) "Торговый дом, trading house".

(591) "белый, черный, красный".

(511) 35 - изучение рынка, исследования в области маркетинга, продвижение товаров (для третьих лиц).