Комбинированное обозначение «» по заявке № 2018703441, поданной 31.01.2018, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 07.05.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018703441 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ по причине несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса. Заключение, являющееся неотъемлемой частью решения Роспатента, мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «», «», «» по свидетельствам №№ 628225, 621780, 409787 (приоритеты от 18.03.2016, от 16.06.2003, от 12.09.2008), принадлежащими иным лицам, зарегистрированными в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, установлено, что словесный элемент «ГИПЕРМАРКЕТ» является неохраняемым элементом обозначения по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.09.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.05.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы по поводу описательного характера слова «ГИПЕРМАРКЕТ» и просит включить его в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента;

- заявитель сокращает перечень заявленных услуг таким образом, что противопоставление товарного знака «ЛИНИЯ» по свидетельству № 409787 может быть снято, поскольку услуги не однородны;

- в отношении противопоставленных товарных знаков «», «» по свидетельствам № 621780, № 628225 заявитель не усматривает сходства с ними заявленного обозначения до степени смешения;

- заявитель, начиная с 06.12.2002, использует коммерческие обозначения «СУПЕРМАРКЕТ ЛИНИЯ» и «ГИПЕРМАРКЕТ ЛИНИЯ», то есть раньше приоритета (18.03.2016) товарного знака «» по свидетельству № 628225 и раньше приоритета (16.06.2003) товарного знака «» по свидетельству № 621780;

- обозначения «СУПЕРМАРКЕТ ЛИНИЯ», «ГИПЕРМАРКЕТ ЛИНИЯ» используются заявителем для индивидуализации услуг «розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по оптовой и розничной продаже; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям»;

- в своем решении от 25.12.2018 по делу № А48-7592/2018 Арбитражный суд Орловской области установил обстоятельства, связанные с использованием заявителем обозначений «СУПЕРМАРКЕТ ЛИНИЯ», «ГИПЕРМАРКЕТ ЛИНИЯ» для индивидуализации названных услуг;

- доказательства такого использования представляются также с настоящим возражением;

- к моменту 09.10.2018, когда Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем приобретались права на товарные знаки по свидетельствам №№ 621780 и 628225, потребители на основании предшествующего 16-ти летнего опыта знали только заявителя как лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ с использованием обозначения «ЛИНИЯ»;

- у среднего российского потребителя обозначение «ЛИНИЯ» ассоциируется только с одним лицом, оказывающим услуги 35 класса МКТУ: с заявителем по настоящей заявке;

- Арбитражный суд Орловской области в своем решении 25.12.2018 по делу № А48-7592/2018 указал, что «начиная с 06.12.2002 АО «Корпорация «ГРИНН» принадлежит исключительное право на коммерческое обозначение «ЛИНИЯ», возникшее ранее даты приоритета товарного знака истца «Линия» по свидетельству № 628225. АО «Корпорация «ГРИНН» в своей деятельности непрерывно, начиная с 06.12.2002 по настоящее время, использует коммерческое обозначение «ЛИНИЯ». Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в своем постановлении от 16.04.2019 по делу № А48-7592/2018 подтвердил данный вывод. Суд по интеллектуальным правам своим постановлением от 28.06.2019 оставил в силе решение Арбитражного суда Орловской области от 25.12.2018 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.04.2019 по делу № А48-7592/2018;

- противопоставление товарных знаков по свидетельствам №№ 621780, 628225 заявленному обозначению неправомерно.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.05.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018703441 в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; дистанционная продажа товаров потребителям; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; магазины по оптовой и розничной продаже; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; неспециализированная розничная продажа; неспециализированная оптовая продажа; обновление рекламных материалов; оптовая и розничная продажа; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; помощь в управлении бизнесом; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламных щитов; прокат торговых стендов/прокат торговых стоек; радиореклама; расклейка афиш/реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; сбор и предоставление статистических данных; розничная продажа непродовольственных товаров; розничная продажа продовольственных товаров; службы консультативные по управлению бизнесом; управление бизнесом временное; управление гостиничным бизнесом; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги интернет-магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги оптовой и розничной продажи; услуги по исследованию рынка; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»/услуги РРС; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия Устава ЗАО «Корпорация «ГРИНН», 2002 г.;

(2) распечатка сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении заявителя;

(3) копия штатного расписания от 01.01.2003 и копии трудовых книжек работников, приказов о приеме на работу;

(4) копии страниц печатных изданий «Друг для друга» (2002, 2003, 2004 гг.), «Курский Вестник» (2002 г.);

(5) скриншоты видео-сюжета;

(6) копия справки Администрации Курской области, 2018 г.;

(7) копии дипломов, благодарственных писем и свидетельств;

(8) перечень магазинов торговой сети «ЛИНИЯ»;

(9) копии договоров, 2002-2003 гг.;

(10) копия письма комитета потребительского рынка, 2018 г.;

(11) копии бухгалтерских документов, сведения о размере среднего чека;

(12) копии решения Арбитражного суда Орловской области, постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А48-7592/2018;

(13) копия материалов заявки № 2018703441;

(14) копия решения Роспатента от 07.05.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018703441;

(15) распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 628225, 621780, 409787.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 18.02.2020, заявителем представлены дополнительные материалы, а именно:

(16) копия решения Роспатента от 29.11.2019 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 628225 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

По результатам рассмотрения возражения, поступившего 09.09.2020, Роспатентом было принято решение от 12.03.2020: «удовлетворить возражение, поступившее 09.09.2019, отменить решение Роспатента от 07.05.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018703441».

Согласно заключению коллегии, являющемуся неотъемлемой частью решения Роспатента от 12.03.2020, решение о регистрации товарного знака принято в отношении только части услуг 35 класса МКТУ испрашиваемого в возражении перечня.

В связи с несогласием заявителя с указанным решением Роспатента от 12.03.2020, им было подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам, в котором испрашивалось признание решения Роспатента от 12.03.2020 недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2020 по делу № СИП-495/2020 отменено решение Роспатента от 12.03.2020. Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение АО «Корпорация «ГРИНН», поступившее 09.09.2019.

При повторном рассмотрении возражения заявителем на заседании от 10.06.2021 представлены дополнительные доводы и материалы, согласно которым Роспатентом зарегистрировано отчуждение исключительного права на противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 628225 и 621780 на имя заявителя (представлены копии уведомлений о регистрации отчуждения, распечатки сведений о регистрациях).

В своих дополнениях заявитель привёл уточнённый перечень услуг, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения:

35 – агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; дистанционная продажа товаров потребителям; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; магазины по оптовой и розничной продаже; неспециализированная розничная продажа; неспециализированная оптовая продажа; оптовая и розничная продажа; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; помощь в управлении бизнесом; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стендов/прокат торговых стоек; розничная продажа непродовольственных товаров; розничная продажа продовольственных товаров; службы консультативные по управлению бизнесом; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги интернет-магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; услуги оптовой и розничной продажи; услуги по исследованию рынка; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги по составлению перечня подарков; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.01.2018) поступления заявки № 2018703441 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившим в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «» по заявке № 2018703441 является комбинированным, состоит из словесных элементов «ЛИНИЯ» и «ГИПЕРМАРКЕТ», выполненных заглавными буквами русского алфавита в две строки и разделенных графическим элементов в виде горизонтальной черты. Обозначение выполнено в белом, синем и красном цветовом сочетании. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, перечисленных в дополнении от 10.06.2021.

Вывод о несоответствии элемента «ГИПЕРМАРКЕТ» (магазин с площадью свыше 20 тысяч кв. м, с высокой степенью механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ, предназначенный для продажи сравнительно больших партий товаров в контейнерных упаковках производителя, см. http://www.glossary.ru) требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявителем не оспаривается.

В качестве препятствующих регистрации товарного знака по заявке № 2018703441 в оспариваемом решении заявителю указано на товарные знаки «», «», «» по свидетельствам №№ 628225, 621780, 409787 (приоритеты от 18.03.2016, от 16.06.2003, от 12.09.2008), принадлежащие иным лицам.

Вместе с тем в своих дополнениях от 10.06.2021 заявитель привёл сведения о том, что в отношении двух противопоставленных товарных знаков Роспатентом зарегистрировано отчуждение исключительного права в пользу заявителя. Указанные сведения нашли отражение в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Таким образом, представленные сведения позволяют снять противопоставление товарных знаков «» и «» по свидетельствам №№ 628225, 621780.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 409787 (приоритет от 12.09.2008), принадлежащий АО «Ижевский радиозавод», представляет собой словесное обозначение «», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров и услуг 09, 35, 37, 39, 40 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными в целом, несмотря на отдельные отличия, поскольку имеет место полное вхождение противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение.

Наличие слова «ГИПЕРМАРКЕТ», характеризующего изготовителя заявленных услуг (лицо, оказывающее услуги) 35 класса МКТУ, а также графической проработки, имеющейся в заявленном обозначении, не меняет вывод о сходстве обозначений, поскольку при сравнительном анализе учитывается сходство сильных элементов знаков.

Вместе с тем вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ, приведённые в дополнениях от 10.06.2021, представляют собой бизнес-услуги и услуги, связанные с увеличением спроса на товары третьих лиц, а также с их реализацией. Эти услуги по роду (виду) и назначению могут быть признаны неоднородными услугам «обзоры печати; обновление рекламных материалов; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; репродуцирование документов», указанным в свидетельстве № 409787.

Таким образом, сокращение заявителем перечня услуг, в отношении которых им испрашивается регистрация заявленного обозначения, а также отчуждение двух ранее противопоставленных товарных знаков на его имя свидетельствуют о преодолении заявителем имевшихся оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения.

В отношении доводов заявителя, касающихся наличия у него прав на коммерческое обозначение и возможности учета положений статьи 1252 (пункт 6) Кодекса, коллегия отмечает, что предметом рассмотрения по возражению, поступившему 09.09.2019, явился анализ правомерности решения Роспатента от 07.05.2019, обоснованного несоответствием заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса. Иные основания коллегией не рассматривались.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 09.09.2019, отменить решение Роспатента от 07.05.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018703441.