Международная регистрация №1711477 «» произведена Международным Бюро ВОИС 14.09.2022 с конвенционным приоритетом от 14.03.2022 на имя заявителя в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 29.01.2024 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1711477 в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ. В отношении остальной части услуг 35 класса и всех товаров 33 класса МКТУ Роспатентом было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1711477. Данное решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации №1711477 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, установлено сходство до степени смешения знака по международной регистрации №1711477 с противопоставленной международной регистрацией №1368744 «MASIA DE LS LUZ» с приоритетом от 28.07.2017 (13.07.2017 - конвенционный приоритет), зарегистрированной на имя «PERE VENTURA I FAMÍLIA S.L.», Испания в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ (см., https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/#), признанных однородными заявленным товарам 33 и части услуг 35 классов МКТУ.

В связи с изложенным знаку по международной регистрации №1711477 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 33 класса и части услуг 35 класса МКТУ на основании требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении 24.05.2024 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем было получено бессрочное и безотзывное письменное согласие (Приложение 2) на предоставление правовой охраны заявленному обозначению на территории России от компании «PERE VENTURA I FAMÍLIA S.L.», Испания - правообладателя противопоставленного экспертизой знака «MASIA DE LS LUZ» по международной регистрации №1368744 в отношении затронутых отказом товаров 33 класса и услуг 35 классов МКТУ,

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак мирно сосуществуют на территории ЕС (Приложение 3, 4),

- указанные обстоятельства, а также факт выдачи письма-согласия подтверждают, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак могут сосуществовать в России и при этом не вводить потребителей в заблуждение.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 29.01.2024 и принять решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации №1711477 для всех заявленных товаров 33 класса и услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Решение Роспатента от 29 января 2024 года,

2. Письмо-согласие от «PERE VENTURA I FAMÍLIA S.L.» копия,

3. Распечатка сведений в отношении товарного знака ЕС № 018672444 «MAISON A. DE LUZE»,

4. Распечатка сведений в отношении товарного знака ЕС № 016980203 «MASIA DE LA LUZ».

В корреспонденции от 26.06.2024 заявитель сообщает, что оригинал-письма согласия, выданный в единственном экземпляре, находится в материалах возражения по международной регистрации №1711479.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (14.03.2022) конвенционного приоритета регистрации в МБ ВОИС правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение); противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак «» по международной регистрации №1711477 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Отказ в государственной регистрации знака «» по международной регистрации №1711477 основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием знака «» по международной регистрации №1368744 с приоритетом от 13.07.2017, зарегистрированным в отношении товаров 33 класса МКТУ на имя «PERE VENTURA I FAMÍLIA S.L.», Испания.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения «» и противопоставленного товарного знака «» по международной регистрации №1368744, а также однородность товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1368744 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1368744 в отношении предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1711477 для всех испрашиваемых товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «» и «» не тождественны. Противопоставленный знак по международной регистрации №1368744 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1368744 для всех товаров 33 класса и части услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №1711477, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1711477 в отношении товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, снятие противопоставления по международной регистрации №1368744 позволяет предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1711477 в отношении всех испрашиваемых товаров 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 24.05.2024, отменить решение Роспатента от 29.01.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1711477 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 33, 35 классов МКТУ, указанных в регистрации.