Оспариваемый товарный знак по заявке №2000734439 с приоритетом от 28.12.2000 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.07.2002 за №216449 на имя АООТ "ВКЗ Дагвино", Санкт-Петербург (в дальнейшем наименование в установленном порядке было изменено на ЗАО «ВКЗ Дагвино») в отношении товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки» и 33 класса МКТУ «алкогольные напитки».

Роспатентом 21.12.2011 был зарегистрирован договор № РД0092130 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №216449 в отношении всех товаров, в результате чего владельцем знака стало ЗАО "Вино-коньячный завод "Избербашский", г. Избербаш, Республика Дагестан (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ЛЕЗГИНКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В палату по патентным спорам 26.06.2012 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон), поскольку она вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, указанных в перечне регистрации, и противоречит общественным интересам.

Лицо, подавшее возражение, считает себя заинтересованным лицом в подаче данного возражения, поскольку является производителем коньяка «ЛЕЗГИНКА» и предприняло необходимые шаги для производства водки и безалкогольных напитков.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ЛЕЗГИНКА» может вызывать ассоциации с Дагестаном как с местом происхождения товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, при этом словесный элемент «ЛЕЗГИНКА» воспроизводит название, которое использовалось для маркировки коньяка Госагропромом ДАССР Дагвино производства Кизлярского коньячного завода еще в 1957 году, т.е. задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, название коньяка «Лезгинка» указывалось, в частности, на этикетках в соответствии с ГОСТ 13741-68, который затем был заменен на ГОСТ 13741-78;

- этикетка к коньяку «Лезгинка» с изображением танцующей пары на фоне гор была разработана в 1965 году по заказу Производственно-совхозного объединения «Дагвино» для Кизлярского коньячного завода, который в период с 1965 по 1995 год был единственным производителем данного бренди и, помимо собственного розлива, отгружал его для розлива на заводы вторичного производства (Ленинградский, Московский, Махачкалинский);

- первоначальный правообладатель оспариваемого товарного знака - ЗАО «ВКЗ Дагвино» располагается на производственных площадях, где ранее функционировал Ленинградский винзавод, входивший в состав объединения «Дагвино», и разливавший коньяки, выработанные в объединении «Дагвино», на Кизлярском и Дербентском коньячных заводах;

- коньяк «Лезгинка», произведенный на Кизлярском коньячном заводе, завоевал заслуженную популярность и авторитет у потребителей, благодаря оригинальным вкусовым качествам и доступной цене, и ассоциируется у потребителей как коньяк, произведенный в Дагестане из местных сортов винограда;

- в отношении коньяка «Лезгинка», разливаемого на Московском и Ленинградском винзаводах, у потребителей всегда была осведомленность о том, что этот коньяк произведен путем розлива оригинального коньяка производства Кизлярского коньячного завода;

- на всесоюзных и международных выставках и конкурсах вина и коньяки, произведенные в объединении «Дагвино», включая коньяк «ЛЕЗГИНКА», произведенный Кизлярским коньячным заводом, постоянно завоевывали золотые и серебряные медали, призы Гран-при и дипломы 1-й степени;

- первоначальный правообладатель оспариваемого товарного знака (ЗАО «ВКЗ Дагвино»), образованный в 1994 г. и принадлежащий физическим лицам, проживающим в Санкт-Петербурге, осуществлял производство коньяка «ЛЕЗГИНКА» по собственной технологической и разрешительной документации, а коньячные спирты закупались в Азербайджане, Армении, Франции, в результате чего качественные вкусовые показатели этой продукции не соответствуют вкусовым показателям коньяка «ЛЕЗГИНКА», производимого на протяжении десятилетий Кизлярским коньячным заводом;

- правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении безалкогольных напитков и всех алкогольных напитков, тогда как обозначение «ЛЕЗГИНКА» активно используется на протяжении нескольких десятилетий только для маркировки коньяка;

- изложенное указывает на способность оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 32 и 33 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку потребитель будет полагать, что приобретает товары хорошо ему известного производителя коньяка «ЛЕЗГИНКА», что не соответствует действительности;

- переход исключительного права на оспариваемый товарный знак правообладателю (ЗАО Вино-коньячный завод «Избербашский») не исключает вероятность введения потребителя в заблуждение относительно товара и его производителя, поскольку потребитель может предположить, что производитель имеет производственные связи с лицом, подавшим возражение, или производит товар под его контролем, что не соответствует действительности, при этом, хотя нынешний правообладатель находится на территории республики Дагестан, он был создан как юридическое лицо в 2002 году, т.е. спустя много лет после разработки рецептуры коньяка «ЛЕЗГИНКА» и этикетки для его маркировки, и через два года после проведения в сентябре 2000 года опроса покупателей в крупных супермаркетах г. Тольятти, результаты которого были опубликованы в журнале «Практический маркетинг», показавшего, что у потребителя обозначение «ЛЕЗГИНКА» на товаре «коньяк» вызывает устойчивую ассоциацию с коньяком, произведенным Кизлярским коньячным заводом;

- лицо, подавшее возражение, поставляет свою продукцию, включая коньяк «ЛЕЗГИНКА», в г. Избербаш, в связи с чем, использование оспариваемого товарного знака правообладателем, который также расположен в г. Избербаш, способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя продукции и ее качества.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- копии технологических инструкций по производству яблочной водки «ЛЕЗГИНКА» и воды питьевой «ЛЕЗГИНКА» ТИ 9176-2829-0334600-2012 и №05- 001-12, разработанных в 2012 году;

- копии страниц Большой Советской Энциклопедии, 1973;

- копии страниц издания «История виноградарства и виноделия России», 2009;

- копия личной карточки А.А. Чтецова;

- копии этикеток;

- копия письма Дагестанского отделения ВТОО «Союз художников России» от 12.04.2010;

- копия письма Комитета по виноградарству и регулированию алкогольного рынка республики Дагестан «Дагвино» от 02.2012;

- копия справки Комитета по виноградарству и регулированию алкогольного рынка республики Дагестан «Дагвино» от 14.01.2011;

- копии документов об отпускной цене на коньяк «ЛЕЗГИНКА» на 1993-1998 годы;

- копии страниц Энциклопедии виноградарства, 1986;

- копия выписки из ЕГРЮЛ;

- копии страниц отчета «Производственно-совхозное объединение «Дагвино». Основные показатели развития виноградарства и виноделия».1965-1975, Махачкала, 1976г.;

- копии дипломов;

- копии страниц издания «Виноград и вино России», 1995;

- копия справки по наградам коньяка «ЛЕЗГИНКА»;

- копии страниц технологических инструкций, 1994, 1997;

- сведения об объемах производства коньяка «ЛЕЗГИНКА» Кизлярским коньячным заводом за 1981-1984 и 2000-2009гг.;

- копия справок о географии поставок коньяка «ЛЕЗГИНКА»;

- сведения о продаже коньяка «ЛЕЗГИНКА»;

- сведения об объемах производства коньяка «ЛЕЗГИНКА» Кизлярским коньячным заводом за 2011 гг.;

- распечатка статьи «Дагестанские коньяки. Изучение осведомленности о напитках»;

- копии страниц журнала «Виноделие и Виноградарство» №3, 2002;

- копия газеты «Дагестанская правда» от 11.11.2009;

- сведения о ЗАО ВКЗ «Избербашский»;

- копии протоколов испытаний образцов винопродукции от 13.04.2012.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №216449 полностью.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке, представил отзыв по мотивам возражения.

Доводы отзыва сводятся к следующему:

- возражение не содержит подтверждения довода лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит общественным интересам, и не раскрывает его содержание;

- соответствие оспариваемого товарного знака критериям охраноспособности, указанным в возражении, оценивается на этапе проведения экспертизы и регистрации, либо по фактам введения в заблуждение потребителей в результате произведенной регистрации, однако фактических случаев введения потребителей в заблуждение в результате использования оспариваемого товарного знака не представлено;

- первоначальный правообладатель (ЗАО «ВКЗ Дагвино») является правопреемником Ленинградского винзавода, созданного в 1936 г. в качестве предприятия вторичного виноделия для розлива алкогольной продукции дагестанского производства, оформления готовой продукции и снабжения торговых организаций Северо-Западного региона СССР, руководителем которого был назначен Сафаралиев Нурмет Алиметович – по национальности лезгин, возглавлявший завод до 1964 года, а с 1964 по 2003 год заводом руководил его сын – Сафаралиев С.Н., который в настоящее время является одним из основных акционеров ЗАО «ВКЗ Дагвино»;

- к моменту создания коньяка «ЛЕЗГИНКА» и лицо, подавшее возражение, и его первоначальный правообладатель входили в Производственное совхозное объединение винодельческой промышленности «Дагвино» (далее – объединение Дагвино);

- Ленинградский винзавод вырабатывал большие объемы вина и коньяков, поставляемых из Дагестана, в результате чего потребители Северо-Западного региона обоснованно ассоциировали Ленинградский винзавод с Дагестаном;

- коньяк «ЛЕЗГИНКА», также как и вся продукция предприятий, входивших в объединение Дагвино, поставлялся на потребительский рынок с указанием в качестве производителя объединения Дагвино, при этом сведения о предприятии, которое произвело вино или коньяк, на продукции никогда не указывались.

- Ленинградский винзавод и его правопреемник в лице ЗАО «ВКЗ Дагвино» тесно связаны производственными связями с Дагестаном, получая из Дагестана виноматериалы, используемые для производства коньяка «ЛЕЗГИНКА», в силу чего потребители этого коньяка ассоциируют первоначального правообладателя оспариваемого товарного знака с Дагестаном;

- этикетка для коньяка «ЛЕЗГИНКА» была разработана по заказу объединения Дагвино и предназначалась для использования предприятиями, осуществлявшими его розлив;

- приведенные в возражении источники известности (периодическое издание «Виноград и вино России», «Энциклопедия виноградарства», «История виноградарства и виноделия России») содержат недостоверные данные о дате создания и начале выпуска коньяка «ЛЕЗГИНКА», о требованиях к коньячным виноматериалам, что свидетельствует о недостаточной известности фактических данных, кроме того, эти источники известны только специалистам, а не среднему потребителю;

- в период деятельности Кизлярского завода в составе объединения Дагвино производство коньяка «ЛЕЗГИНКА» осуществлялось в соответствии с Технологической инструкцией (далее – ТИ) объединения Дагвино, после реорганизации объединения в 1993 году Кизлярский коньячный завод разработал собственные ТИ 1994, затем ТИ 1997, при этом к копии собственной ТИ 1997 года лицо, подавшее возражение, приложило ТИ объединения Дагвино 1978года;

- объемы коньяка «ЛЕЗГИНКА», производимого лицом, подавшим возражение, не могут влиять на оценку правомерности регистрации оспариваемого товарного знака, так как в период его деятельности в составе объединения Дагвино его продукция поступала к потребителю от имени объединения Дагвино через предприятия вторичного виноделия, т.е. использование оспариваемого товарного знака на продукции правообладателя, вопреки утверждению лица, подавшего возражение, не может ассоциироваться с продукцией последнего;

- утверждение лица, подавшего возражение, о том, что с 1992 года он осуществлял собственный розлив всего объема произведенного коньяка «ЛЕЗГИНКА», не соответствует действительности, поскольку записи в Книге учета виноматериалов ЗАО «ВКЗ Дагвино» 1997, 1998 годов свидетельствуют о поставках Кизлярским заводом обработанного коньяка «ЛЕЗГИНКА» в указанный период;

- после развала в 1993 году объединения Дагвино ЗАО «ВКЗ Дагвино» начинает организовывать собственное коньячное производство, разрабатывает в 1998 году собственные ТИ 2003, 2008, 2011 годов, приобретает оборудование для выдержки коньяков, находит новых поставщиков коньячных спиртов, в том числе из Дагестана, получает лицензию на выдержку коньяка, закладывает на выдержку полученные коньячные спирты, подает заявку на регистрацию оспариваемого товарного знака с целью оградить обозначение «ЛЕЗГИНКА» от неблагоприятных для знака последствий, связанных с несанкционированным его использованием разными производителями, при этом правительство Республики Дагестан не возражало против производства и реализации на предприятии ЗАО «ВКЗ Дагвино» алкогольной продукции, в том числе коньяков с использованием наименования «ЛЕЗГИНКА»;

- коньяк «ЛЕЗГИНКА», произведенный ЗАО «ВКЗ Дагвино», за 11 лет завоевал три золотые медали и признан в 2010 году лучшей коньячной продукцией Санкт-Петербурга, поставка продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, осуществляется в 4 фирменных магазина Санкт-Петербурга и во многие регионы России, в силу чего оспариваемый товарный знак не может в принципе вводить потребителя в заблуждение относительно происхождения и качественных характеристик маркируемого товара;

- переход исключительных прав (декабрь 2011) на оспариваемый товарный знак к правообладателю (ЗАО «Вино-коньячный завод «Избербашский») не вводит потребителя в заблуждение, поскольку его продукция, маркированная на основании лицензионного договора оспариваемым товарным знаком, присутствует на рынке с 2007 года, при этом фактов смешения коньяка «ЛЕЗГИНКА» различных производителей не представлено;

- протоколы испытаний образцов винопродукции, в частности ЗАО «Вино-коньячный завод «Избербашский», показавшие несоответствие продукции по органолептическим показателям требованиям ГОСТ «Коньяки российские», не может являться основанием для утверждения о введении потребителя в заблуждение относительно качества товаров, поскольку данный факт является частным случаем, на основании которого нельзя делать общий вывод о качестве продукции правообладателя;

- лицо, подавшее возражение, находится в хозяйственных отношениях с правообладателем оспариваемого товарного знака и маркирует им производимую продукцию на основании лицензионного договора с 2007 года, таким образом, подавая возражение против регистрации оспариваемого товарного знака, оно нарушает взятые на себя обязательства не предпринимать действий, направленных на приобретение права собственности на товарный знак;

- подача возражения против регистрации оспариваемого товарного знака на основании вероятностной способности оспариваемого знака к введению в заблуждение потребителей относительно производителя или товара является злоупотреблением правом;

- лицо, подавшее возражение, никогда не производило безалкогольных напитков с использованием оспариваемого товарного знака, в связи с чем его утверждение о введении потребителя в заблуждение относительно производителя этих товаров не имеет оснований, в то время как оспариваемый товарный знак использовался для производства питьевой воды на основании лицензионного договора с ООО «АкваПроСервис».

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копии уставных и учредительных документов, а также документов по правопреемству;

- приказ о назначении Сафаралиева Н.А. директором Ленинградского винзавода, листки трудовой книжки Сафаралиева С.Н., страницы паспорта Сафаралиева С.Н.;

- выписка из реестра акционеров ЗАО «ВКЗ Дагвино»;

- справка ЗАО «ВКЗ Дагвино» (дата отсутствует);

- таблица «Данные об объемах розлива коньяков на Кизлярском коньячном заводе и Ленинградском винзаводе» в 1965-1975гг»;

- фотография укупорочного колпачка «алко»;

- таблица «Объемы производства и выработки коньяка «ЛЕЗГИНКА» на Кизлярском заводе» в 1981-1984гг.;

- копии листов книг учета виноматериалов и коньяков за 1997 и 1998 годы;

- копии страниц технологических инструкций ЗАО «ВКЗ Дагвино» 1998, 2003, 2011;

- фотографии производственных помещений;

- копии договоров: № 513 от 30.11.2004, № 03/С от 26.10.2011, № 07/С от 28.08.2008;

- копии лицензий ЗАО «ВКЗ Дагвино» на ведение деятельности 2005, 2006, 2011;

- копии актов – паспортов закладки спиртов в ЗАО «ВКЗ Дагвино» на выдержку;

- письмо Правительства Республики Дагестан от 24.10.2003;

- копия страниц технологической инструкции, 197... года;

- копии дипломов;

- фотографии алкогольной продукции и магазинов «ДАГВИНО»;

- копия справки о регионах поставки коньяка «ЛЕЗГИНКА» без даты;

- таблица: лицензионные договоры ЗАО «ВКЗ Дагвино»;

- копия лицензионного договора №04 на использование товарного знака №216449 с ГУП «Кизлярский коньячный завод» от 30.03.2007; письмо от 07.04.2010 о продлении лицензионного договора;

- копии лицензионных договоров от 19.07.2010 и от 30.03.2007 на использование товарного знака №216449 в отношении товаров 32 класса МКТУ с ООО «АкваПроСервис»;

- фотографии питьевой воды, маркированной обозначением «ЛЕЗГИНКА»;

- таблица: награды коньяка КВ ЛЕЗГИНКА различных производителей ( ГУП Кизлярский коньячный завод и ЗАО «ВКЗ Дагвино»);

- распечатки из сети Интернет о претензиях Роспотребнадзора к качеству продукции производителей алкогольной продукции в 2011 году;

- выписка из ЕГРЮЛ от 05.06.2012, содержащая сведения о ГУП «Кизлярский коньячный завод»;

- реестр договоров, по которым отгружалась продукция под товарным знаком «Лезгинка»;

- информация из сети Интернет о ЗАО «Вино-коньячный завод «Избербашский» по данным Единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- копия решения Роспатента от 27.01.2005;

- копия учредительного договора от 28.03.2000 г. Избербаш;

- копии фотографий бренди «ЛЕЗГИНКА», вина «ЛЕЗГИНКА» (без указания производителя и даты изготовления).

В дополнении к отзыву, представленному на заседании коллегии, правообладатель привел сведения об объемах производства напитков 32 и 33 классов МКТУ, маркированных оспариваемым товарным знаком, с июля 2007 года по настоящее время, привел информацию об источниках сырья для производства продукции и контрагентах в оптовой реализации продукции, указал на то, что спор против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №216449 по аналогичным основаниям ранее уже рассматривался в Роспатенте, и по его результатам было принято решение оставить в силе действие правовой охраны товарного знака по свидетельству №216449.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №216449 в полном объеме.

От лица, подавшего возражение, дополнительно представлены следующие материалы:

- копии учредительных документов, документов о правопреемственности, копии трудовых книжек работников ГУП «Кизлярский коньячный завод»; уточнение к ответу на запрос Комитета «Дагвино» о студентах Дагестанского художественного училища, участвовавших в разработке этикетки к коньяку «Лезгинка».

В свою очередь правообладатель в дополнение к отзыву отметил отсутствие достоверного подтверждения того, что лицо, подавшее возражение, является правопреемником Кизлярского коньячного завода и производит коньяк «ЛЕЗГИНКА» по классической технологии, описанной в ТИ 1978 года, указал на наличие в г. Кизляр других производителей коньяка со сходными фирменными наименованиями, представил справку о различных организационно-правовых формах Кизлярского коньячного завода с 1957 по 2012 годы и заявки на регистрацию товарных знаков со словесным элементом «ЛЕЗГИНКА», поданных ООО «Кизлярский коньячный комбинат» и ООО «Вино-коньячный завод «Кизляр».

Решением Роспатента от 16.10.2012 возражение от 26.06.2012 было удовлетворено, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №216449 было признано недействительным в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 02.04.2014 по делу №А40- 2730/13 решение Роспатента от 16.10.2012 признано незаконным и отменено.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения государственного органа влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, возражение от 26.06.2012 является нерассмотренным и подлежит повторному рассмотрению.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (28.12.2000) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за №989, и введенные в действие 29.02.1996 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений:

- являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;

- противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту (2.1) Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно пункту (2.2) Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, и.т.п.

Признаки, приведенные в пункте (2.2) Правил, не являются исчерпывающими.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЛЕЗГИНКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В решении Роспатента от 16.10.2012 было указано, что доводы возражения о возможности введения потребителя в заблуждение относительно качества товаров и места производства товара, а также относительно производителя безалкогольных напитков (товаров 32 класса МКТУ), маркированных оспариваемым товарным знаком, не подтверждено материалами возражения.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №216449 противоречит общественным интересам, в решении Роспатента было отмечено, что ни само возражение, ни приложенные к нему материалы не содержат аргументов и фактов, позволяющих отнести оспариваемый товарный знак к данной категории.

Что касается возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 33 класса МКТУ (алкогольных напитков), то, проанализировав имеющиеся в деле материалы, суд установил, что Роспатентом неверно оценена совокупность представленных лицом, подавшим возражение, доказательств, обосновывающих возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №216449, а вывод Роспатента о том, что оспариваемый товарный знак «ЛЕЗГИНКА» по свидетельству №216449 способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара в отношении алкогольных напитков, является необоснованным.

При изложенных обстоятельствах суд обязал Роспатент восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству №2164489.

Таким образом, у коллегии нет оснований для удовлетворения возражения от 26.06.2012.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 26.06.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 216449.