Оспариваемый товарный знак по заявке №2006734262/50 с приоритетом от 27.1102006 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.11.2007 под №336886 на имя Химича В.Р., Москва, (далее – правообладатель) в отношении товаров 10, 25 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне.
Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «EROTON», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.
В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.12..2007 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, которая, по мнению лица, подавшего возражение, является актом недобросовестной конкуренции.
Возражение мотивировано следующими доводами:
―лицо, подавшее возражение, начало использовать обозначение «ЭРОТОН» для маркировки женского и мужского нижнего белья ранее даты подачи заявки на регистрацию товарного знака №336886;
―правообладатель оспариваемого товарного знака хотя и знал о существовании сайта «EROTIN.RU», зарегистрированного на имя ООО «Андрей», а также знал о том, что ООО «Андрей» реализует товары, маркируя их обозначением «EROTIN», однако зарегистрировал на свое имя товарный знак «ЭРОТОН» и на основании этого стал препятствовать ООО «Андрей» в осуществлении его деятельности с использованием знака «EROTIN»;
―регистрация товарного знака «EROTIN» вводит потребителя в заблуждение.
На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №336886 недействительным полностью.
К возражению приложены копии следующих документов:
-копия Приказа №4 на 1л. [1];
-копия справки от 02.10.2007 и ее перевод на 2л. [2];
-распечатка из сети Интернет www.eroton.ru на 1л. [3];
-копия статьи «Зачем в Тюмень завезли три фуры поддельных фаллоимитаторов» на 1л. [4];
- копия Заявления Химича В.Р. начальнику УМБППРИАЗ при ГУВД по Тюменской области на 3л. [5];
- примеры упаковок 2шт. [6].
Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором выражено мнение о том, что в компетенцию Палаты по патентным спорам не входит рассмотрение возражений о признании правовой охраны товарного знака в связи с недобросовестной конкуренцией. Мотив о введении в заблуждение в материалах возражения не доказан.
На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 14.04.2007 и признать правомерным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №336886.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.
С учетом даты () приоритета товарного знака по свидетельству №288501, правовая база для оценки охраноспособности знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г.; рег. №4322; введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Согласно пункту (14.4.2) Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются:
- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.
Согласно пункту (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;
Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.
Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.
Анализ материалов заявки показал, что оспариваемый товарный знак представляет собой оригинальное графическое решение словесного обозначения «FUSION». Причем особенности графического исполнения шрифтовых единиц таковы, что в исследуемом обозначении однозначно прочитываются только две буквы в середине, а именно, «U» и «S», в результате оно почти утратило словесный характер и не имеет однозначного прочтения.
Возражение от 14.12..2007 основано на восприятии оспариваемого товарного знака как слова «FUSION». Принимая во внимание, что такое восприятие оспариваемого товарного знака возможно, Палата по патентным спорам признает оспариваемый товарный знак по свидетельству №288501 сходным с противопоставленным словесным товарным знаком «FUSION» по свидетельству №178792, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений, несмотря на то, что оспариваемый товарный знак выполнен в оригинальной графической манере, которая значительно ослабляет его сходство с противопоставленным товарным знаком.
Анализ перечней товаров и услуг, в отношении который произведена регистрация сравниваемых знаков, показал следующее.
Перечень товаров 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака представляет собой обобщенное родовое понятие, к которому относится большинство товаров указанного класса. В то время как в оспариваемом товарном знаке представлен детальный перечень видов товаров того же класса.
В связи с этим очевидно, что та часть товаров оспариваемого товарного знака, которая соотносится с товарами противопоставленного товарного знака («моторные транспортные средства») как вид - род, является однородной. Вместе с тем в перечне присутствуют товары, не подпадающие под это обобщенное наименование, а именно, безмоторные средства, перемещающиеся по земле, воде и воздуху (в частности: баржи; вагонетки; велосипеды; коляски детские; парашюты; сани; санки; шлюпки; а также части и принадлежности к ним). Указанные товары отличаются принципом действия, имеют иное назначение, условия реализации и круг потребителей, и поэтому не являются однородными с товарами, указанными в перечне противопоставленного товарного знака.
Принимая во внимание, что сходство сравниваемых товарных знаков ослаблено за счет различного зрительного восприятия указанных знаков, а также тот факт, что они предназначены для маркировки товаров производственно-технического назначения длительного использования, среди которых опасность смешения невелика, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для расширения диапазона товаров и услуг, которые могут рассматриваться как однородные.
Сходство знаков и однородность товаров позволяют сделать вывод о сходстве оспариваемого и противопоставленного товарных знаков до степени смешения в отношении части товаров 12 класса МКТУ.
Относительно доводов лица, подавшего возражение, касающегося нарушения положений абзацев 1, 2 пункта 3 статьи 6 Закона, необходимо отметить следующее.
По мнению лица, подавшего возражение, потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя товаров и услуг, поскольку, принимая во внимание популярность и известность марки автомобиля Fusion на российском рынке, потребители привыкли ассоциировать обозначение «FUSION» с именем компании Форд Мотор Компани.
Вместе с тем, представленные в возражении материалы не содержат достаточной информации, позволяющей сделать однозначный вывод об известности обозначения «FUSION» в отношении товаров Форд Мотор Компани до такой степени, что потребитель мог бы быть введен в заблуждение относительно производителя. Так, в возражении упоминается о продаже автомобилей на российском рынке «FUSION» только в 2005 и 2006гг., в то время как приоритет оспариваемого знака - 25.06.2004. В ссылках на информацию, полученную из поисковых систем Yandex и Rambler, обозначение «Fusion» в отношении автомобилей компании Форд Мотор Компани встречается совместно со словом Ford или с изображением автомобилей данной модели. Следует также принять во внимание, что представленные материалы [3] – [5] датированы 2007 годом, т.е. позже даты подачи заявки на товарный знак по свидетельству №288501, или дата их издания не указана [6]. Доказательства существования на российском рынке других товаров, производимых компанией Форд Мотор Компани, и маркированных знаком «FUSION», в частности, относящихся к 07, 09, 28 классов МКТУ, в материалах возражения не представлены, в то время как «способность введения в заблуждение» может быть подтверждена только самим рынком, т.е. при реализации товаров, обозначенных товарным знаком.
Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что суждение лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак по свидетельству №288501 способен ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров, в рассматриваемом возражении не доказано.
Мнение лица, подавшего возражение, о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №288501 на основаниях, предусмотренных статьей 14 Закона РФ «О защите конкуренции» и статьей 10-bis Парижской конвенции, не может быть рассмотрено Палатой по патентном спорам, так как решение указанного вопроса не входит в ее компетенцию.