Комбинированное обозначение «» по заявке № 2019741918 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 23.08.2019 на имя заявителя в отношении товаров 03, 06, 07, 08, 09, 12, 16, 20, 21, 22 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.06.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление программами часто путешествующих; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов».

В отношении всех заявленных товаров 03, 06, 07, 08, 09, 12, 16, 20, 21, 22 и остальной части услуг 35 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с:

- с товарным знаком «» по свидетельству № 526273 (1) с приоритетом от 27.08.2013, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Иглина Игоря Анатольевича, г. Краснодар, в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ;

- с товарным знаком «» по свидетельству № 336623 (2) с приоритетом от 16.12.2005 (срок действия регистрации продлен до 16.12.2025), зарегистрированным на имя ООО «Результат», г. Омск, в отношении однородных товаров 03, 06, 08, 09, 16, 21, 22 классов МКТУ;

- с товарным знаком «» по свидетельству № 256014 (3) с приоритетом от 14.06.2002 (срок действия регистрации продлен до 04.06.2022), зарегистрированным на имя ООО «Группа компаний РОНИиС», г.Ростов-на-Дону, в отношении однородных товаров и услуг 03, 06, 07, 08, 09, 12, 16, 20, 21, 22, 35 классов МКТУ;

- с знаком «» по международной регистрации № 1273133 (4) с приоритетом от 01.06.2015, зарегистрированным на имя Mohammad Reza Ramkhoo (Mr), Иран, в отношении однородных товаров 06, 07, 08, 09, 20 классов МКТУ;

- с знаком «» по международной регистрации № 585151 (5) с конвенционным приоритетом от 30.10.1991 (срок действия регистрации продлен до 22.04.2022), зарегистрированным на имя DOM RONIS, Франция, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ.

В поступившем возражении от 30.04.2021 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №256014 по заявлению заявителя (см. дело № СИП-856/2020 ) досрочно прекращена в отношении товаров 06 класса МКТУ «обычные металлы и их сплавы; материалы строительные металлические; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока [не электрические]; скобяные и замочные изделия; трубы металлические; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам», товаров 16 класса МКТУ «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; пластмассовые материалы для упаковки [не относящиеся к другим классам]», товаров 20 класса МКТУ «изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс»;

- вопрос о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленных знаков по международным регистрациям №585151, 1273133 вследствие их не использования (см. дела №№СИП-857/2020, СИП-861/2020), в настоящий момент, судом не разрешен;

- заявитель представляет скорректированный перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивает правовую охрану заявленному обозначению по заявке №2019741918, а именно: 06 класс МКТУ «саморезы», 16 класс МКТУ «мешки пластиковые для уборки отходов домашних животных; пленка и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования относящиеся к 16 классу МКТУ», 20 класс МКТУ «контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]» 35 класс МКТУ «услуги по оптовой и розничной, продаже товаров».

К возражению приложено:

1. Решение Суда по интеллектуальным правам от 15.01.2021 по делу № СИП-856/2020.

2. Определения Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2020 и 28.12.2020 по делу № СИП-857/2020;

3. Определение Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2020 по делу №СИП-861/2020.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019721719 в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 06, 16, 20, 35 классов МКТУ.

Корреспонденцией от 01.06.2021 заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №336623 [4].

На заседаниях коллегий от 02.06.2021 и 21.06.2021 заявитель ходатайствовал о приостановлении рассмотрения возражения не неопределенный срок, виду того что им инициировано в судебном порядке досрочное прекращение правовой охраны на территории Российской Федерации знаков по международным регистрациям №№1273133, 585151.

Рассмотрев ходатайства о приостановлении рассмотрения возражения, коллегия отказала в их удовлетворении. Рассмотрение возражения на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Наступление благоприятных обстоятельств, для заявителя, в виде возможного досрочного прекращения правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленных знаков по международным регистрациям №№1273133, 585151 в связи с их неиспользованием административным порядком не предусмотрено.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.08.2019) поступления заявки №2019741918 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «» по заявке №2019741918 с датой подачи заявки от 23.08.2019 является комбинированным, состоит из прямоугольника оранжевого цвета, на фоне которого расположено слово «РОНИС» выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 06 класса МКТУ «саморезы», 16 класса МКТУ «мешки пластиковые для уборки отходов домашних животных; пленка и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования относящиеся к 16 классу МКТУ», 20 класса МКТУ «контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]» и услуг 35 класса МКТУ «услуги по оптовой и розничной, продаже товаров».

Относительно испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ, коллегия отмечает, что такие позиции как «услуги по оптовой и розничной, продаже товаров» отсутствовали в изначально заявленном перечне услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем им не может быть предоставлена правовая охрана.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были противопоставлены словесные и комбинированные товарные знаки «» (1), «» (2) «» (3) и знаки по международным регистрациям «» (4), «» (5) со словесными элементами «РОМИС» / «RUNIS» [РУНИС] / «RONEe’S» [РОНЕС] / «RONIX» [РОНИКС] / «RONIS» [РОНИС], которые являются единственными индивидуализирующими элементами (1, 2) или основными индивидуализирующими элементами, которые акцентируют на себя внимание потребителя в первую очередь (3, 4, 5).

Противопоставленный товарный знак (1) зарегистрирован в отношении товаров 20 класса МКТУ. Правовая охрана товарному знаку (3) и знаку по международной регистрации (4) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 06, 20 классов МКТУ. Товарный знак (2) зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 06 и 16 классов МКТУ. Правовая охрана на территории на Российской Федерации знака по международной регистрации (5) действует в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письменного согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака (2), в котором он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2019721718 в отношении скорректированного перечня товаров 06, 16, 20 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ

С учетом вышеизложенного, товарный знак (2) может быть снят в качестве противопоставления.

Сравнительный анализ словесного элемента «РОНИС» заявленного обозначения и словесных элементов «РОМИС» / «RONEe’S» [РОНЕС] / «RONIX» [РОНИКС] противопоставленных знаков (1, 3, 4) показал, что они являются фонетически сходными, ввиду полного совпадения большинства звуков, расположенных в одной последовательности. Заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации (5) являются фонетически тождественными.

Согласно словарно-справочным источникам (см. Интернет словарь https://dic.academic.ru/) заявленное обозначение «РОНИС» не имеет словарных значение, что приводит к невозможности проведения семантического анализа.

Использование одних и тех же букв алфавита (кириллицы) визуально сближает заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1).

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки (3-5) производят различное общезрительное впечатление за счет использование графики и разных алфавитов.

Заявителем, в доводах возражения, не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 3-5).

В результате анализа однородности товаров 06, 16, 20 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 3-5) было установлено следующее.

Товар 06 класса МКТУ «саморезы», в отношении которого испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, является однородным таким товарам 06 класса МКТУ, как «hardware of metal, washers of metal, screw of metals, bolts, nails» (перевод: «метизы из металла, шайбы из металла, шурупы из металла, болты, гвозди») в отношении которых, в том числе, действует правовая охрана территории Российской Федерации знака по международной регистрации (4), таким товарам 06 класса МКТУ, как «hardware and ironwork» («метизы и металлоконструкции»), которым, в том числе, предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации (5). Сравниваемые товары являются одним видом товара (крепежное изделие), имеют одно назначение, имеют одни и те же каналы сбыта (строительные отделы, магазины) и круг потребителей.

Испрашиваемые товары 06 класса МКТУ следует признать неоднородными остальной части товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знакам (4, 5), а также товарам 06 класса МКТУ «сейфы, руды» противопоставленного товарного знака (3).

Испрашиваемые товары 20 класса МКТУ «контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]» являются однородными таким товарам 20 класса МКТУ, как «буфеты; изделия бамбуковые; изделия из ротанговой пальмы; изделия из соломы плетеные [за исключением циновок]; изделия плетеные; комоды; мебель офисная; мебель школьная; обстановка мебельная; секретеры; фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; ящики выдвижные; ящики деревянные или пластмассовые; ящики для игрушек», в отношении которых, в том числе, зарегистрирован товарный знак (1), такому товару 20 класса МКТУ как «мебель», в отношении которого, в том числе, зарегистрирован товарный знак (3), товару 20 класса МКТУ «plastic tool box» («пластиковый ящик для инструментов»), в отношении которого предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации (4), поскольку являются одним видом товара (предмет мебели), могут быть комплементарными, имеют одно и то же назначение (хранение предметов), могут иметь одни и те же каналы сбыта (мебельные магазины) и один круг потребителей.

Испрашиваемые товары 20 класса МКТУ следует признать неоднородными остальной части товаров 20 класса МКТУ противопоставленных знаков (1, 3, 4).

Товары 16 класса МКТУ «мешки пластиковые для отходов домашних животных; пленка и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования относящиеся к 16 классу МКТУ» не являются однородными противопоставленным товарам 16 класса МКТУ «продукция печатная; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности [за исключением мебели]; учебные материалы и наглядные пособия [за исключением аппаратуры]; игральные карты; шрифты; клише типографские», поскольку сравниваемые товары относятся к разным видам товаров, имеют разное назначение, каналы сбыта и круг потребителей, в связи с чем не могут быть смешаны в гражданском обороте.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что регистрация заявленного обозначения, в отношении испрашиваемых товаров 16 класса МКТУ, не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 30.04.2021, изменить решение Роспатента от 30.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019741918.