Регистрация оспариваемого товарного знака произведена 28.10.2010 по заявке № 2009734200 с приоритетом от 17.12.2009 на имя «ХЕРМАН МАРКЕТИНГ ЛИМИТЕД», Тортола, Британские Виргинские острова (далее – правообладатель), в отношении товаров 28 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.
Оспариваемый товарный знак
[1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «PLUSH APPLE», выполненным латинским алфавитом. Изобразительный элемент представлен в виде стилизованного яблока с листком и наружной обводкой. На фоне яблока расположен словесный элемент.
В поступившем 24.11.2015 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.
Доводы возражения сводятся к следующему:
- лицо, подавшее возражение, является общеизвестной корпорацией на территории Российской Федерации;
- одной из предпосылок известности товарного знака «APPLE» среди потребителей является его продолжительное использование лицом, подавшим возражение, на протяжении более чем 30 лет;
- на сегодняшний день лицо, подавшее возражение, - крупнейший в мире производитель компьютеров, компьютерных программ, цифровых медиаплееров и мобильных телефонов;
- история лица, подавшего возражение, начинается в 1976 году после создания первого своего компьютера «Эппл I». На протяжении всей своей истории продукты и услуги «Эппл» всегда рекламировались, стимулировались, продвигались на рынок и предлагались в тесной взаимосвязи с общеизвестным логотипом «Эппл» в виде яблока;
- в течение многих лет лицо, подавшее возражение, использовало различные варианты раскраски логотипа «Эппл»:
,
,
;
- изображение яблока, фактически копирующее форму знаменитого логотипа лица, подавшего возражение, с добавлением к нему листика, направленного в верхний правый угол, в оспариваемом товарном знаке ассоциируется с лицом, подавшим возражение. Следовательно, потребители могут быть введены в заблуждение оспариваемым товарным знаком [1] в результате предположений, что маркируемые им товары принадлежат лицу, подавшему возражение, или другим образом с ним связаны;
- словесный компонент «PLUSH» (с англ. языка переводится как «плюшевый; плисовый») в оспариваемом знаке [1] способен ввести потребителей в заблуждение относительно материала;
- лицу, подавшему возражение, принадлежат изобразительные знаки:
по международной регистрации № 868666 с приоритетом от 21.03.2005 [2], правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ,
по свидетельству № 248052 с приоритетом от 25.03.2002 [3], срок действия регистрации продлен до 25.03.2022, зарегистрированный ранее в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных части товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака [1];
- анализ товарных знаков [1] и [2,3] позволяет сделать вывод о том, что они имеют в своей основе неизменный изобразительный элемент в виде контура (силуэта) яблока с листком;
- сходство доминирующих изобразительных элементов усиливается за счет совпадающего смыслового значения, поскольку сравниваемые знаки представляют собой силуэт яблока;
- включенный в состав оспариваемого товарного знака [1] словесный элемент «APPLE» фактически совпадает по смысловому содержанию с семантическим содержанием изобразительного элемента, и тем самым не привносит отличительных черт;
- поскольку большинство товаров 28 класса МКТУ являются предметом спонтанной покупки, покупатели обращают мало внимания на словесные обозначения, надписи на оборотной стороне упаковки и в первую очередь видят изображение яблока и идентифицируют этот товар с лицом, подавшим возражение;
- товары 09 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака [3], а также товары 28 класса МКТУ, присутствующие в перечне знака [2], частично совпадают, либо однородны товарам 28 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1];
- существует принципиальная возможность возникновения у потребителей ложных ассоциаций и введения потребителей в заблуждение относительно принадлежности товаров, относящихся к категории игр и игрушек;
- ввиду того, что оспариваемый товарный знак [1] сходен до степени смешения с логотипом, используемым лицом, подавшим возражение, по крайней мере на протяжении почти 40 лет и хорошо известным российским потребителям, оспариваемый товарный знак [1] способен ввести потребителей в заблуждение в отношении производителя товара, так как вызывает ассоциации с продукцией лица, подавшего возражение;
- на основании оспариваемого товарного знака [1] правообладателем была заявлена международная регистрация № 1182538 с распространением на страны Беларусь, Эстонию, Казахстан, Литву, Латвию, Украину. Во всех этих странах (за исключением Казахстана, где проведение экспертизы пока не завершено) обозначению отказано в предоставлении правовой охраны как сходному до степени смешения с логотипом лица, подавшего возражение;
- регистрация оспариваемого товарного знака [1] в форме яблока, сходного с логотипом лица, подавшего возражение, является актом недобросовестной конкуренции.
На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку [1] в отношении всех товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне.
В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило сведения о знаке по международной регистрации № 1182538 с переводом на русский язык.
Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем 24.11.2015, возражении представил 09.06.2016 отзыв по мотивам данного возражения, основные доводы которого сведены к следующему:
- оспариваемый товарный знак [1] представляет собой полноценное яблоко с широкой белой обводкой, со слегка углубленной верхней правой частью, на которой расположен широкий листик с белым основанием. В центральной зоне на фоне яблока расположен фантазийный словесный элемент «PLUSH APPLE»;
- противопоставленные знаки [2,3] представляют собой дефектное яблоко, при этом дефект правой стороны образован в результате надкусывания или выреза. Над яблоком выполнен оторванный (графически не связанный с изображением) листик;
- при наборе словосочетания «PLUSH APPLE» в сети Интернет появляется информация о различных мягких игрушках;
- в оспариваемом товарном знаке [1] доминирует словесный элемент «PLUSH APPLE», смысл которого потребителю не очевиден и может восприниматься ими через ассоциации;
- словесный элемент «PLUSH APPLE» не содержит сведений, являющихся ложными;
- правообладатель не отрицает известность логотипа лица, подавшего возражение, в виде «дефектного» яблока, которым маркируются компьютеры, аудиоплееры, телефоны (см. сайт https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple);
- оспариваемый товарный знак [1] и его словесный элемент «PLUSH APPLE» широко применяется в отношении игрушек в течение продолжительного периода времени с 2004 года и по настоящее время;
- правообладателю также принадлежит в отношении товаров 28 класса МКТУ исключительное право на товарный знак
по свидетельству № 314712, приоритет от 29.12.2004, который используется с 2004 года;
- товары, маркируемые оспариваемым товарным знаком [1], неоднократно были представлены на выставках товаров для детей («Детство», «Мир детства», «Buybrand»), что подтверждается каталогами за 2004, 2006 – 2015 годы;
- мягкие игрушки не являются направлением деятельности лица, подавшего возражение;
- игрушки (в особенности мягкие) не относятся к высокотехнологичным изделиям, на полках магазинов для детей отсутствуют игрушки, производителем которых является лицо, подавшее возражение;
- товарный знак [3] зарегистрирован применительно к играм только в отношении двух наименований электронных товаров, а именно, «компьютерные игровые аппараты; компьютерные и электронные игры», которые могут являться однородными следующим товарам 28 класса МКТУ «автоматы игровые с предварительной оплатой; игры автоматические без использования телевизионных приемников; мишени электронные; устройства для электронных игр (за исключением устройств с обязательным использованием телевизионных приемников)», указанным в перечне оспариваемого знака [1];
- товары 28 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака [2], не являются однородными указанным в перечне оспариваемого знака [1] спортивным товарам и всем игрушкам, в которых отсутствуют электронные программы, что подтверждается позициями иностранных ведомств;
- на сегодняшний день актуальный ассортимент товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком [1], составляет свыше 540 наименований. Около 13 343 контрагентов закупают продукцию, маркированную товарным знаком [1], для последующей ее реализации оптом и в розницу. Среди контрагентов отмечены: ООО Торговая сеть «Гипермаркет «Бегемот», ПАО «ДЕТСКИЙ МИР», ЗАО «ТАНДЕР» и др. Территория распространения продукции от Москвы до Дальнего Востока.
В подтверждение своих доводов правообладателем к отзыву приложены следующие материалы:
- варианты перевода с английского языка слова «PLUSH» - [4];
- распечатка Интернет-страниц при поиске «PLUSH APPLE» в поисковой системе Яндекс, а также страниц http://plush-apple.brands.wikimart.ru/, http://begemott.ru/brand_2696 - [5];
- копии накладных - [6];
- копии страниц журналов, на которых представлен товарный знак [1] - [7];
- копия официальной публикации товарного знака правообладателя по свидетельству № 314712 - [8];
- фотографии этикетки, визитной карточки и товаров, на которых представлен товарный знак по свидетельству № 314712 - [9];
- копия приложения, подтверждающего регистрацию договора об уступке товарного знака № 314712 правообладателю - [10];
- копия свидетельства о награждении в 2010 году знаком качества «ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ» компании ООО «Некст-тайм» - [11];
- публикации товарных знаков, зарегистрированных в разных странах - [12];
- фотографии с международных выставок «Детство», «Мир детства», «Buybrand» - [13];
- решение патентного ведомства Республики Казахстан по международной регистрации № 1182538, основанной на регистрации оспариваемого знака [1] в отношении товаров 28 класса и их перевод на русский язык - [14].
На заседании коллегии представителем лица, подавшего возражение, к материалам дела были приобщены фотографии продукции. Указанные материалы не отвечают требованиям пункта 2.5. Правил ППС, поэтому не могут быть учтены в рамках настоящего возражения. Согласно пункту 2.5. Правил ППС «дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий».
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 24.11.2015, коллегия установила следующее.
С учетом даты (17.12.2009) приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.
В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Согласно требованиям пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:
- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.
При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.
Согласно пункту 14.4.2.3 изобразительные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений; сочетание цветов и тонов и т.д.
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.
Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 421614 [1] представляет собой комбинированное обозначение, словесный элемент «PLUSH APPLE» которого выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки. Изобразительный элемент представлен стилизованным изображением яблока с листочком, направленным в правую сторону. По центру яблока выполнен словесный элемент «PLUSH APPLE». Знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.
В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.
Из материалов возражения не представляется возможным прийти к выводу, что товарный знак [1] вызывает в сознании потребителя неправильное представление об изготовителе оспариваемых товаров 28 класса МКТУ, не соответствующее действительности. Доводы лица, подавшего возражения, о возможности введения потребителя в заблуждение не подкреплены документально.
По мнению лица, подавшего возражение, словесный компонент «PLUSH» (с англ. языка переводится как «плюшевый; плисовый») в оспариваемом знаке [1] способен ввести потребителей в заблуждение относительно материала. Коллегия отмечает, что в совокупности со словесным элементом «APPLE» (яблоко) элемент «PLUSH» способен восприниматься в качестве фантазийной конструкции, не вызывающей каких-либо ложных ассоциаций в отношении материала, из которого производятся спорные товары 28 класса МКТУ.
Изложенное позволяет прийти к выводу, что введение потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 28 класса МКТУ, а также материала, из которого они сделаны, отсутствует.
Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака [1] нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.
В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.
В спорном знаке [1] стилизованное изображение яблока с листочком, направленным в правую сторону, обладает крупным размером и в первую очередь привлекает внимание потребителя. Словесный элемент «APPLE» (в переводе с английского языка - яблоко) подчеркивает смысловое восприятие яблока с листочком. Таким образом, наиболее значимым элементом в спорном знаке [1] является изображение яблока с листочком.
Противопоставленный знак по международной регистрации № 868666 с приоритетом от 21.03.2005 [2] является изобразительным, представляет собой стилизованное изображение надкусанного с правой стороны яблока и листочка, направленного в правую сторону. Знак выполнен в черном цвете. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 28 класса МКТУ «мachines de jeux vidéo autonomes; flippers et machines de salles de jeux; appareils de jeu électroniques de poche; jeux vidéo à prépaiement; ordinateurs de jeu; jouets d'action électroniques; machines électroniques de jeux éducatifs pour les enfants; jouets musicaux; véhicules (jouets) télécommandés fonctionnant avec des piles; jouets et jeux, notamment figurines d'action et leurs accessoires; jeux de table; jeux de cartes; cartes à jouer» («автономные видео-игровые автоматы; пинбол и игровые автоматы; электронные портативные устройства игры; монетные видеоигры; игрушечные компьютеры; игрушки с электронным действием; электронные образовательные игровые машины для детей; музыкальные игрушки; игрушечные транспортные средства с дистанционным управлением от батареек; игрушки и игры, особенно фигурки и аксессуары; настольные игры; карточные игры; игральные карты»).
Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 248052 с приоритетом от 25.03.2002 [3] является изобразительным, представляет собой стилизованное изображение надкусанного с правой стороны яблока и листочка, направленного в правую сторону. Знак выполнен в черном цвете. Правовая охрана товарного знака [3] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации товарного знака [3] продлен до 25.03.2022.
Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленных знаков [2,3] показал, что между ними присутствует совпадение большинства признаков, по которым определяется сходство изобразительных обозначений (пункт 14.4.2.3 Правил), таких как:
- смысловое значение: яблоко с листочком, направленным в правую сторону;
- внешняя форма (плавные контуры яблока с выемками в верхней и нижней его части, стилизованное изображение листочка, направленного вправо);
- сочетание цветов и тонов (преобладают темные оттенки);
- композиционное построение изображения: само яблоко и вверху него листочек.
«Дефект» яблока в виде небольшого надкуса с правой стороны, а также отдельное расположение листочка от яблока в противопоставленных знаках [2,3] не приводит к качественно иному их зрительному восприятию.
Восприятие сравниваемых знаков приводит к возникновению одних и тех же образов у потребителя – яблока с листочком, направленным в правую сторону.
Указанное обуславливает ассоциирование знаков [1] и [2,3] друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве.
Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.
Часть товаров 28 класса МКТУ спорного знака [1] (за исключением товаров, относящихся к спортивному оборудованию и товаров для занятий спортом, принадлежностям для охоты и рыбной ловли) и все товары 28 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] соотносятся как род (вид) («игры, игрушки»), имеют одинаковое назначение (для игры, развлечения), совместно встречаются в гражданском обороте (розничные и оптовые магазины игр, игрушек, а также секции универсальных магазинов, торговых комплексов, где они могут быть представлены к продаже).
Товары 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3] «компьютерные игровые аппараты/автоматы, компьютерные и электронные игры» и товары 28 класса МКТУ «автоматы игровые с предварительной оплатой; игры автоматические без использования телевизионных приемников; мишени электронные; устройства для электронных игр [за исключением устройств с обязательным использованием телевизионных приемников]» спорного знака [1] имеют одинаковое назначение (для игры, развлечения) и совместно встречаются в гражданском обороте при продаже.
Таким образом, часть сравниваемых товаров 09, 28 классов МКТУ по причине их природы, назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения – лицу, подавшему возражение.
В отношении товаров 28 класса МКТУ спорного знака [1] «блоки стартовые; боди-боард; ботинки с прикрепленными к ним коньками; воланы для игры в бадминтон; груши подвесные; дельтапланы; диски спортивные; доски для серфинга; доски пружинящие [спортивные принадлежности]; доски роликовые для катания; доски с парусом для серфинга; дротики; канифоль, используемая атлетами; канты лыжные; кии бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; кожа тюленья [для лыжных покрытий]; коньки роликовые; краскораспылители [спортивные принадлежности]; крепления для лыж; ласты для плавания; луки для стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи для серфинга; мази лыжные; манки для охоты; маски фехтовальные; мачты для досок с парусом; мел для бильярдных киев; накладки для бортов бильярдных столов; наколенники [элементы спортивной экипировки]; наконечники для бильярдных киев; налокотники [элементы спортивной экипировки]; оружие фехтовальное; парапланы; покрытия для опорных поверхностей лыж; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; принадлежности для стрельбы из лука; принадлежности рыболовные; приспособления для разметки при игре в бильярд; приспособления для укладывания на место комьев земли [принадлежности для гольфа]; прокладки защитные [элементы спортивной экипировки]; ракетки; рапиры для фехтования; ремни для досок для серфинга; ремни для досок с парусом; ремни для тяжелоатлетов; рогатки [принадлежности спорта]; ролики для велотренажеров; ружья гарпунные спортивные; сани спортивные; сетки спортивные; скребки для лыж; снаряды гимнастические; снаряды для метания; снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике; снаряжение альпинистское; снегоступы; стенды для стрельбы по летающим мишеням; столы бильярдные; столы для настольного тенниса; столы для настольного футбола; струны для ракеток; сумки для крикета; сумки на колесах или без них для клюшек, для гольфа; тобогганы; тренажеры спортивные; трусы поддерживающие спортивные; устройства для бросания теннисных мячей; устройства и оборудование для боулинга; чехлы специальные для лыж и досок для серфинга; шары бильярдные; щитки [спортивные принадлежности]; экраны камуфляжные [спортивные принадлежности]; эспандеры», относящихся к роду-виду «спортивное оборудование и товары для занятий спортом; принадлежности для охоты и рыбной ловли», однородность сопоставляемых товаров 09, 28 классов МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков [2,3], не прослеживается.
Коллегией также принята во внимание репутация и известность лица, подавшего возражение, в области производства компьютеров, телефонов и пр. Из материалов возражения усматривается, что история компании лица, подавшего возражения, начиналась в 1976 году и на протяжении всей своей истории продукты и услуги «Эппл, Инк.» рекламировались и продвигались на рынок в тесной взаимосвязи с известным знаком в виде «дефектного» яблока. При этом правообладатель не отрицает известность логотипа лица, подавшего возражения, в виде «дефектного» яблока, которым маркируются компьютеры, аудиоплееры, телефоны.
Следовательно, мнение лица, подавшего возражение, относительно регистрации оспариваемого товарного знака [1], как произведенной в нарушение требований, регламентированных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, является обоснованным в отношении части товаров 28 класса МКТУ, относящимся к играм, игрушкам.
Исключительное право правообладателя на товарный знак по свидетельству № 314712, а также ведение фактической деятельности с его использованием в данном случае не имеет значения. Данный товарный знак содержит качественно иное изображение яблока, близкое к натуралистическому, с правомерностью предоставления правовой охраны которому лицо, подавшее возражение, не спорит. Сходство же оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленных в возражении знаков [2,3] было установлено коллегией выше.
Материалы правообладателя [5-7,9,11,13] по ведению фактической деятельности с использованием обозначений , , «PLUSH APPLE» не опровергают наличие «старшего» права на сходные знаки [2,3], принадлежащие лицу, подавшему возражение, в отношении однородных товаров 09, 28 классов МКТУ, указанных в их перечнях.
Рассмотрение вопроса недобросовестной конкуренции в рамках настоящего возражения процессуально не предусмотрено.
