Оспариваемый товарный знак по заявке № 2015702555 с приоритетом от 03.02.2015 зарегистрирован 20.10.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 591774 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Сити", 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 10, оф. 605 (далее – правообладатель) в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации до 03.02.2025.

В соответствии с государственной регистрацией договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг правообладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству № 591774 является ООО «ТАЛИЦКИЕ МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ», 623640, Свердловская обл., Талицкий р-н, пос. Троицкий, ул. Мира, д. 87. Дата и номер государственной регистрации договора: 05.11.2019, РД0315168.

В поступившем 23.11.2021 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 591774 оспариваемого товарного знака [1] произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству № 295416 с приоритетом от 20.08.2003 (срок действия исключительного права продлен до 20.08.2023) [2], в отношении товаров 29 класса МКТУ, являющихся однородными товарам 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1];

- оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленный товарный знак [2] имеют высокую степень сходства за счет тождества словесных элементов «РОДНОЕ», входящих в их состав;

- товары 29 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков [1] и [2] являются однородными;

- словесный элемент оспариваемого товарного знака «РОДНОЕ» [1] является тождественным с противопоставленным товарным знаком «РОДНОЕ» [2], а приведенная в абзаце 3 пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 (далее - Постановление) методология (в соответствии с которой смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения), по мнению лица, подавшего возражение, подлежит применению и в отношении пункта 10 статьи 1483 Кодекса;

- лицом, подавшим возражение, приведены ссылки на судебные акты, действующее законодательство;

- несоответствие оспариваемого знака [1] пункту 6 статьи 1483 Кодекса не исключает несоответствие этого товарного знака пункту 10 статьи 1483 Кодекса, а также наоборот;

- все перечисленные в статье 1483 Кодекса основания для отказа в регистрации товарного знака являются самостоятельными основаниями, и несоответствие заявленного на регистрацию обозначения любому из этих оснований является основанием для отказа в регистрации товарного знака в отношении соответствующих товаров (услуг). При этом, заявленному обозначению в отношении одних и тех же товаров (услуг) может быть отказано в регистрации по нескольким основаниям;

- противопоставленный товарный знак [2] в настоящее время используется Сельскохозяйственным Снабженческо-Сбытовым Потребительским Кооперативом "Аблай-Жс01» (ИНН 0249007886) по лицензионному договору, предоставление права использования по которому, находится в настоящее время на стадии регистрации;

- из смысла абзаца 7 пункта 162 Постановления № 10 следует, что иные обстоятельства (в том числе используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительность и объем использования товарного знака правообладателем, степень известности, узнаваемости товарного знака, степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе от категории товаров и их цены), наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом) учитываются только при наличии соответствующих доказательств, в то время как в материалах настоящего дела отсутствуют указанные доказательства;

- лицом, подавшим возражение, предложена возможность предоставления доказательств использования противопоставленного товарного знака [2].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 591774 в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.

Уведомленные надлежащим образом стороны спора, на заседании коллегии отсутствовали. Отзыв по мотивам возражения представлен не был.

В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Исключительное право на товарный знак [2] у лица, подавшего возражение, свидетельствует о наличии его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 591774 в отношении товаров, указанных в перечне свидетельства, была осуществлена 12.11.2016 г. С учетом даты на конверте (12.11.2021) материалов возражения его подача произведена с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

С учетом даты приоритета (03.02.2015) оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 591774 (приоритет от 03.02.2015) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный в возражении товарный знак: [2] по свидетельству № 295416 с приоритетом от 20.08.2003 (срок действия исключительного права продлен до 20.08.2023) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 295416 действует в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [2] имеет полное фонетическое и семантическое вхождение в оспариваемый товарный знак [1]. Визуально сравниваемые товарные знаки [1] и [2] близки ввиду использования при их написании заглавных букв русского алфавита и стандартного шрифта. Наличие элемента «СВОЁ» не приводит к отсутствию сходства сравниваемых знаков ввиду доминирования в составе товарного знака [1] элемента «РОДНОЕ», а также полного вхождения противопоставленного товарного знака [2] в оспариваемый товарный знак [1].

Таким образом, сравниваемые товарные знаки [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство товарных знаков связано с однородностью товаров, в отношении которых обозначения зарегистрированы.

Сравнение перечней товаров 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] с целью определения их однородности показало следующее.

Товары 29 класса МКТУ «айвар [консервированный перец]; арахис обработанный; артишоки консервированные; бобы консервированные; горох консервированный; грибы консервированные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; капуста квашеная; компоты [десерт из вареных фруктов]; консервы овощные; консервы фруктовые; корнишоны; лук консервированный; мармелад, за исключением кондитерских изделий; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оливки консервированные; орехи обработанные; паста томатная; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; пюре томатное; пюре яблочное; семена обработанные; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; чипсы картофельные; чипсы фруктовые» оспариваемого товарного знака [1] и товары 29 класса МКТУ «овощи консервированные, овощи, подверженные тепловой обработке, салаты овощные, салаты фруктовые, фрукты, подверженные тепловой обработке, хлопья картофельные, чипсы картофельные, чипсы фруктовые» товарного знака [2] либо идентичны, либо соотносятся как род (вид) «продукты растительного происхождения», имеют общее назначение (для употребления в пищу), круг потребителей (любители овощей, фруктов, вегетарианцы и т.п.), продаются на одинаковых прилавках, что свидетельствует об их однородности.

Товары 29 класса МКТУ «йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; молоко; молоко сгущенное; молоко соевое [заменитель молока]; напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сыры; творог соевый; масло сливочное» и товары 29 класса МКТУ «молоко, продукты молочные, сливки взбитые, творог соевый; масло сливочное» товарного знака [2] либо идентичны, либо соотносятся как род (вид) «молоко и продукты молочные», имеют общее назначение (с целью повседневного употребления в пищу), круг потребителей (любители молочной продукции и т.п.), продаются на одинаковых прилавках, что свидетельствует об их однородности.

Товары 29 класса МКТУ «ветчина; дичь; изделия колбасные; консервы мясные; крокеты; мясо; мясо консервированное; паштеты из печени; печень; птица домашняя неживая; сало; свинина; солонина; сосиски; субпродукты; экстракты мясные» и товары 29 класса МКТУ «дичь, мясо, птица домашняя [неживая], экстракты мясные» товарного знака [2] либо идентичны, либо соотносятся как род (вид) «продукты животного происхождения», имеют общее назначение (с целью повседневного употребления в пищу в качестве основных блюд), круг потребителей (любители мясной продукции и т.п.), продаются на одинаковых прилавках, что свидетельствует об их однородности.

Товары 29 класса МКТУ «порошок яичный; яйца» и товары 29 класса МКТУ «яйца» товарного знака [2] либо идентичны, либо относятся к одному виду «яйца и яйцепродукты», имеют общее назначение, круг потребителей, продаются на одинаковых прилавках, что свидетельствует об их однородности.

Товары 29 класса МКТУ «анчоусы; икра рыб обработанная; консервы рыбные; креветки неживые; лангусты неживые; лосось неживой; мидии неживые; моллюски неживые; продукты пищевые рыбные; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; сельдь неживая; тунец неживой; устрицы неживые; филе рыб» и товары 29 класса МКТУ «продукты рыбные, рыба [неживая]» товарного знака [2] либо идентичны, либо относятся к одному видовому понятию «рыба, продукты рыбные, морепродукты», представляют собой продукты животного происхождения, имеют общее назначение (с целью повседневного употребления в пищу в качестве основного блюда), круг потребителей (любители рыбной продукции), продаются на одинаковых прилавках, что свидетельствует об их однородности.

Товары 29 класса МКТУ «желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое» и товары 29 класса МКТУ «желе пищевое» товарного знака [2] либо идентичны, либо соотносятся как род (вид) «товары животного происхождения побочные», имеют общее назначение, круг потребителей (любители желе), продаются на одинаковых прилавках, что свидетельствует об их однородности.

Товары 29 класса МКТУ «бульоны; концентраты бульонные; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; супы» и товары 29 класса МКТУ «супы; супы овощные» товарного знака [2] либо идентичны, либо относятся к одному видовому понятию «супы и бульоны, составы для их приготовления», имеют общее назначение (для употребления в пищу в качестве основного блюда), круг потребителей (любители супов), продаются на одинаковых прилавках, что свидетельствует об их однородности.

Товары 29 класса МКТУ «жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; маргарин; масла пищевые; масло оливковое пищевое» и товары 29 класса МКТУ «жиры пищевые, масла растительные» товарного знака [2] либо идентичны, либо соотносятся как род (вид) «жиры животные», имеют общее назначение, круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Указанное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров по причине их природы, назначения одному лицу – правообладателю противопоставленного товарного знака [2].

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака [1] требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В рамках требований пункта 10 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, ссылается на наличие исключительного права на противопоставленный товарный знак [2], зарегистрированный в отношении товаров 29 класса МКТУ, признанных, как было установлено выше, однородными товарам 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1].

Действительно, слово «РОДНОЕ», представляющее собой зарегистрированный товарный знак, входит в состав оспариваемого товарного знака [1]. Между тем, следует иметь ввиду особенности применения нормы права, на которую ссылается лицо, подавшее возражение.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому вхождению спорного слова в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его грамматическая и смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент. Для целей применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса могут быть определены также визуальные акценты, имеющиеся в составе товарного знака, иссечение которых не искажает образ обозначения в целом.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе оспариваемой регистрации слово «РОДНОЕ» занимает доминирующее положение в пространстве оспариваемого товарного знака [1] и выполнено одинаковым шрифтом со словесным элементом «СВОЁ», а также расположено рядом с ним на одной строке. Таким образом, слово «РОДНОЕ» не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака [1], сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Представленные ссылки на судебные акты не имеют преюдициального значения для настоящего спора, а также относятся к иным обозначениям.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.11.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 591774 недействительным полностью.