Комбинированное обозначение «» по заявке № 2019762450 было подано 05.12.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019762450 было принято 20.12.2020 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1, 3(1), 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «BEER HOUSE» (Beer house – в переводе с английского языка – пивной дом; пивная. / См. Интернет-переводчики: https://translate.google.ru/; https://translate.yandex.ru/; https://www.multitran.com/) являются неохраняемыми элементами обозначения на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью, представляют собой видовое наименование организации, характеризуют заявленные услуги, указывая на их вид и назначение.

Поскольку заявленное обозначение включает в свой состав словесные элементы «BEER HOUSE», оно не может быть зарегистрировано для части услуг 35 класса МКТУ (за исключением: «аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн - продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги РРС; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]») и 43 класса МКТУ (а именно: «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши «удон» и «соба»; ясли детские») на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, так как такая регистрация способна вводить потребителя в заблуждение относительно вида, назначения услуг.

Кроме того, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с ранее зарегистрированными товарными знаками, включающими словесный элемент «БИРХАУС» (свидетельства № 693119, № 711449, № 666900, № 675274), на имя Данилюк Александр Николаевич, г. Омск, в отношении однородных услуг 35, 43 классов МКТУ;

- с ранее зарегистрированным товарным знаком, включающим словесный элемент «BEERHOUSE» (свидетельство № 657378), на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПИКС», г. Челябинск, в отношении однородных услуг 35, 43 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.03.2021, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в обосновании своей позиции привел следующие доводы:

- заявитель согласен с позицией эксперта относительно признания словесных элементов заявленного обозначения «BEER HOUSE» неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку они представляют собой видовое наименование организации, характеризуют заявленные услуги, указывая на их вид и назначение, и просит принять к регистрации указанные выше элементы как неохраняемые;

- относительно доводов эксперта, основанных на положении пункта 3 статьи 1483 Кодекса, указывающих, что заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида, назначения услуг, заявитель возражений не имеет и просит исключить из перечня заявленных услуг все услуги, вводящие потребителя в заблуждение, и принять к регистрации иные услуги, в отношении которых пункт 3 статьи 1483 Кодекса не применен;

- заявитель возражает относительно применения к заявленному обозначению положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно не обладает различительной способностью и является неохраняемым, соответственно, заявленному обозначению не могут быть противопоставлены «сходные» товарные знаки;

- заявитель полагает, что противопоставленные товарные знаки, не имеют семантики и являются фантазийными, в связи с чем не выведены из под охраны;

- по мнению заявителя, ссылка только на фонетическое сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, исключая иные признаки, является неправомерной и необоснованной;

- заявитель просит принять во внимание все признаки сходства без исключения, при этом полагает, что сравниваемые товарные знаки не имеют фонетического сходства, поскольку содержат различное количество букв, слогов и слов, что существенно влияет на звучание обозначений, также не имеют графического сходства, поскольку производят разное общее зрительное впечатление, и не содержат никакого семантического сходства;

- поскольку обозначение «Beer House» широко используется для производства пивной продукции, указанный словесный элемент будет являться неохраняемым, а значит, противопоставление по пункту 6 статьи 1483 Кодекса подлежит отмене.

На основании изложенного заявитель, просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

По результатам рассмотрения возражения 20.05.2021 принято решение отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе решение Роспатента от 20.12.2020.

Не согласившись с указанным ненормативным правовым актом, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21 февраля 2022 года по делу №СИП-851/2021, оставленным в силе постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 июня 2022, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.05.2021 об отказе в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.12.2020 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке № 2019762450 в качестве знака обслуживания как не соответствующее требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В решении Суда по интеллектуальным правам было отмечено следующее.

При первоначальном рассмотрении спорной заявки государственная экспертиза сделала вывод о том, что входящее в состав заявленного обозначения словосочетание «Beer House» («Пивной Дом») является описательным по отношению к части услуг 35 и 43 классов МКТУ и способно вводить потребителей в заблуждение относительно части услуг 35 и 43 классов МКТУ.

При этом государственная экспертиза установила, что спорное обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 693119 («»), № 711449 («»), № 666900 («»), № 675274 («») и № 657378 («»).

При подаче возражения заявитель выразил согласие с позицией административного органа об описательном характере входящего в состав спорного обозначения словосочетания «Beer House» в отношении части услуг 35 и 43 классов МКТУ и просил изъять его из объема правовой охраны.

Основываясь на выводе Роспатента о способности спорного обозначения ввести потребителей в заблуждение относительно части услуг 35 и 43 классов МКТУ, заявитель также просил исключить из перечня заявленных услуг все услуги, вводящие потребителя в заблуждение, и принять к регистрации иные услуги, в отношении которых пункт 3 статьи 1483 Кодекса не был применен.

При рассмотрении возражения Роспатент принял во внимание уточнение перечня услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана спорного обозначения.

Вместе с тем, вопреки просьбе заявителя об изъятии словосочетания «Beer House» из объема правовой охраны спорного обозначения, административный орган указал на отсутствие сведений о том, что на дату подачи заявки названное словосочетание получило широкое распространение в качестве наименования торгового или производственного предприятия или предприятия общественного питания и может их характеризовать без необходимости в дополнительных рассуждениях и домысливании. С учетом данного обстоятельства Роспатент констатировал, что словосочетание «Beer House» не является описательным по отношению к соответствующим услугам 35 и 43 классов МКТУ.

Как следствие, при дальнейшем анализе степени сходства спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков административный орган исходил из степени сходства их сильных элементов «Beer House» и «Бирхаус» / «beerhouse».

Как следует из возражения, заявитель недвусмысленно выразил согласие с соответствующей правовой позицией Роспатента, однако при принятии оспариваемого решения административный орган счел возможным пересмотреть ранее сделанные им выводы в указанной части и изменил свою правовую позицию на прямо противоположную.

Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что в соответствии с пунктом 48 Правил ППС, во время рассмотрения спора члены коллегии оценивают доводы возражения или заявления, приведенные подавшим его лицом в доказательство своих требований, доводы правообладателя (правообладателей), а также имеющиеся в материалах дела документы и сведения. Иными словами, при рассмотрении возражения Роспатент связан изложенными заявителем доводами. Тем не менее в рассматриваемом случае административный орган проигнорировал содержание ранее выраженной заявителем воли в отношении объема государственной регистрации спорного обозначения в качестве знака обслуживания, фактически рассмотрел довод, который не был изложен заявителем, и тем самым вышел за пределы доводов возражения заинтересованного лица, что свидетельствует о существенном нарушении предусмотренной законом процедуры рассмотрения возражений со стороны Роспатента.

При этом судебная коллегия полагает необходимым отметить, что с учетом допущенного административным органом нарушения в указанной части не может быть признан законным и обоснованным также и вывод Роспатента о сходстве спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков до степени смешения.

С учетом незаконности вывода административного органа об охраноспособности словосочетания «Beer House» в составе спорного обозначения, указанный словесный элемент не мог быть признан сильным элементом спорного обозначения. Как следствие, фонетические, графические и семантические характеристики словосочетания «Beer House» в их сравнении с аналогичными характеристиками словесных элементов «Бирхаус» / «beerhouse» противопоставленных товарных знаков не подлежали учету в качестве определяющих результаты сравнительного анализа степени сходства соответствующих обозначений.

Исходя из изложенного судебная коллегия пришла к заключению о том, что при принятии решения от 20.05.2021 административный орган вышел за пределы доводов возражения заинтересованного лица, тем самым допустив существенное нарушение процедуры рассмотрения возражений.

При указанных обстоятельствах судебная коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемое решение нарушает права предпринимателя и принято с нарушением требований пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем оно подлежит признанию недействительным.

Суд также обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение индивидуального предпринимателя Петрова Егора Алексеевича на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.12.2020 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке № 2019762450 в качестве знака обслуживания.

Во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам, возражение, поступившее 25.03.2021, было повторно рассмотрено с учетом выводов, приведенных в указанном выше судебном акте.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.12.2019) поступления заявки №2019762450 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «Beer House», выполненный буквами латинского языка в оригинальном графическом исполнении в желтом цвете, расположенный на фоне графического элемента в виде оригинальной фигуры, внутри которой проходит линия зеленого цвета, повторяющая контур фигуры. На центр фигуры наложено стилизованное изображение четырёхлистного цвета, выполненное в зеленом цвете. Также на фигуру наложено изображение крепости, выполненное в желтом цвете.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в коричневом, светло-коричневом, зеленом, желтом цветовом сочетании.

При повторном рассмотрении возражения с учетом выводов, изложенных в судебных решениях, коллегия приняла во внимание, что административный орган, рассматривая возражение, ограничен рамками доводов, заявленных подателем такого возражения.

Роспатент как орган, наделенный публично-правовыми функциями по рассмотрению конкретного спора в административном (внесудебном) порядке на основании конкретного возражения, не вправе изменять либо дополнять такие возражения, в том числе выходить за пределы заявленных в них границ оспаривания ранее принятого решения.

Таким образом, коллегия приняла во внимание, что словесные элементы «Beer House», включенные в состав заявленного обозначения, которые могут быть переведены на русский язык как «Пивной Дом», были признаны экспертизой неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что подчеркивается заявителем в своем возражении.

Кроме того, заявитель выразил согласие с исключением из заявленного перечня ряда услуг 35, 43 классов МКТУ, перечисленных в заключении по результатам экспертизы, которые могут вызывать в сознании потребителя ложные ассоциации, что позволяет снять основания для отказа в регистрации по пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, учитывая перечень исключенных позиций, правовая охрана испрашивается в отношении следующего перечня услуг:

35 - аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн - продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги РРС; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

43 - закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) 1483 Кодекса показал следующее.

В соответствии с решением экспертизы, регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует серия комбинированных товарных знаков, зарегистрированных с более ранним приоритетом на имя Данилюка А.Н., г.Омск:

«» по свидетельству №693119 [1], «» по свидетельству №711449 [2], «» по свидетельству №666900 [3], «» по свидетельству №675274 [4], зарегистрированных, в частности, в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ.

В серии противопоставленных товарных знаков [1] – [4] доминирующее положение занимает словесный элемент «БИРХАУС», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, который, в силу отсутствия смыслового значения, является фантазийным словом, в отличие от словосочетания «BEER HOUSE», имеющего вполне определенное смысловое наполнение.

Кроме того, препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака также был признан комбинированный товарный знак «» по свидетельству №657378 [5], зарегистрированный в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ:

В композиции товарного знака [5] доминирующее положение занимает неохраняемый словесный элемент «ПИВНУШКА», кроме того, в товарном знаке присутствует слово «beerhouse», обладающее фонетическим и семантическим тождеством со словесным элементом заявленного обозначения.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [5] по признакам сходства, изложенных в пункте 43 Правил, показал следующее.

При сравнении словесных элементов «BEER HOUSE» - «БИРХАУС», входящих в состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [4], было установлено наличие в них совпадающих гласных и согласных звуков, расположенных в одинаковой последовательности, что определяет фонетическое сходство между ними, однако визуально и семантически сравниваемые словесные элементы имеют существенные различия, поскольку, как указано выше, выполнены буквами разного алфавита, при этом словосочетание «BEER HOUSE» в отличие от слова «БИРХАУС», имеет семантическое значение.

Коллегия признает наличие фонетического и семантического тождества словесных элементов «BEER HOUSE» - «beerhouse», входящих в состав заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [5], однако отмечает, что в противопоставленном комбинированном товарном знаке этот элемент не занимает доминирующего положения, поскольку выполнен мелким шрифтом, который практически не виден, в отличие от доминирующего словесного элемента «ПИВНУШКА».

Кроме того, в заявленном обозначении словесные элементы «BEER HOUSE» являются слабыми, неохраняемыми элементами, а при анализе сходства необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Таким образом, коллегия отмечает, что сравниваемые комбинированные обозначения в целом обладают существенными визуальными различиями, в том числе за счет включения в противопоставленные комбинированные товарные знаки дополнительных словесных и изобразительных элементов, а также различной цветовой гамме, что определяет различное общее зрительное впечатление при их восприятии потребителем.

Однородность услуг 35, 43 классов МКТУ с соответствующими услугами, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, обусловлена принадлежностью их к одним видовым и родовым группам услуг, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, несмотря на однородность заявленных услуг 35, 43 классов, коллегия не может сделать однозначный вывод о возможности смешения сравниваемых товарных знаков, ввиду существенных различий, определяющих отсутствие сходства между ними.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019762450, нельзя признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.03.2021, отменить решение Роспатента от 20.12.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019762450.