Оспариваемый товарный знак по заявке № 2017703455 с приоритетом от 02.02.2017 зарегистрирован 04.05.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 654915 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Продовольственная база "Покоторг", 115088, Москва, ул. Угрешская, 26 (далее – правообладатель) в отношении товаров 05, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации до 02.02.2027.

В поступившем 13.09.2022 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 654915 оспариваемого товарного знака [1] произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака [2] по свидетельству № 295416 с приоритетом от 20.08.2003 (срок действия регистрации продлен до 20.08.2023) в отношении товаров 29 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленный товарный знак [2] имеют высокую степень сходства за счет тождества словесного элемента «РОДНОЕ», входящего в их состав;

- товары, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки [1] и [2], являются однородными;

- лицо, подавшее возражение, ссылается на практику Роспатента. Так, решением Роспатента от 12.04.2022 признана недействительной правовая охрана товарного знака «СВОЕ.РОДНОЕ» по свидетельству № 591774. Решением Роспатента от 12.04.2022 признана недействительной правовая охрана товарного знака «НАШЕ РОДНОЕ» по свидетельству № 626474.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 654915 в отношении всех товаров.

Уведомленное надлежащим образом лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии отсутствовало.

В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

От правообладателя поступил отзыв, основные доводы которого сведены к следующему:

- правообладателем приведены выдержки из действующего законодательства;

- товарный знак относится к обозначениям, обладающим различительной способностью, поскольку представляет собой отдельные слова, имеющие характерное графическое исполнение, не является общепринятым наименованием, представляющим собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров, следовательно, не подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- при проверке соответствия товарного знака требованиям указанной нормы анализ должен проводиться именно в отношении этого товарного знака в том виде, в котором он зарегистрирован;

- сравниваемые товарные знаки [1] и [2] производят разное общее зрительное впечатление;

- оспариваемый товарный знак [1] может вызывать самые разные ассоциации, и при его восприятии требуются дополнительные домысливания и рассуждения;

- товары 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки [1] и [2], являются не однородными. Производство и реализация товаров под товарным знаком «РОДНОЕ» [2] осуществляются в ином регионе, сравнение потребителем товарных знаков невозможно;

- при определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения сравниваемых обозначений, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара;

- сравниваемые товарные знаки [1] и [2] производят разное зрительное впечатление, имеют отличающуюся семантику и графическое исполнение, вследствие чего не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлена выписка из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица правообладателя и сведения о регистрации оспариваемого товарного знака (копия свидетельства, платежки и т.п.).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 13.09.2022, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Исключительное право на товарный знак [2] у лица, подавшего возражение, свидетельствует о наличии его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 654915 в отношении товаров, указанных в перечне свидетельства, была осуществлена 04.05.2018 г. Подача возражения произведена с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

С учетом даты приоритета (02.02.2017) оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак [1] по свидетельству № 654915 (приоритет от 02.02.2017) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «СВОЕ РОДНОЕ», «Продукты нашего уезда», а также стилизованного изображения растения с горизонтальными линиями. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 05, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Словесные элементы «СВОЕ РОДНОЕ», несмотря на характерное графическое исполнение букв «-ОЕ», не утрачивают словесного характера и прочитываются однозначно.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, наиболее значимым элементом оспариваемого товарного знака [1] является словесный элемент «СВОЕ РОДНОЕ», поскольку именно он обуславливает индивидуализирующую способность обозначения в целом, в том числе с учетом его графического и шрифтового выделения в пространстве товарного знака [1].

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный в возражении товарный знак: [2] по свидетельству № 295416 с приоритетом от 20.08.2003 (срок действия исключительного права продлен до 20.08.2023) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 295416 действует в отношении товаров 29 класса МКТУ «дичь, желе пищевое, жиры пищевые, масла растительные, масло сливочное, молоко, мясо, продукты молочные, продукты рыбные, птица домашняя [неживая], овощи консервированные, овощи, подверженные тепловой обработке, рыба [неживая], салаты овощные, сливки взбитые, салаты фруктовые, супы, супы овощные, творог соевый, фрукты, подверженные тепловой обработке, хлопья картофельные, чипсы картофельные, чипсы фруктовые, экстракты мясные, яйца».

Анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [2] имеет полное фонетическое и семантическое вхождение в оспариваемый товарный знак [1]. Наличие элемента «СВОЕ» не приводит к отсутствию сходства сравниваемых знаков ввиду наличия фонетически и семантически тождественного элемента «РОДНОЕ», входящего в состав сравниваемых товарных знаков.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство товарных знаков связано с однородностью товаров, в отношении которых обозначения зарегистрированы.

Сравнение перечней товаров оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] с целью определения их однородности показало следующее.

Товары 29 класса МКТУ «консервы мясные; изделия колбасные; мясо; мясо консервированное; паштеты из печени; птица домашняя неживая; субпродукты; свинина; супы; экстракты мясные» оспариваемого товарного знака [1] и товары 29 класса МКТУ «дичь, мясо, птица домашняя [неживая], экстракты мясные» противопоставленного товарного знака [2] либо идентичны, либо относятся к одному видовому понятию «мясо и продукты мясные», имеют общее назначение (для употребления в пищу в качестве основного источника питания), общий круг потребителей, встречаются в одном сегменте рынка, являются взаимодополняеыми, либо взаимозаменяемыми, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные товары 29 класса МКТУ «консервы рыбные; икра рыб обработанная; продукты пищевые рыбные; рыба консервированная; рыба соленая; сельдь; филе рыб» оспариваемого товарного знака [1] и товары 29 класса МКТУ «продукты рыбные, рыба [неживая]» противопоставленного товарного знака [2] относятся к одному видовому понятию «рыба и продукты рыбные», имеют общее назначение (для употребления в пищу в качестве основного источника питания), общий круг потребителей, встречаются в одном сегменте рынка, являются взаимодополняеыми, либо взаимозаменяемыми, что свидетельствует об их однородности.

Товар 29 класса МКТУ «масло сливочное» оспариваемого товарного знака [1] идентичен соответствующему товару 29 класса МКТУ «масло сливочное» товарного знака [2], что свидетельствует об их однородности.

Товары 29 класса МКТУ «масла пищевые» оспариваемого товарного знака [1] и товары 29 класса МКТУ «жиры пищевые, масла растительные» противопоставленного товарного знака [2] относятся к одному родовому понятию понятию «масла и жиры пищевые», имеют общее назначение (для употребления в пищу), общий круг потребителей, встречаются в одном сегменте рынка, являются взаимодополняеыми, либо взаимозаменяемыми, что свидетельствует об их однородности.

Товары 29 класса МКТУ «горох консервированный; грибы консервированные; водоросли морские обжаренные; бобы соевые консервированные; консервы овощные; консервы фруктовые; корнишоны; икра; капуста квашеная; лук консервированный; мякоть фруктовая; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; продукты пищевые консервированные; паста томатная; пюре клюквенное; пюре яблочное; салаты овощные; салаты фруктовые; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; супы овощные; фрукты консервированные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; фрукты замороженные; экстракты водорослей пищевые» и товары 29 класса МКТУ «овощи консервированные, овощи, подверженные тепловой обработке, салаты овощные, салаты фруктовые, супы, супы овощные, творог соевый, фрукты, подверженные тепловой обработке, хлопья картофельные, чипсы картофельные, чипсы фруктовые» товарного знака [2] либо идентичны, либо соотносятся как род (вид) «продукты растительного происхождения», имеют общее назначение, круг потребителей, продаются на одинаковых прилавках, что свидетельствует об их однородности.

Товары 31 класса МКТУ «икра рыб; рыба живая; мука рыбная кормовая; раки живые» оспариваемого товарного знака [1] и товары 29 класса МКТУ «продукты рыбные; рыба [неживая]» товарного знака [2] являются однородными, поскольку относятся к рыбе и морепродуктам, то есть являются продуктами животного происхождения, предлагаются к продаже на рыбных прилавках, имеют общее назначение (для употребления в пищу), являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми.

Товар 30 класса МКТУ «подливки мясные» оспариваемого товарного знака [1] и товары 29 класса МКТУ «супы; супы овощные» товарного знака [2] являются однородными, поскольку имеют общее назначение (для употребления в пищу), продаются на одинаковых прилавках в магазинах, имеют общий круг потребителей, при этом находятся в корреспондирующих классах.

Товары 30 класса МКТУ «изделия желейные фруктовые [кондитерские]; пюре фруктовые (соусы)» оспариваемого товарного знака [1] и товары 29 класса МКТУ «фрукты, подверженные тепловой обработке» товарного знака [2] являются однородными, поскольку состоят из переработанного фруктового сырья, имеют общее назначение (для употребления в пищу), общий круг потребителей, при этом находятся в корреспондирующих классах.

Товар 30 класса МКТУ «маринады» оспариваемого товарного знака [1] является сопутствующим товару 29 класса МКТУ «овощи консервированные» товарного знака [2], поскольку маринады в качестве ингредиента участвуют в консервировании овощей, при этом сравниваемые товары находятся в корреспондирующих классах, что свидетельствует об их однородности.

Товары 31 класса МКТУ «водоросли пищевые; грибы необработанные; горох необработанный; грибница (мицелий грибной); картофель необработанный; кукуруза; корнеплоды съедобные; салат-латук необработанный; лук необработанный; лук-порей необработанный; ревень; овощи необработанные; огурцы необработанные; свекла; тыквы; фрукты необработанные; шпинат необработанный; ягоды [плоды] необработанные» оспариваемого товарного знака [1] и товары 29 класса МКТУ «овощи, подверженные тепловой обработке; салаты овощные; салаты фруктовые; фрукты, подверженные тепловой обработке; овощи консервированные» товарного знака [2] являются однородными, поскольку имеют общее назначение (для употребления в пищу), продаются на соседних прилавках в магазинах, имеют общий круг потребителей, относятся к товарам растительного происхождения, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми.

Товары 31 класса МКТУ «перец стручковый [растение]; травы пряновкусовые необработанные» оспариваемого товарного знака [1] и товары 29 класса МКТУ «овощи консервированные» товарного знака [2] являются однородными, поскольку имеют общее назначение (для употребления в пищу в качестве пряностей), относятся к пряным культурам, продаются на соседних прилавках в магазинах, имеют общий круг потребителей, относятся к товарам растительного происхождения, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми.

Указанное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров по причине их природы, назначения одному лицу – правообладателю противопоставленного товарного знака [2].

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление ВС РФ № 10) вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

С учетом высокой степени однородности анализируемых товаров 29, 30, 31 классов МКТУ риск смешения сопоставляемых товарных знаков [1] и [2] в гражданском обороте увеличивается.

Остальные товары 05, 30, 31 «водоросли кормовые; растения», 32 классов МКТУ оспариваемого товарного знака [1] не являются однородными вышеуказанным товарам 29 класса МКТУ товарного знака [2], поскольку они относятся к иному роду (виду), имеют иное назначение, продаются на других прилавках, что свидетельствует об отсутствии их однородности.

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака [1] требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 29 класса МКТУ, части товаров 30, 31 классов МКТУ.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В рамках требований пункта 10 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, ссылается на наличие исключительного права на противопоставленный товарный знак [2], зарегистрированный в отношении товаров 29 класса МКТУ, признанных, как было установлено выше, однородными товарам 29, а также части товаров 30, 31 классов МКТУ оспариваемого товарного знака [1].

Действительно, слово «РОДНОЕ», представляющее собой зарегистрированный товарный знак, входит в состав оспариваемого товарного знака [1]. Между тем, следует иметь ввиду особенности применения нормы права, на которую ссылается лицо, подавшее возражение.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому вхождению спорного слова в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его грамматическая и смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент. Для целей применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса могут быть определены также визуальные акценты, имеющиеся в составе товарного знака, иссечение которых не искажает образ обозначения в целом.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе оспариваемой регистрации слово «РОДНОЕ» занимает доминирующее положение в пространстве оспариваемого товарного знака [1] и выполнено одинаковым шрифтом со словесным элементом «СВОЕ», а также расположено рядом с ним на одной строке. Таким образом, слово «РОДНОЕ» не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака [1], сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы правообладателя о соответствии оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса к существу спора не относятся. Пункт 1 статьи 1483 Кодекса не был заявлен в возражении в качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку [1].

Довод правообладателя о том, что производство и реализация товаров под товарным знаком «РОДНОЕ» [2] осуществляется в ином регионе, не приводит к преодолению пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Требования данного пункта направлены на защиту исключительных прав правообладателей сходных, либо тождественных товарных знаков, правовая охрана которым была предоставлена ранее в отношении однородных товаров и услуг. При этом при оценке соответствия/несоответствия оспариваемого знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те товары, которые приведены в сравниваемых перечнях товарного знака [1] и противопоставленного знака [2].

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 13.09.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 654915 недействительным частично, а именно, в отношении всех товаров 29 класса МКТУ, товаров 30 класса МКТУ «изделия желейные фруктовые [кондитерские]; маринады; подливки мясные; пюре фруктовые (соусы)», товаров 31 класса МКТУ «грибы необработанные; водоросли пищевые; горох необработанный; грибница (мицелий грибной); икра рыб; картофель необработанный; кукуруза; корнеплоды съедобные; рыба живая; салат-латук необработанный; лук необработанный; мука рыбная кормовая; лук-порей необработанный; ревень; овощи необработанные; огурцы необработанные; перец стручковый [растение]; травы пряновкусовые необработанные; свекла; тыквы; фрукты необработанные; шпинат необработанный; ягоды [плоды] необработанные; раки живые».