Регистрация товарного знака по заявке №2016702225 с приоритетом от 29.01.2016 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.12.2016 за №599707 на имя ООО «Чайковский завод нестандартного оборудования «Уникон» (далее — правообладатель, ООО ЧЗНО «Уникон») в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в заявке.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «DION», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения.

В поступившем 02.04.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку ввиду того, что правовая охрана была предоставлена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3 и пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- ООО «ДИОН-КЛИМАТ» имеет исключительное право на фирменное наименование, возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно 04.03.2013;

- ООО «ДИОН-КЛИМАТ» осуществляет деятельность по изготовлению и продвижению сушильного оборудования, однородных товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 599707, при этом товарный знак по свидетельству № 599707 является тождественным части фирменного наименования в силу фонетического вхождения словесного элемента «DION» в отличительную часть ООО «ДИОН-КЛИМАТ»;

- у ООО «ДИОН-КЛИМАТ» имеется право на доменное имя с 21.08.2013, с помощью которого функционирует сайт http://dionclimat.ru;

- обозначение «DION» интенсивно использовалось задолго до даты приоритета товарного знака № 599707 лицом, подавшим возражение, при производстве товаров 11 класса МКТУ;

- предприятие «ДИОН-КЛИМАТ» уже более 5 лет разрабатывает и производит продукцию марки «DION» для профессионального рынка сушильных шкафов и стоек для обуви, имеет современнейшее производство, с 2013 г. ООО «ДИОН-КЛИМАТ» производило и реализовывало все свои товары исключительно под маркой «DION»;

- на сайте www.dionklimat.ru можно посмотреть всю коллекцию товаров производителя, на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака в производстве ДИОН-КЛИМАТ находилось более 50 видов сушильного оборудования под маркой «DION»;

- сушильное оборудование распространялось через дилеров в различные регионы Российской Федерации, что подтверждается товарными накладными, подтверждающими реализацию продукции под маркой «DION»;

- кроме предприятия «ДИОН-КЛИМАТ» более никто в России не производил в период с 2013 года по 2018 год сушильное оборудование под маркой «DION», это позволило сформировать устойчивый ассоциативный ряд в глазах потребителя между качественной продукцией марки «DION» и ее производителем «ДИОН-КЛИМАТ», а также генеральным дилером ООО «СКС-КОНСТРУКЦИЯ»;

- также ООО «ДИОН-КЛИМАТ» было получено Свидетельство о награждении золотой медалью отборочного этапа Межрегионального конкурса «Лучшие товары и услуги Сибири - ГЕММА - 2014», по результатам заключения независимой экспертной комиссии наивысшую оценку конкурса получила продукция «Шкафы сушильные, для специальной одежды и обуви, серии «ДИОН», были получены отзывы и благодарственные письма от потребителей продукции;

- предприятие «ДИОН-КЛИМАТ» и его генеральный дилер ООО «СКС-КОНСТРУКЦИЯ» активно продвигают на потребительском рынке продукцию, маркированную обозначением «DION». В частности, заказывалось большое количество рекламных материалов, среди которых буклеты, этикетки, рекламные листовки, рекламные объявления в журналах и газетах, сувенирную продукцию;

- ООО «СКС-КОНСТРУКЦИЯ», которое продает продукцию (сушильное оборудование) марки «DION», в сентябре 2017 г. получило претензию от ООО ЧЗНО «Уникон». Претензия основана на наличии права на товарный знак «DION» и требовании прекратить использование обозначения для сушильного оборудования;

- регистрация товарного знака по заявке №201670225 является не просто введением потребителей в заблуждение относительно производителя товара, но и недобросовестной конкуренцией со стороны ООО ЧЗНО «Уникон» с целью препятствовать деятельности хозяйствующего субъекта-конкурента. ООО «ДИОН-КЛИМАТ» и ООО «СКС-КОНСТРУКЦИЯ» являются заинтересованными лицами в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака для товаров 11 классов МКТУ, поскольку занимаются изготовлением и продажей продукции, производимой под маркой «DION», уже на протяжении длительного времени;

- использование обозначения, ставшего известным через ассоциативную связь у потребителей товаров «DION», компанией «ДИОН-КЛИМАТ» другим лицом будет вводить в заблуждение потребителей относительно изготовителя товара. Интерес ООО ЧЗНО «Уникон» к товарному знаку «DION» возник именно с намерением осуществлять производство сушильного оборудования с уже имеющим известность и положительную репутацию обозначением «DION»;

- благодаря активному использованию и продвижению обозначения «DION» у потребителей оно устойчиво ассоциируется именно с предприятием «ДИОН-ЦЕНТР» и его генеральным дилером;

- ООО «ДИОН-КЛИМАТ» с 2013 г. производит сушильные шкафы для одежды, обуви и белья, сушильные стойки для обуви, сушильные лабораторные шкафы, тепловые воздушные завесы и т.д., в связи с указанным в отношении товаров 11 класса МКТУ «сушилки для волос; аппараты для высушивания; котлы газовые; сушилки воздушные; печи, за исключением лабораторных; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; сушилки для солода; краны для трубопроводов; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; сушилки для белья электрические; краны; аппараты и установки сушильные; аппараты сушильные; приборы для сушки кормов» - регистрация на имя ООО ЧЗНО «Уникон» также будет вводить в заблуждение потребителей, поскольку товары являются однородными товарам производителя.

На основании изложенного выражена просьба удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №599707.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «ДИОН-КЛИМАТ» [1];

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «СКС-Конструкция» [2];

- информация о товарном знаке РФ № 599707 [3];

- письмо от ООО «ДИОН-КЛИМАТ» в адрес ООО «СКС-КОНСТРУКЦИЯ», подтверждающее наличие дилерских отношений [4];

- информация о принадлежности прав на доменное имя dionklimat.ru ООО «Дион-Климат»[5];

- сведения от ООО «СКС-КОНСТРУКЦИЯ» о линейке оборудования производства ООО «ДИОН-КЛИМАТ»[6];

- товарные накладные, сведения от ООО «СКС-КОНСТРУКЦИЯ» о территории отгрузки товаров и местонахождении покупателей/дилеров [7];

- сертификаты соответствия [8];

- грамоты, благодарственные письма, дипломы, награды [9];

- свидетельство о награждении золотой медалью отборочного этапа Межрегионального конкурса «Лучшие товары и услуги Сибири - ГЕММА - 2014», заявка на участие в конкурсе [10];

- отзывы потребителей о качестве продукции DION [11];

- благодарственное письмо от ООО «Кудряшовский мясокомбинат», товарная накладная, договор поставки [12];

- информационное письмо от МАУ г. Новосибирска «Городской центр развития предпринимательства» с подтверждением сотрудничества с 2013 г. (о регулярном (ежегодном) участии в мероприятиях: конкурсах, выставках) [13];

- фотографии с выставки 2014 г.[14];

- каталог участников VI Международной выставки по промышленной безопасности и охране труда SAPE 2015 [15];

- информационное письмо, подтверждающее приобретение шильдов для сушильного шкафа, фотография шильда, товарные накладные [16];

- дилерские договоры, товарные накладные, платежные поручения [17];

- информационные письма от ООО «Бизнес-Металл» и ООО Компания «Милтон»[18];

- дилерский договор с ТОО «СКС-КОНСТРУКЦИЯ» (г. Казахстан) [19];

- полиграфическая продукция, акты по изготовлению полиграфической продукции [20];

- протокол заседания конкурсной комиссии АО «Транснефть-Приволга» [21];

- претензия о прекращении незаконного использования товарного знака [22];

- письмо УФ АС по Новосибирской области от 24.01.2018 № 06-665 [23];

- письмо УФ АС по Пермскому краю от 14.03.2018 № 02487-18/1 [24];

- информация с сайта kad.arbitr.ru о движении дела № А45-833/2018 [25];

- распечатка с сайта компании правообладателя оспариваемого товарного знака № 599707 ООО «УНИКОН» unikon.su [26].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв на возражение, мотивированный следующими доводами:

- фирменное наименование ООО «ДИОН-КЛИМАТ» состоит из букв русского алфавита, а оспариваемый товарный знак - из латинских букв. Правообладатель не претендует на их фирменное наименование, суть спора - товарный знак. Оспариваемый знак прошел формальную экспертизу (статья 1498 Кодекса) и экспертизу заявленного обозначения (статья 1499 Кодекса), следовательно, со стороны Роспатента и ФИПС на момент регистрации нарушений не было выявлено;

- что касается утверждения о том, что товарный знак «DION» способен ввести в заблуждение, то это является лишь предположением. Само понятие «введение в заблуждение» предполагает субъективность восприятия обозначения;

- правообладатель не скрывает и не искажает информацию ни о нашей продукции (товаре), ни о её производителе. Как в тендерных закупках, так и в свободной продаже, указывается правдивая и полноценная информация о продукции и об ООО «ЧЗНО «Уникон», как о производителе. На сайте unikon.su также содержится информация о правообладателе, его продукции и сертификатах без каких-либо искажений. Поэтому, потребитель никоим образом не может быть введён в заблуждение;

- утверждение о том, что товарный знак «DION» может ввести потребителя в заблуждение, можно в равной степени отнести к ООО «СКС-Конструкция» и ООО «Дион-Климат». Их продукцию, теоретически, также могут спутать с продукцией правообладателя. И даже между собой они не могут разобраться, кто из них производитель. С точки зрения простого потребителя, он видит на двух сайтах информацию о том, что обе компании производят продукцию под маркой «DION», то есть, вводят потребителей в заблуждение относительно изготовителя. На сайте ООО «Дион-Климат» во вкладке «продукты» по ссылке http://www, dionklimat. ru/next было насчитано 25 видов продукции под маркой «DION», а на сайте ООО «СКС-Конструкция» во вкладке «продукция» по ссылке http://sks-k.ru/production - более 120 видов;

- ООО «Дион-Климат» утверждает, что в период с 2013 по 2018 годы на территории России никто не производил сушильное оборудование под маркой «DION». Это утверждение не только ничем не подтверждено, но и не основано на изучении рынка. Под этой маркой производил раньше и продолжает производить по сей день - ООО «ЧЗНО «Уникон»;

- лицо, подавшее возражение, описывает участие в выставках. Судя по названиям грамот и дипломов, они выданы не за конкретную продукцию, а за факт участия, за весомый вклад, за итоги работы в 2013 году и так далее;

- в возражении утверждается, что на дату 29.01.2016. в интернете отображалась информация о том, что марка «DION» использовалась только Дион-Климатом и СКС-Конструкцией. Однако, в двух напечатанных принт-скринах отсутствует дата, что не позволяет соотнести их именно с 29 января 2016г.;

- по информации с сайта unikon.su правообладателем кроме сушильного оборудования также производятся промышленные шаровые краны и осуществляется закалка стекла;

- в перечне товаров 11 класса МКТУ оспариваемого знака присутствуют краны для трубопроводов. Эти краны, в том числе под маркой «DION» выпускались правообладателем ещё до начала производства сушильного оборудования. В настоящий момент данное направление деятельности является для правообладателя одним из приоритетных, так что, товары под обозначением DlON производились правообладателем ещё до появления (регистрации) ООО «Дион-Климат» и ООО «СКС-Конструкция»;

- ООО «Дион-Климат» вместе с ООО «СКС-Конструкция» постоянно утверждают, что начали использовать обозначение «DION» раньше правообладателя, что не соответствует действительности, поскольку ООО «ЧЗНО «Уникон» ещё с 2012 года, задолго до Дион-Климата и СКС-Конструкции производило и реализовывало сушильную продукцию под маркой «DION» (счета-фактуры, товарные накладные и договор прилагаются).

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- счета-фактуры на оплату сушильного оборудования и шаровых кранов под обозначением «DION»[27];

- товарные накладные о поставках сушильного оборудования и шаровых кранов под обозначением «DION»[28].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (29.01.2016) приоритета оспариваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами наименования), право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой не имеющее смыслового значения обозначение «DION», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Знак зарегистрирован для товаров 11 класса МКТУ – «сушилки для волос; аппараты для высушивания; котлы газовые; сушилки воздушные; печи, за исключением лабораторных; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; сушилки для солода; краны для трубопроводов; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; сушилки для белья электрические; краны; аппараты и установки сушильные; аппараты сушильные; приборы для сушки кормов».

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Очевидно, что по отношению к товарам, на которые распространяется правовая охрана товарного знака по свидетельству №599707, обозначение «DION» носит фантазийный характер, поскольку оно не содержит сведений о товаре или его изготовителе.

Фантазийный характер обозначения исключает возможность отнесения данного словесного элемента к обозначениям, указывающим на какие-либо характеристики товара либо данные о производителе, не соответствующие действительности.

Вместе с тем, способность введения в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, обусловленный его предшествующими знаниями о нем.

Возникновение указанных ассоциаций является возможным в силу интенсивного и длительного использования до даты приоритета оспариваемого товарного знака тождественного или сходного обозначения при производстве однородных товаров и продвижении их на российском рынке.

Анализ представленных материалов возражения [4-26] показал, что они не содержат сведений о длительном и интенсивном использовании обозначения «DION» лицом, подавшим возражение, в результате чего оспариваемый товарный знак до даты его приоритета стал бы ассоциироваться у российского потребителя с ООО «ДИОН-КЛИМАТ», а не с правообладателем товарного знака по свидетельству №599707.

В частности, указанные материалы содержат договоры поставки, товарные накладные на поставку товара и счета-фактуры к ним, которые имеют дату позже даты (29.01.2016) приоритета товарного знака, либо заключены менее, чем за год до этой даты, а также товарные накладные и счета-фактуры, выставленные за несколько дней до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Единственным документом, позволяющим сделать вывод об участии ООО «ДИОН-КЛИМАТ» с продукцией «шкафы сушильные для специальной одежды и обуви серии «ДИОН» в каких – либо выставках, является свидетельство о награждении золотой медалью отборочного этапа Межрегионального конкурса «Лучшие товары и услуги Сибири – ГЕММА – 2014» по Новосибирской области. Остальные представленные в возражении почетные грамоты, дипломы, благодарственные письма либо не содержат наименования товара и его обозначения, либо не относятся к ООО «ДИОН-КЛИМАТ». Представленные рекламные материалы и каталоги продукции не имеют выходных данных и касаются ООО «СКС-Конструкция». Также следует отметить, что большая часть представленных материалов относится к деятельности ООО «СКС-Конструкция», а не ООО «ДИОН-КЛИМАТ».

Следует отметить, что за такой короткий период использования обозначения при отсутствии широкой рекламной компании и информированности потребителей по всей территории Российской Федерации невозможно добиться должного уровня известности, при котором оспариваемый товарный знак однозначно воспринимался бы потребителем как товарный знак лица, подавшего возражение.

Кроме того, следует отметить, что согласно отзыву правообладателя обозначение «DION» использовалось им при производстве и реализации сушильного оборудования с 2012 года, что подтверждается представленными документами [27-28], что значительно раньше деятельности лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что материалами возражения не доказано, что оспариваемый товарный знак способен вызывать у потребителя ассоциации исключительно с лицом, подавшим возражение, как производителем товара под обозначением «DION», а не с правообладателем.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак не способен породить в сознании потребителя представление о производителе товаров, которое не соответствует действительности.

Следовательно, отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Возражение также мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета товарного знака.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Из представленных в возражении документов [1] следует, что ООО «ДИОН-КЛИМАТ» было зарегистрировано в качестве юридического лица 04.03.2013 г. Факт регистрации данного юридического лица является основанием возникновения у него исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (29.01.2016) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №599707.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый товарный знак «DION» является сходным с частью фирменного наименования «ДИОН-КЛИМАТ» лица, подавшего возражение, что обусловлено фонетическим тождеством входящих в их состав словесных элементов «DION»/«ДИОН».

Также следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании указанного пункта статьи 1483 Кодекса предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров/услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

Оспариваемому товарному знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 11 «сушилки для волос; аппараты для высушивания; котлы газовые; сушилки воздушные; печи, за исключением лабораторных; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; сушилки для солода; краны для трубопроводов; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; сушилки для белья электрические; краны; аппараты и установки сушильные; аппараты сушильные; приборы для сушки кормов».

Как следует из совокупности представленных в возражении документов, в частности, из товарных накладных и счетов-фактур на поставку товара [7], сертификатов соответствия Таможенного союза [8], свидетельства о награждении золотой медалью отборочного этапа Межрегионального конкурса «Лучшие товары и услуги Сибири - ГЕММА - 2014» [10] и других материалов возражения, лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по производству и реализации сушильных шкафов. И эта деятельность осуществлялась лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Указанные товары являются однородными товарам 11 класса МКТУ: «сушилки для волос; аппараты для высушивания; сушилки воздушные; сушилки для солода; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; сушилки для белья электрические; аппараты и установки сушильные; аппараты сушильные; приборы для сушки кормов», в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, поскольку они относятся к одной родовой группе (сушильное оборудование), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Что касается остальных товаров, указанных в перечне оспариваемой регистрации, а именно «котлы газовые; печи, за исключением лабораторных; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; краны для трубопроводов; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; краны», то эти товары не являются однородными шкафам для сушки, поскольку они имеют разный вид, относятся к разным родовым группам товаров (отопительное оборудование, принадлежности для водораспределительных и газораспределительных систем – в одном случае и оборудование для сушки – в другом), имеют разное назначение и разный круг потребителей.

Таким образом, в результате рассмотрения возражения установлено, что исключительное право на фирменное наименование возникло у его обладателя (ООО «ДИОН-КЛИМАТ») ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с частью фирменного наименования, деятельность, осуществляемая ООО «ДИОН-КЛИМАТ» под фирменным наименованием, однородна части товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак.

Наличие совокупности указанных факторов является основанием для признания оспариваемого товарного знака в отношении указанных выше товаров не удовлетворяющим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса и нарушающим возникшее ранее исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 02.04.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №599707 недействительным в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ - сушилки для волос; аппараты для высушивания; сушилки воздушные; сушилки для солода; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; сушилки для белья электрические; аппараты и установки сушильные; аппараты сушильные; приборы для сушки кормов.