Оспариваемый товарный знак по заявке №2003710417/50 с приоритетом от 27.05,2003 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 20.10.2004 за №276863 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом по возрождению традиций часовщика Двора Его Императорского Величества Павла Карловича Буре», Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 14 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.
Согласно описанию, приведенному в заявке, товарный знак представляет собой словесное обозначение «Павелъ Буре», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. На конце слова «Павелъ» размещен твердый знак.
В поступившем в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение о том, что регистрация №276863 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).
Доводы возражения сводятся к следующему: 2 - на дату приоритета заявки №2003710417/50, по которой была произведена регистрация №276863, а именно на 27.05.2003, на территории России в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ (часы и часовая продукция) действовал сходный знак по международной регистрации №602354, владельцем которого является швейцарская фирма «Зенит Интернешнл С.А.»;
- знак по международной регистрации №602354 представляет собой словесное обозначение «Paul Buhre»;
- согласно решению Палаты по патентным спорам, утвержденному 30.03.2004, правовая охрана знака указанной международной регистрации была досрочно полностью прекращена на территории Российской Федерации;
- на дату приоритета заявки №2003710417/50 также существовал идентичный товарный знак «Павел Буре» по свидетельству №149530, зарегистрированный для товаров 14 класса МКТУ - ювелирные изделия, драгоценные камни, которые являются корреспондирующими товарам часы;
- профессор, доктор юридических наук Э.П. Гаврилов в заключении о возможности оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №276863, прилагаемом к возражению, выразил следующее мнение: “Все критерии охраноспособности спорного товарного знака [согласно регистрации №276863] должны были определяться на дату подачи (приоритета) заявки на этот знак, то есть на 27.05.2003. На эту дату международная регистрация №602354 действовала, а потому заявке на спорный товарный знак [согласно регистрации №276863] она должна была быть противопоставлена. Поскольку это не было сделано, спорный знак должен быть аннулирован. При этом последующая судьба международной регистрации №602354 не имеет значения для решения данного вопроса”;
- при сопоставлении дат было выявлено, что подача заявления о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №602354 произошла 28.05.2003, то есть на следующий день после подачи заявки на товарный знак, зарегистрированный за №276863;
- тем не менее, на дату подачи заявки №2003710417/50 международная регистрация №602354 действовала; 3 - вопрос сходства товарного знака по свидетельству №276863 и знака по международной регистрации №602354 был исследован кандидатом филологических наук Т.С. Макаровой, которая в прилагаемом заключении утверждает, что “сравниваемые словесные обозначения, с точки зрения русского языка и восприятия русскоговорящим потребителем, сходны до степени смешения”;
- таким образом, наличествует сходство до степени смешения двух обозначений, зарегистрированных в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ (отличие рубрик товаров сравниваемых перечней заключается лишь в отсутствии в перечне международной регистрации №602354 позиции «будильники»), при этом на дату приоритета заявки №2003710417/50 международная регистрация №602354 действовала;
- лицу, подавшему возражение, неизвестно, существует ли какая-либо связь между правообладателем оспариваемого товарного знака и родом «Павла Буре»;
- фирменное наименование правообладателя товарного знака по свидетельству №276863 содержит неточность в отношении исторического лица Павла Карловича Буре, поскольку согласно разделу 4.8 книги «Швейцарцы в Санкт-Петербурге», автором соответствующего раздела которой является А.П. Керзун, родоначальник фамилии часовщиков Буре - Павел-Эдуард Буре – был поставщиком Двора Ее Высочества Великой Княгини Марии Николаевны, и только его сын Павел-Леопольд Павлович Буре стал поставщиком Двора Его Императорского Величества;
- в настоящее время дочь последнего владельца фирмы «Павел Буре» Александра Жирара - Флоренс Жирар - является сотрудницей компании, подавшей настоящее возражение, и одобряет все действия наследников рода часовщиков Буре по развитию марки швейцарских часов «Павел Буре».
На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака «Павелъ Буре» по свидетельству №276863 недействительной полностью.
Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:
- Заключение специалиста Э.П. Гаврилова о возможности оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку №276863, на 3 л. [1];
- Заключение кандидата филологических наук Т.С. Макаровой о филологических аспектах сравнения товарных знаков по международной регистрации №602354 и по свидетельству РФ №276863, на 3 л. [2];
- копия страниц из книги «Швейцарцы в Санкт-Петербурге», на 3 л. [3];
- распечатка свидетельств №149530, №276863 и международной регистрации №602354, на 3 л. [4];
На заседании коллегии, состоявшемся 02.07.2008, лицом, подавшим возражение, было представлено пояснение к возражению, на 6 л. [5].
Правообладатель товарного знака по свидетельству №276863, ознакомившись в установленном порядке с поступившим возражением, в отзыве от 25.06.2008 изложил следующее мнение:
- правообладатель не усматривает возможности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №276863 по мотиву его несоответствия пункту 1 статьи 7 Закона;
- согласно пункту 14.4.2.1 Правил при проведении государственной экспертизы в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона поиск на тождество и сходство до степени смешения проводится среди товарных знаков других лиц, заявленных на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемых в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет;
- при этом не учитываются: товарные знаки, предоставление правовой охраны которым признано недействительным в соответствии со статьей 28 Закона, товарные знаки, правовая охрана которых прекращена в соответствии со статьей 29 Закона, товарные знаки, заявки на регистрацию которых признаются отозванными или отозваны соответственно на основании пункта 4 или пункта 5 5 статьи 10 Закона, а также заявки, по которым приняты решения об отказе, возможность оспаривания которых исчерпана, или заявки, по которым в адрес заявителя были направлены уведомления о невозможности регистрации товарных знаков в связи с непредставлением в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него;
- заключение Э.П. Гаврилова, на которое в обоснование своих требований ссылается лицо, подавшее возражение, составлено без учета подлежащего применению нормативного положения пункта 14.4.2.1 Правил;
- в силу того, что правовая охрана международной регистрации №602354 была досрочно полностью прекращена в соответствии с абзацами первым и четвертым пункта 1 статьи 29 Закона, а именно: на основании принятого в установленном порядке решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (пункт 3 статьи 22 Закона), экспертиза при проведении поиска на тождество и сходство не имела правовых оснований для учета международной регистрации №602354 и её противопоставления обозначению «Павелъ Буре» по заявке №2003710417/50;
- в заключении Э.П. Гаврилова совершенно правомерно отмечено, что критерии охраноспособности оспариваемого товарного знака должны определяться на дату приоритета;
- критерии охраноспособности – это положения подлежащего применению законодательства, действовавшего на дату приоритета оспариваемого знака, то есть вышеупомянутые Закон и Правила;
- автор заключения Э.П. Гаврилов ошибочно смешивает правовые основания («критерии охраноспособности») с обозначениями, по фонду которых может проводиться поиск на тождество и сходство до степени смешения;
- ссылка на российскую регистрацию знака «ПАВЕЛ БУРЕ» по свидетельству №149350, которая действовала на дату приоритета заявки №2003710417/50, также необоснованна; 6 - в возражении не отрицается, что данный товарный знак зарегистрирован в отношении неоднородных товаров: «ювелирные изделия; драгоценные камни»;
- лицо, подавшее возражение, называет указанные товары корреспондирующими, однако формулировка пункта 1 статьи 7 Закона не содержит упоминания корреспондирующих товаров, в отличие от товаров однородных;
- только при условии сходства до степени смешения двух товарных знаков разных лиц, зарегистрированных в отношении однородных товаров, может быть оспорена и признана недействительной правовая охрана товарного знака с более поздней датой приоритета;
- в соответствии с пунктом 2 устава Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом по возрождению традиций часовщика Двора Его Императорского Величества Павла Карловича Буре» названное общество учреждено потомками Потомственного Почетного Гражданина Павла Карловича Буре и отечественными часовщиками;
- в частности, среди учредителей общества в уставе указаны: Буре Александр Павлович (правнук П.К. Буре, старший из его потомков), Буре Максим Иванович (прапраправнук П.К. Буре);
- выраженное в возражении мнение относительно неточности в фирменном наименовании правообладателя товарного знака по свидетельству №276863 в отношении исторического лица Павла Карловича Буре не имеет под собой реальных оснований;
- Павел Карлович Буре был не просто российским подданным, а Потомственным Почетным гражданином;
- данного наследуемого звания он был удостоен в 1876 году Императором Александром II «за добросовестное и усердное, с сохранением казенного интереса исполнение с 1839 года принятых обязательств по Договору»;
- семейные архивные материалы свидетельствуют о шведском происхождении семьи Буре; 7 - родоначальником часового дела в семье Буре был Карл, который в 1815 году открыл часовой магазин в Санкт-Петербурге;
- со временем магазин перешел к его сыну Павлу;
- «Поставщик Двора» - это почетное звание, которого удостаивались фирмы спустя многие годы после добросовестного выполнения заказов Двора Его Императорского Величества;
- Фирменное наименование правообладателя не содержит словосочетания «Поставщик Двора», но оно содержит иное словосочетание – «часовщик Двора», что соответствует действительности, поскольку Павел Карлович Буре изготавливал часы для Двора;
- оспариваемый товарный знак «Павелъ Буре» по свидетельству №276863 постоянно используется на территории Российской Федерации;
- благодаря широкой рекламе продукции под оспариваемым товарным знаком и высокому качеству производимых часов, в настоящее время можно говорить о том, что традиции часовщика Павла Карловича Буре нашли достойное продолжение, а сам знак обладает определенной “вжитостью”.
Отзыв правообладателя сопровождается следующими материалами:
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Торговый дом по возрождению традиций часовщика Двора Его Императорского Величества Павла Карловича Буре», на 1 л. [6];
- Устав Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом по возрождению традиций часовщика Двора Его Императорского Величества Павла Карловича Буре», на 16 л. [7];
- Сертификат соответствия №РОСС RU.АИ18.H10061 сроком действия с 30.03.2006 по 29.03.2009, на 1 л. [8];
- фотографии и рекламные материалы часов, на 10 л. [9];
- копия грамоты о введении в звание Потомственного почетного гражданина, на 1 л. [10]; 8 - копии официальных публикаций сведений о регистрациях №№276863, 149530 и международной регистрации №602354, на 3 л. [11];
- копии официальных публикаций сведений о регистрациях №№ 570915, 570916, 570936, Р-298962, на 4 л. [12].
На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака «Павелъ Буре» по свидетельству №276863.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.
С учетом даты приоритета (27.05.2003) заявки №2003710417/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака по свидетельству №276863 включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
При проверке на тождество и сходство в соответствии с пунктом 14.4.2. Правил осуществляются следующие действия:
- проводится поиск тождественных и сходных обозначений;
- определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений;
- определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых (зарегистрированы) заявлены тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).
9 Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.
Пунктом 14.4.2.1 Правил установлено, что в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Закона поиск на тождество и сходство до степени смешения проводится среди перечисленных ниже обозначений:
товарных знаков других лиц, заявленных на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемых в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет. При этом не учитываются товарные знаки, предоставление правовой охраны которым признано недействительным в соответствии со статьей 28 Закона, товарные знаки, правовая охрана которых прекращена в соответствии со статьей 29 Закона, товарные знаки, заявки на регистрацию которых признаются отозванными или отозваны соответственно на основании пунктов 4 или 5 статьи 10 Закона, а также заявки, по которым приняты решения об отказе, возможность оспаривания которых исчерпана, или заявки, по которым в адрес заявителя были направлены уведомления о невозможности регистрации товарных знаков в связи с непредставлением в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него, предусмотренной статьей 14 Закона;
товарных знаков других лиц, признанных в установленном Законном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров.
Согласно пункту 1 статьи 29 Закона правовая охрана товарного знака прекращается в том, числе, на основании принятого в установленном порядке решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона.
10 В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.
Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.
Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.
Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:
- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.
Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у 11 потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.
Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Оспариваемый словесный товарный знак «Павелъ Буре» по свидетельству №276863 с приоритетом от 27.05.2003 выполнен буквами русского алфавита черного цвета шрифтом, ассоциирующимся с рукописным. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 14 класса МКТУ - часы (за исключением наручных), в том числе напольные и каминные; часы (наручные); составные части указанных выше часов; механизмы часовые; хронографы (часы) наручные; хронометры; будильники; маятники часов (за исключением наручных).
Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается из-за наличия ранее зарегистрированных в отношении товаров 14 класса МКТУ на имя других лиц знака по международной регистрации №602354 и товарного знака по свидетельству №149530.
Противопоставленная международная регистрация №602354 словесного знака «Paul Buhre», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным рукописным шрифтом черного цвета, произведена Международном бюро ВОИС 13.05.1993.
В ходе сравнительного анализа товарного знака по свидетельству №276863 и знака по международной регистрации №602354 было установлено, что они включают словесные элементы «Павелъ Буре»/«Paul Buhre», сходные в звуковом (совпадает большая часть звуков, расположенных в одинаковом порядке) и смысловом (словесные элементы представляют собой варианты выражения буквами различных алфавитов одних и тех же имени и фамилии) отношении. В виду наличия фонетического и семантического сходства словесных элементов, сопоставляемые знаки были признаны сходными в целом.
Обращение к перечням товаров оспариваемого товарного знака и противопоставленной международной регистрации показывает, что представленные в их перечнях товары 14 класса МКТУ частично совпадают 12 (часы, хронометры, хронографы и т.д.) или имеют отношение к одному роду/виду (например, часы/будильники), в связи с чем, коллегия Палаты по патентным спорам сочла их однородными.
Таким образом, сопоставляемые знаки являются сходными и предназначены для маркировки однородных товаров 14 класса МКТУ.
Вместе с тем, Палата по патентным спорам не усматривает оснований для признания товарного знака по свидетельству №276863 несоотвествующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона по следующим причинам.
Пунктом 14.4.2.1 Правил установлено, что при проведении экспертизы на предмет соответствия обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона не должны учитываться товарные знаки, правовая охрана которых прекращена в соответствии со статьей 29 Закона.
На основании решения Палаты по патентным спорам, вступившего в силу 30.03.2004, правовая охрана международной регистрации №602354 досрочно полностью прекращена по причине неиспользования на территории Российской Федерации (копия решения имеется в материалах заявки №2003710417/50).
Таким образом, решение о регистрации обозначения в качестве товарного знака по заявке №2003710417/50 было принято 06.10.2004, то есть после прекращения действия исключительного права по международной регистрации №602354.
Что касается довода лица, подавшего возражение, изложенного в особом мнении от 03.07.2008, относительно применения тех критериев охраноспособности, которые действовали на дату подачи заявки, то необходимо отметить следующее.
Действительно, при принятии решения о регистрации товарного знака к обозначению применяются нормы законодательства в части критериев охраноспособности обозначения (совокупности признаков, позволяющих признать обозначение товарным знаком), которые действовали на дату подачи 13 заявки. Однако решение о регистрации принимается с учетом фактических обстоятельств, существующих на момент вынесения решения.
В особом мнении также изложена позиция относительно противоречия Закона и Правил, которое заключается в том, что Правила “предусматривают учет во время экспертизы не всех фондов”, определенных Законом. Лицо, подавшее возражение, полагает, что в случае наличия такого противоречия должна быть применена норма Закона.
По мнению коллегии Палаты по патентным спорам, данная позиция является неверной, поскольку Правила зарегистрированы в Минюсте России, в связи с чем, являются нормативным документом и подлежат обязательному исполнению.
Резюмируя изложенное, решение о регистрации обозначения по заявке №2003710417/50 в качестве товарного знака принималось экспертизой с учетом изменения правового статуса международной регистрации №602354, что предусмотрено нормативными актами.
В этой связи, отсутствуют основания для вывода о том, что при регистрации товарного знака по свидетельству №276864 были нарушены старшие права владельца международной регистрации №602354.
Словесный товарный знак «ПАВЕЛ БУРЕ» по свидетельству №149530 с приоритетом от 13.09.1996, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, является сходным с товарным знаком по свидетельству №276863 (сходство определяется фонетическим и семантическим тождеством составляющих знаки словесных элементов «ПАВЕЛ БУРЕ»/«Павелъ Буре»).
Вместе с тем, довод возражения о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров не был признан убедительным по следующим причинам.
Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 14 класса МКТУ - часы и их составные части. Правовая охрана товарного знака по 14 свидетельству №149530 распространяется на товары 14 класса МКТУ – ювелирные изделия и драгоценные камни.
Обращение к Толковому словарю русского языка, С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова (Москва, АЗЪ, 1993, с. 485) позволило установить, что однородный – это относящийся к тому же роду, разряду, одинаковый, выполняющий ту же функцию.
Очевидно, что сопоставляемые товары не являются однородными, поскольку относятся к разным родовым/видовым группам, имеют различное назначение и реализуются в отдельных отделах универмагов или в специализированных магазинах (часовом и ювелирном, соответственно). Кроме того, перечисленные товары относятся к категории дорогостоящих товаров длительного пользования, при покупке которых потребители бывают особенно внимательны.
Принимая во внимание изложенное, коллегия не усматривает принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.
Дополнительно необходимо отметить, что в соответствии с данными Госреестра противопоставленный товарный знак по свидетельству №149530 прекратил действие в связи с истечением срока действия регистрации (дата истечения срока: 13.09.2006). Таким образом, на дату принятия возражения к рассмотрению (04.02.2008) регистрация №149530 не действовала.
В силу указанных обстоятельств, основания для прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №276863 в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона отсутствуют.
Относительно довода возражения о том, что отличительная часть фирменного наименования правообладателя оспариваемого товарного знака – ООО «Торговый Дом по возрождению традиций часовщика Двора Его Императорского Величества Павла Карловича Буре» содержит неточность в отношении исторического лица Павла Карловича Буре, следует указать, что рассмотрение такого рода вопросов не относится к компетенции Палаты по патентным спорам.
15 В возражении также поднимается вопрос о существовании связи между правообладателем товарного знака по свидетельству №276863 и родом Павла Буре. Однако оценить данный довод не представляется возможным, поскольку возражение не содержит вывода о том, какое требование законодательства нарушено в данном случае.
Вместе с тем в отзыве правообладатель обращает внимание на то, что учредителями ООО «Торговый Дом по возрождению традиций часовщика Двора Его Императорского Величества Павла Карловича Буре» являются, в том числе, Буре Александр Павлович (правнук П.К. Буре, старший из его потомков) и Буре Максим Иванович (прапраправнук П.К. Буре)[7].