Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020725596, поданной 21.05.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение: «» в цветовом сочетании «черный, красный».

Решение Роспатента от 20.12.2021 о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 09 и услуг 38, 39, 41 классов МКТУ по заявке № 2020725596 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части товаров 09, всех услуг 35, 36, 42 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «» (2) по свидетельству № 720975 с приоритетом от 15.11.2018, зарегистрированному ранее на имя Шеховцова Андрея Ивановича, 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, станица Отрадная, ул. Карла Маркса, 1 "б", в отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 36, 42 классов МКТУ;

- «» (3) по свидетельству № 615091 с приоритетом от 15.06.2016, с товарным знаком «» (4) по свидетельству № 537413 с приоритетом от 19.12.2012, с товарным знаком «» (5) по свидетельству № 295420 с приоритетом от 02.12.2003 (элементы «Yliopiston apteekki, университетская аптека», срок действия регистрации продлен до 02.12.2033 г.), с товарным знаком «» (6) по свидетельству № 615092 с приоритетом от 15.06.2016, правовая охрана которым предоставлена ранее на имя «Илиопистон Аптекки», Валимотие 7, 00380 Хельсинки, Финляндия, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- экспертизой отмечено фонетическое сходство сравниваемых элементов «Ya»;

- доводы об известности обозначения «Яндекс», а также то обстоятельство, что заявленный элемент «Ya», входящий в состав множества зарегистрированных товарных знаков заявителя, не являются основанием для регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 19.10.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.12.2021.

Доводы возражения, поступившего 19.10.2022, сводятся к следующему:

- между заявителем и ИП Шеховцовым А.И. был заключен договор об отчуждении исключительного права на товарный знак (2) в отношении всех зарегистрированных услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, а также было представлено письмо-согласие, которое являлось неотъемлемой частью договора;

- заявленное обозначение (1) и противопоставленные товарные знаки (3-6) имеют визуальные отличия и не сходны до степени смешения. Так, при определении сходства обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Так, в противопоставлениях (3-6) присутствуют и иные словесные и оригинальные изобразительные элементы;

- во избежание однородности услуг 35 класса МКТУ с противопоставленными товарными знаками (3-6) заявитель отказывается от испрашивания правовой охраны для части заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ, однородной услугам 35 класса МКТУ данных противопоставлений. При этом заявителем представлен сокращенный перечень услуг 35 класса МКТУ;

- скорректированный перечень услуг 35 класса МКТУ включает позиции, содержащиеся в 35 классе МКТУ товарного знака (2), который принадлежит заявителю, а также позиции, отсутствующие в перечне противопоставленных знаков (3-6) и не являющиеся однородными с ними;

- ограничение услуг 35 класса заявителя по рассматриваемой заявке формулировкой «за исключением фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей» дополнительно поможет избежать смешения в глазах потребителя и, тем самым, позволит снять противопоставление с товарными знаками (3-6);

- правообладатель противопоставленных знаков (3-6) не является конкурентом заявителя и специализируется совершенно в другой области: https://www.vliopistonapteekki.fi/;

- правообладатель противопоставленных знаков (3-6) - финская сеть аптек. На территории Российской Федерации компания не представлена. На официальном сайте правообладателя используется только финский язык, отсутствует не только русскоязычная версия сайта, но и англоязычная, что не известно российскому потребителю;

- представляется очевидным, что в реальности заявитель и правообладатель противопоставленных знаков (3-6) не пересекаются, и их товарные знаки, а также маркируемые ими услуги, не смешиваются потребителями;

- заявленное обозначение (1) воспроизводит первые буквы фирменного наименования заявителя и является вариантом его ранее зарегистрированного товарного знака «» по свидетельству № 551462, а также иных товарных знаков заявителя, которым предоставлена охрана, в том числе в отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ и имеющих в своем составе сходную совпадающую часть слова «Ya»;

- заявитель является правообладателем общеизвестных товарных знаков за №№ 165, 164 и т.п. и товарных знаков по свидетельствам №№ 298734 («»), 514787 («»), 739549 («») и т.д.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака в отношении товаров 09, услуг 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, а также в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ «бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационых стратегий в связях с общественностью; написание резюме для третьих лиц; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания риигтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания; цифровой музыки; посредничество коммерческое; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; пресс-службы; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по составлению перечня подарков; экспертиза деловая; оптовая и розничная продажа товаров, в том числе через сеть Интернет, за исключением фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей».

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены:

- уведомление о подаче на регистрацию договора отчуждения – [1];

- письмо - согласие, подписанное ИП Шеховцовым А.И. – [2].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 19.10.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (21.05.2020) заявки № 2020725596 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения (1) включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное обозначение по заявке № 2020725596 является комбинированным, представляет собой обозначение «Ya», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака испрашивается в отношении заявленного перечня товаров 09, услуг 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, а также ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ.

В части противоречия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений в заключении по результатам экспертизы, а также с учетом дополнительных оснований для отказа в регистрации товарного знака приведены следующие товарные знаки:

- «» (2) по свидетельству № 720975 с приоритетом от 15.11.2018.

Правообладателем был Шеховцов Андрей Иванович, Краснодарский край, Отрадненский район, станица Отрадная. Правовая охрана товарного знака (2) действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства;

- «» (3) по свидетельству № 615091 с приоритетом от 15.06.2016, «» (4) по свидетельству № 537413 с приоритетом от 19.12.2012, «» (5) по свидетельству № 295420 с приоритетом от 02.12.2003 (элементы «Yliopiston apteekki, университетская аптека», срок действия регистрации продлен до 02.12.2033 г.), «» (6) по свидетельству № 615092 с приоритетом от 15.06.2016. Правообладатель: «Илиопистон Аптекки», Хельсинки, Финляндия. Правовая охрана товарных знаков (3-6) действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельств.

Согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правообладателем товарного знака (2) в настоящее время является заявитель. Номер государственной регистрации договора: РД0414168 от 16.11.2022. Указанные обстоятельства позволяют коллегии снять указанное противопоставление в отношении всех услуг 36 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне рассматриваемой заявки.

В противопоставленных товарных знаках (3-6) наиболее значимым элементом является элемент «Ya», так как именно данный элемент осуществляет основную индивидуализирующую нагрузку.

Сходство сравниваемых обозначений (1) и (3-6) обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «Ya» / «YA», занимающих доминирующее положение в сравниваемых обозначениях. Визуальные различия сравниваемых обозначений (1) и (3-6) носят второстепенный характер и не приводят к отсутствию сходства в целом. Вместе с тем, элементы «Ya» / «YA» выполнены буквами латинского алфавита, что графически сближает сравниваемые обозначения. В общедоступных словарях и справочниках не выявлено лексическое значение единиц «Ya» / «YA». В силу чего, семантический критерий сходства не может быть положен в основу выводов о сходстве / несходстве сравниваемых обозначений.

Кроме того, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Таким образом, заявленное обозначение (1) и противопоставленные товарные знаки (3-6) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вероятность смешения сравниваемых обозначений определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров, услуг. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначений. См. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Как было установлено выше, словесные элементы «Ya» / «YA» сравниваемых обозначений (1) и (3-6) обладают высокой степенью сходства.

Анализ однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; оптовая и розничная продажа товаров, в том числе через сеть Интернет, за исключением фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей» и услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; маркетинг; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; телемаркетинг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленных товарных знаков (3,4,6), услуги 35 класса МКТУ «услуги розничной торговли; сбыт» противопоставленного товарного знака (5), представляющие собой общие позиции, связаны со сбытом, продажами, реализацией, имеют общее назначение, общий круг потребителей, являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью» и услуги 35 класса МКТУ «консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; службы консультативные по управлению бизнесом» противопоставленных товарных знаков (3,4,6) относятся к консультационной деятельности, имеют общее назначение, круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе» и услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в рекламных целях; организация торговых ярмарок в рекламных целях; производство рекламных фильмов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги манекенщиков для рекламы товаров» противопоставленных товарных знаков (3-6) относятся к рекламным услугам, имеют общее назначение (для рекламирования), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Услуги 35 класса МКТУ «анализ себестоимости; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; изучение рынка; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; изучение общественного мнения; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по сравнению цен» противопоставленных товарных знаков (3,4,6) сопутствуют заявленным услугам 35 класса МКТУ «услуги по составлению перечня подарков», поскольку предполагают исследование рынка и цены, потребительского спроса, что свидетельствует об их однородности. Кроме того, заявленные услуги 35 класса МКТУ «услуги по составлению перечня подарков» и услуги 35 класса МКТУ «офисная служба» противопоставленного товарного знака (5) относятся к офисным услугам, имеют общее назначение, круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «написание резюме для третьих лиц; управление деятельностью внештатных сотрудников» и услуги 35 класса МКТУ «бюро по найму; комплектование штата сотрудников; тестирование психологическое при подборе персонала; консультации по управлению персоналом» противопоставленных товарных знаков (3,4,6) относятся к одному роду (виду) «услуги кадровые», имеют общее назначение, круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка, являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «пресс-службы; службы по связям с прессой» и услуги 35 класса МКТУ «обзоры печати; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; составление рекламных рубрик в газете» противопоставленных товарных знаков (3,4,6) связаны с организацией работы средств массовой информации, сбором важных данных, обработкой и распределением необходимой информации, поэтому имеют общее назначение, круг потребителей, являются взаимодополняемыми, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «службы корпоративных коммуникаций; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; посредничество коммерческое; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; экспертиза деловая» и услуги 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; деловая экспертиза; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; организация выставок в коммерческих целях; оценка коммерческой деятельности; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; сбор и предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях; службы консультативные по управлению бизнесом; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги субподрядные [коммерческая помощь]» противопоставленных товарных знаков (3,4,6), услуги 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса» противопоставленного товарного знака (5) связаны с бизнес-услугами, исследованиями в области бизнеса, имеют общее назначение, круг потребителей, являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми, что свидетельствует об их однородности.

Таким образом, заявленное обозначение (1) в отношении всех услуг 35 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, как было установлено выше в отношении всех услуг 36, 38 классов МКТУ заявленное обозначение (1) не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Исключительное право заявителя на ранее противопоставленный в заключении по результатам экспертизы противопоставленный товарный знак (2), в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, не опровергает вышеуказанные сходные противопоставления (3-6), правовая охрана которым предоставлена на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. Кроме того, наличие еще одного товарного знака, право на который принадлежит заявителю, с более ранней датой приоритета, не относятся к случаям, когда не применяется предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса основание для отказа в государственной регистрации (абзац пять указанной нормы - письмо-согласие). То есть, из закона не следует, что действия правообладателя по регистрации другого («вариативного») товарного знака являются использованием предыдущего сходного товарного знака, относятся к содержанию его исключительного права на этот ранний товарный знак (см., например, Постановление от 02.09.2016 по делу СИП-26/2016). Также необходимо отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, исходя из обстоятельств каждого конкретного дела.

Доводы заявителя о неизвестности противопоставленных товарных знаков (3-6) потребителям, а также о том, что под ними не осуществляется фактическая деятельность на территории Российской Федерации, не приводит к преодолению пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Требования данного пункта направлены на защиту исключительных прав правообладателей сходных, либо тождественных товарных знаков, правовая охрана которым была предоставлена ранее в отношении однородных товаров и услуг. При этом при оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те услуги, которые приведены в сравниваемых перечнях исследуемых обозначений.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.10.2022, изменить решение Роспатента от 20.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020725596.